Proprietate intelectuală. Marcă. Semn similar cu marca din punct de vedere vizual, auditiv, fonetic şi al elementului dominant. Riscul de confuzie şi de asociere a mărcii cu semnul.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj – Secţia Comercială  sub nr.10442/95/2008, reclamanta AUSTROTHERM GMBH, AM KREUZWEG 42,A 7423 PINKAFELD PRIN MANDATAR SC AUSTROTHERM COM SRL a chemat în judecată pârâta SC MOTOBENZ OIL SRL Tg. Jiu, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate că s-a încălcat dreptul de folosire exclusivă ce îi aparţine titularei mărcii AUSTROTERM & design  nr.861309, să se dispună obligarea pârâtei la încetarea imediată a activităţilor de fabricare, oferire spre vânzare, publicitate sau a oricăror alte  activităţi de comercializare a unui produs având reprodusă marca, sub sancţiunea de daune cominatorii de 1000 EURO pe zi de întârziere.

A mai solicitat reclamanta ,  să se dispună obligarea pârâtei să retragă de pe piaţă toate produsele ce aduc atingere mărcii şi să distrugă pe cheltuiala sa toate ambalajele ce poartă reproducerea grafică a mărcii , precum şi să dispună publicarea în presă a dispozitivului hotărârii judecătoreşti pronunţată în cauză.

În motivarea acţiunii,  reclamanta a precizat  că atât aceasta  prin filiala sa din România,  cât şi pârâta, sunt producători şi comercianţi de materiale termoizolante, fiind competitori pe piaţa din România, iar ea este titulara unei mărci internaţionale cu ţara desemnată România, având numărul 861309, fiind protejată încă din anul 2005, marca combinată constând în elementul verbal Austrotherm şi un element grafic constând în reproducerea grafică a 4 dungi paralele înclinate în partea dreaptă, având culorile negru, albastru, roşu şi galben.

A susţinut reclamanta că recent a constatat că pârâta produce şi comercializează produsul polistiren expandat ignifugat având un ambalaj ce imită în mod evident ambalajele folosite de reclamantă,  în calitate de titular exclusiv al mărcii anterior menţionate, astfel, elementul verbal Eurotherm este similar cu marca Austrotherm, iar elementul grafic constă în reprezentarea a trei dungi paralele şi echidistante în culorile galben, albastru şi roşu, culori preluate din reprezentarea grafică a mărcii reclamantei.

A precizat că există astfel o imitare frauduloasă a mărcii, de natură să inducă în eroare consumatorii pe baza asemănărilor de ansamblu.

Prin încheierea din 28.10.2008 Secţia Comercială a Tribunalului Gorj, în baza art.99 alin.2 din Regulamentul de organizare judiciară , a scos cauza de pe rol şi a înaintat-o spre soluţionare Secţiei Civile a Tribunalului Gorj.

Împotriva încheierii a declarat recurs pârâta SC MOTOBENZ OIL SRL Tg. Jiu, iar prin decizia nr.95 din 21.01.2009 a Curţii de Apel Craiova, recursul a fost respins ca tardiv formulat.

Primind cauza spre competentă soluţionare, s-a format dosarul nr.1647/95/2009, procedându-se la administrarea de probe.

Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, cu motivarea că nu sunt îndeplinite prevederile art.35 alin.2 lit. a din Legea nr.84/1998, neexistând contrafacere propriu-zisă, care ar fi trebuit să se realizeze prin reproducerea identică a semnelor mărcii protejate, pentru produse identice cu acela pentru care marca reclamantei a fost înregistrată.

A susţinut că astfel, nu există identitate între elementele „verbal” şi „grafic”, neexistând între acestea nici similaritate din punct de vedere vizual, fonetic şi conceptual.

A menţionat  pârâta că nu există similitudine nici între siglele părţilor, astfel sigla sub care reclamanta comercializează plăci de polistiren cu caracter expandat este XPS, iar sigla sub care pârâta comercializează polistiren expandat  ignifugat este EPS, existând astfel diferenţă şi între denumirile celor două produse.

Prin sentinţa civilă nr.101 din 23 aprilie 2009,  pronunţată d Tribunalul Gorj în dosarul nr.1647/95/2009, s-a respins ca nefondată acţiunea civilă formulată de reclamanta AUSTROTHERM GMBH, AM KREUZWEG 42,A 7423 PINKAFELD PRIN MANDATAR SC AUSTROTHERM COM SRL, în contradictoriu cu pârâta SC MOTOBENZ OIL SRL.

S-a reţinut că reclamanta AUSTROTHERM GMBH, AM KREUZWEG 42,A 7423 PINKAFELD PRIN MANDATAR SC AUSTROTHERM COM SRL este titulara unei mărci internaţionale cu ţara desemnată România, având numărul 861309, marca combinată constând în elementul verbal Austrotherm şi un element grafic constând în reproducerea grafică a patru dungi paralele, înclinate în partea dreaptă, având culorile negru, albastru, roşu şi galben, ultimele trei dungi fiind reprezentative grafic.

Că, această marcă este folosită pentru producerea şi comercializarea plăcilor de polistiren cu caracter expandat, sigla sub care reclamanta comercializează în România acest produs , fiind XPS.

S-a mai reţinut că , în acelaşi timp, pârâta SC MOTOBENZ OIL SRL produce şi comercializează în România produsul polistiren expandat ignifugat, având sigla EPS, iar marca combinată constând în elementul verbal Eurotherm şi un element grafic compus din trei dungi paralele echidistante, mai uşor înclinate spre dreapta, deasupra şi puţin mai accentuat înclinate spre dreapta, dedesubtul denumirii produsului, dispunerea dungilor nerealizându-se prin alipire, ci prin lăsarea unui spaţiu distinctiv între acestea.

Comparând elementul verbal component al mărcii celor două părţi, se poate observa că între acestea nu există similitudine fonetică, fiind clară diferenţa între prima componentă, respectiv austro - pentru reclamantă şi euro - pentru pârâtă, făcând posibilă în viziunea consumatorilor diferenţa între cei doi producători şi neputând să-i inducă în eroare prin preluarea vreunui element esenţial al mărcii uzurpate.

Instanţa de fond a mai reţinut că nu există posibilitatea de confuzie între cele două elemente verbale total distincte, care nu sunt similare,  cu atât mai mult cu cât produsele comercializate sub această marcă sunt distincte, iar ele sunt specificate cu siglele de asemenea distincte, pe ambalajul oricărui produs şi a oricărei facturi.

Pe de altă parte, cel de-al doilea element verbal – therm, există pe piaţă în componenţa mai multor mărci, el reprezentând o caracteristică a produselor comercializate, ca fiind produse termoizolante şi în consecinţă, nu se poate invoca sub acest aspect o eventuală mutare a mărcii.

Referitor la elementul grafic, instanţa a reţinut că  marca reclamantei este compusă din patru dungi paralele : negru, albastru, roşu şi galben, ultimele trei culori fiind echidistante, culoarea negru având o reprezentare mai mică decât celelalte trei culori, iar înclinarea dungilor este oblic dreapta, în timp ce elementul grafic al pârâtei este compus din trei dungi paralele : galben, albastru, roşu, echidistante, înclinate oblic spre dreapta, cu existenţa unui spaţiu suficient între ele pentru a se distinge fiecare culoare, acestea fiind culorile într-o altă dispunere a drapelului României, dispunere care nu imită pe cea folosită de marca reclamantei.

De altfel, chiar şi pe ambalajul produselor respective siglele reclamantei şi pârâtei au un alt amplasament format şi dispunere, astfel încât să nu existe riscul unor confuzii.

Că, în conformitate cu art.35 alin.1 şi 2 din Legea nr.84/1998 , înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii, titularul mărcii putând cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească în activitatea lor comercială fără consimţământul titularului, un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acela pentru care marca a fost înregistrată.

În speţă, nu există identitate între semnele folosite de părţi, nici în privinţa elementului fonetic şi nici în privinţa elementului grafic, acestea fiind uşor distinctive şi neputând determina inducerea în eroare a consumatorilor.

Împotriva acestei sentinţe  în termen legal a declarat apel reclamanta SC AUSTROTHERM GMBH , prin  mandatar S.C. AUSTRPTHERM COM SRL , criticând-o pentru nelegalitate  şi netemeinicie.

A susţinut că instanţa de fond nu a analizat aprofundat probatoriul administrat prin raportare la normele  legale incidente, pronunţându-se în mod eronat în sensul respingerii cererii introductive.

A arătat că atât reclamanta AUSTROTHERM GMBH , cât şi intimata SC MOTOPENZ OIL SRL sunt producători şi comercianţi de materiale termoizolante, fiind deci competitori pe piaţa din România.

A mai arătat că reclamanta  este titulara unei mărci internaţionale cu ţara desemnată România , având nr.861309 , fiind protejată încă din anul 2005, intimata încălcând  prin utilizarea denumirii EUROTHERM drepturile de proprietate industrială aparţinând reclamantei , ca titulară asupra  mărcii AUSTROTHERM.

Că, în cauză sunt îndeplinite dispoziţiile art. 35 alin. 2 lit. b din Legea nr.84/1998, între marca AUSTROTHERM şi denumirea EUROTHERM existând un grad ridicat de similaritate.

Apelanta a arătat că riscul de confuzie , incluzând şi riscul de asociere , este determinat de elementele „- ro”  şi „– therm” care intră în componenţa semnelor aflate în conflict, dar şi de faptul că produsele şi serviciile pentru care este  înregistrată marca AUSTROTHERM sunt identice cu cele promovate de intimata pârâtă.

A mai susţinut că instanţa de fond a apreciat greşit că din punct de vedere vizual nu există asemănare între marca AUSTROTHERM şi denumirea EUROTHERM.

Contrar acestei aprecieri , apelanta a arătat că gradul de similaritate vizuală este foarte ridicat, fiind creat riscul de confuzie  în rândul consumatorilor prin percepţia vizuală de ansamblu, determinată de literele comune , precum şi de modul identic de folosire a semnului faţă de modul în care este folosită marca.

Apelanta a conchis, în sensul că între marca protejată şi denumirea intimatei pârâte există similaritate atât din punct de vedere fonetic, cât şi vizual, iar aceasta a fost realizată cu rea voinţă în scopul deturnării clientelei şi inducerii în eroare.

A susţinut  că în mod evident intimata a avut în vedere în momentul utilizării denumirii EUROTHERM riscul de confuzie pe care îl creează în rândul consumatorilor.

În ceea ce priveşte aprecierea confuziei create în rândul consumatorilor, a susţinut că atât instanţele naţionale, cât şi Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene  au statuat  că, „dacă o marcă are un caracter distinctiv accentuat şi este reprodusă aproape exact sau conţine o parte din elementele identice, este mult  mai uşor de confundat”.

A precizat că în cazul mărcii AUSTROTHERM în mod evident în percepţia consumatorului sunt reţinute elementele comune, respectiv – „rotherm” , creându-se astfel riscul de confuzie cu denumirea utilizată de intimată, EUROTHERM.

Totodată, a arătat că, crearea unei idei de asociere între cele două societăţi nu face decât să producă apelantei reclamante un prejudiciu , prin  acreditarea ideii unei legături între acestea şi produsele promovate.

A mai arătat că intimata a fost de rea credinţă la alegerea denumirii EUROTHERM , fiind conştientă de notorietatea şi de renumele mărcii AUSTROTHERM atât la nivel naţional, cât şi internaţional, urmărind crearea unui risc de confuzie prin utilizarea unor expresii similare care să conţină elementele determinante din  cadrul mărcii aparţinând apelantei reclamante.

A concluzionat solicitând admiterea apelului, schimbarea sentinţei , iar pe fondul cauzei admiterea cererii de chemare în judecată , în sensul de a se constata încălcarea  drepturilor de folosire exclusivă ce aparţin apelantei reclamante în calitate de titulară a mărcii AUSTROTHERM ; să se dispună obligarea intimatei la încetarea imediată a activităţilor de fabricare , oferire spre  vânzare, publicitate sau a oricăror alte activităţi de comercializare a unui produs având denumirea EUROTHERM; să se dispună obligarea intimatei să îşi  retragă şi să distrugă toate produsele care poartă denumirea EUROTHERM şi care aduc atingere apelantei reclamante.

Prin  concluziile scrise depuse la data de 11 noiembrie 2009, apelanta reclamantă a reluat susţinerile formulate prin motivele de apel şi a solicitat admiterea apelului, schimbarea sentinţei şi admiterea acţiunii cu privire la aceleaşi capete de cerere menţionate în finalul  motivelor de apel.

Intimata SC MOTOBENZ OIL SRL a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului şi menţinerea sentinţei pronunţată de prima instanţă, ca legală  şi temeinică.

A arătat că în cauză nu sunt îndeplinite  dispoziţiile art.35 alin. 1 şi 2 din Legea nr.84/1998, întrucât nu există posibilitatea de confuzie între elementele verbale şi grafice ale celor două mărci.

A mai arătat că în România sunt produse şi comercializate produse similare de agenţi economici diverşi , care au în conţinutul lor cuvântul „therm” cum ar fi „ eurotherm”, „carbotherm” sau „stirotherm”.

Cuvântul „therm” inclus în denumirea produselor similare, cât şi cele realizate de societatea intimată , nu face decât să asocieze produsul cu izolaţia termică pe care produsul fabricat o are ca destinaţie.

În ceea ce priveşte cuvântul „euro” asociat cuvântului „therm”, a arătat că acesta a fost un element pe care reprezentanţii SC MOTOBENZ OIL SRL l-au asociat odată cu intrarea României în Uniunea Europeană.

În calea de atac a apelului a fost administrată proba cu înscrisuri.

Apelul este fondat.

Examinând materialul probator administrat în cauză prin prisma motivelor de apel şi a apărărilor formulate de intimată, Curtea constată că sentinţa primei instanţe este nelegală şi netemeinică, pentru următoarele  considerente:

Acţiunea promovată de reclamanta AUSTROTHERM GMBH prin mandatar SC AUSTROTHERM COM SRL, a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 35 alin. 2 lit. b din Legea nr.84/1998, reclamanta susţinând că intimata SC MOTOBENZ  OIL SRL , ca urmare a utilizării  denumirii „EUROTHERM” , încalcă drepturile de proprietate  industrială aparţinând reclamantei , în calitate de  titulară a mărcii „AUSTROTHERM”.

Potrivit dispoziţiilor art. 35 alin. 2 lit. b din Legea nr.84/1998 , titularul mărcii poate cere instanţei să interzică terţilor  să folosească în activitatea lor  comercială , fără consimţământul titularului un semn care, dată fiind identitatea  sau asemănarea cu marca ori, dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca  a fost înregistrată , ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul.

Din interpretarea acestor prevederi legale, rezultă că pentru a fi în prezenţa unei mărci contrafăcute , este necesar să se demonstreze că pârâta foloseşte în activitatea sa comercială un semn similar cu marca din punct de vedere vizual, auditiv, fonetic, conceptual şi al elementului dominant.

Pe de altă parte, trebuie demonstrat că pârâta produce şi comercializează produse identice sau asemănătoare cu produsele pentru care marca a fost înregistrată , existând  astfel riscul de confuzie  şi riscul de asociere a mărcii cu semnul.

În speţă, este cert demonstrat că produsele şi serviciile pentru  care este înregistrată marca AUSTROTHERM sunt identice cu produsele promovate de intimata pârâtă, în acest sens deosebit de relevante  fiind recunoaşterile pârâtei în cuprinsul întâmpinării formulată în cauză.

Faţă de această situaţie, problema similarităţii , ca factor pertinent în aprecierea riscului de confuzie, îl reprezintă doar gradul de similaritate a semnului cu marca anterioară.

Or, similaritatea dintre cele două mărci este evidentă atât sub aspectul elementului verbal, cât şi sub aspectul elementului grafic.

În ceea ce priveşte elementele verbale ale celor două mărci, Curtea constată că există mai multe elemente de asemănare , decât de deosebire.

Astfel,  semnele aflate în conflict – AUSTROTHERM şi EUROTHERM au în componenţa prefixului elementul comun „– ro” având de asemenea comun  şi sufixul „-therm”.

Sub aspect auditiv, dată fiind identitatea celui de-al doilea element verbal , dar şi ca urmare a semnelor comune din cuprinsul primului element  verbal , se creează un risc de confuzie, consumatorul obişnuit fiind pus în situaţia de a nu putea să deosebească cele două semne.

Similaritatea dintre semnele aflate în conflict este evidentă şi sub aspectul elementului grafic ce intră în componenţa celor două mărci.

Astfel, în timp ce reclamanta foloseşte alături de elementul verbal „AUSTROTHERM”  şi un element figurativ constând în patru dungi paralele oblice având culorile negru, albastru, roşu şi galben, reproduse deasupra şi dedesubtul elementului verbal „AUSTROTHERM”, semnul folosit de pârâtă este  însoţit de un element grafic constând în trei dungi paralele şi echidistante în culorile galben, albastru şi roşu, reproduse de asemenea deasupra şi dedesubtul elementului verbal „EUROTHERM”.

Alăturarea elementului verbal şi a elementului grafic , conduce la o similaritate evidentă  a celor două mărci, existând riscul de confuzie şi implicit riscul de asociere a mărcii cu semnul.

Prin folosirea denumirii „EUROTHERM”  pârâta a urmărit  crearea în percepţia consumatorului obişnuit a unei legături între cele două societăţi , cunoscut fiind că un astfel de consumator  nu compară mărcile una lângă alta, nu recunoaşte diferenţele dintre mărci,  imaginea vizuală de ansamblu fiind cea  decisivă.

În cazul de faţă , cele două mărci sunt mult mai uşor de confundat, întrucât produc şi comercializează produse identice, iar consumatorul neavizat poate confunda cu uşurinţă produsele  şi serviciile pentru care este  înregistrată marca „AUSTROTHERM” cu produsele promovate de intimata pârâtă sub denumirea „EUROTHERM”.

Prin utilizarea denumirii „EUROTHERM” , intimata pârâtă a urmărit inducerea în eroare şi crearea unei false impresii consumatorului cu privire la propriile produse  şi servicii  , cu scopul evident de a determina un risc de confuzie şi de asociere cu marca reclamantei.

Prin activitatea desfăşurată de intimata pârâtă se aduce implicit un prejudiciu apelantei reclamante, prejudiciu ce poate consta în pierderea clienţilor, scăderea profitului şi chiar diluarea mărcii în percepţia consumatorului potenţial.

Apărarea intimatei pârâte, în sensul că elementul „therm” se găseşte în componenţa altor denumiri ( „aurotherm”, „carbotherm”, „stirotherm”) şi că deci, nu ar exista similaritate între mărci, nu este întemeiată.

În privinţa  mărcii „AUROTHERM” s-a depus în apel decizia civilă nr.80 A din 21 aprilie 2009, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul nr.28746/3/2008, prin care  s-a respins apelul declarat împotriva sentinţei civile nr.1534/14 octombrie 2008 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, reţinându-se că pârâtele SC AURONINI INDUSTRIES GRUP SRL Buzău şi SC AUROTHERM DIS TRIB SRL , au încălcat drepturile de folosire exclusivă  ale reclamantei cu privire la marca AUSTROTHERM & design  şi că deci, sunt incidente prevederile art. 35 din Legea nr.84/1998.

S-a reţinut că există similaritate între mărci, cu atât mai mult cu  cât, pârâtele produc şi comercializează produse identice cu cele ale reclamantei.

Referitor la celelalte mărci date cu titlul de exemplu de către intimata pârâtă, se constată că susţinerea nu poate fi primită, câtă vreme nu s-au făcut nici un fel de dovezi sub aspectul produselor comercializate , a elementelor grafice, etc., ca părţi componente ale semnelor respective.

În acelaşi timp, Curtea constată că susţinerea intimatei în sensul că apelanta SC AUSTROTHERM GMBH prin mandatar SC AUSTROTHERM COM SRL , urmăreşte prin formularea prezentei acţiuni eliminarea unui competitor de pe piaţă, este nefondată.

Intimata pârâtă poate  să-şi desfăşoare activitatea de producere  şi comercializare a produselor  prin folosirea unui semn propriu care să fie astfel ales , încât să nu creeze riscul de confuzie sau de asociere cu semnul unui alt comerciant.

Faţă de considerentele expuse , apelul declarat de reclamantă este fondat şi în baza art. 296 Cod pr. civilă, urmează a fi admis.

Va fi schimbată sentinţa instanţei de fond, urmând a fi admisă acţiunea,  astfel  cum aceasta a fost precizată prin motivele de apel şi concluziile scrise.

Se va constata că pârâta  a încălcat dreptul de folosire exclusivă al rclamantei cu privire la marca AUSTROTHERM & design nr.861309/2005.

Va fi obligată pârâta să înceteze fabricarea , oferirea spre vânzare, publicitate sau orice alte activităţi de comercializare a produselor având reprodusă marca EUROTHERM  & design , să retragă de pe piaţă toate  produsele ce aduc atingere mărcii reclamantei şi să distrugă pe cheltuiala sa toate ambalajele ce poartă reproducerea grafică a mărcii EUROTHERM & design.

8

Domenii speta

Spete similare