Marca. Lipsa caracterului distinctiv. Analiza elementului verbal dominant. Caracter descriptiv. Proba dobândirii caracterului distinctiv.

Marca. Lipsa caracterului distinctiv. Analiza elementului verbal dominant. Caracter descriptiv. Proba dobândirii caracterului distinctiv.

Legea nr. 84/1998, art.3, art.5;

1. Elementul figurativ al marcii analizate consta în scrierea denumirii, fara elemente grafice speciale, caracterele utilizate si forma lor (fonturile) fiind comune, menite sa sustina numai elementul verbal al marcii. Asa fiind, în analiza distinctivitatii marcii, elementul verbal este cel dominant, în masura sa confere distinctivitate iar elementul grafic asociat - reprezentat de o scriere uzuala, este lipsit de capacitatea de a asigura suficienta distinctivitate produselor.

Prin raportare la prevederile art.3 lit.a din Legea nr. 84/1998, curtea considera necesar a analiza elementul verbal dominant, având în vedere ca reprezentarea grafica nu este în speta una de natura a aduce marcii caracterul distinctiv.

Astfel cum a rezultat din lucrarile cauzei, marca în litigiu, intitulata "DIABETIKER VITAMINE", este compusa din doua cuvinte în limba germana, întelesul în limba româna al expresiei fiind de "vitamine pentru diabetici."Prin urmare, protectia este solicitata pentru o marca destinata a fi folosita alaturi de un produs constând în vitamine pentru diabetici. Nici un dubiu nu exista din acest punct de vedere cu privire la caracterul descriptiv al marcii.

Curtea retine ca, desi denumirea este construita în limba germana, cuvintele care o formeaza au o forma similara si în limba româna, fiind neologisme, astfel încât este lipsita de relevanta împrejurarea ca limba germana nu este cunoscuta de majoritatea consumatorilor medii din România. Rezulta astfel si concluzia referitoare la incidenta în cauza a prevederilor art.5 lit.d din Legea nr. 84/1998, având în vedere ca expresia în discutie desemneaza tocmai destinatia produsului pentru care se solicita protectia.

2.Faptul ca intimata a comercializat produsul "DIABETIKER VITAMINE" o anumita perioada înainte de a solicita protectia, nu este suficient prin el însusi pentru a conduce la concluzia dedusa de instanta de fond, potrivit careia acesta a capatat prin folosinta distinctivitate de necontestat. Pentru a aplica prevederile art.5 alin.2 în speta se impunea retinerea de catre instanta de apel a împrejurarii ca semnul este asociat de majoritatea consumatorilor tinta cu produsul comercializat de titularul marcii, o asemenea constatare nerezultând din decizia recurata. (Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a Civila si pentru Cauze privind Proprietatea Intelectuala, decizia civila nr. 268R din 17 iunie 2010)

Prin Hotarârea Comisiei de Reexaminare Marci a OSIM nr. 363/20.11.2007 s-a admis, cu majoritate de voturi, contestatia formulata de W,P, GmbH & Co Reprezentanta România, în contradictoriu cu Q,P, GMBH & Co KG; s-a desfiintat Decizia CEO nr.1974/25.04.2007 si pe cale de consecinta, s-a mentinut Decizia nr.22340/15.03.2006, de admitere la înregistrare a marcii combinate DIABETIKER VITAMINE cu element figurativ nr.M 2005 04620, pentru produsele /serviciile solicitate din clasele 05 s 35, cu aplicarea Regulii 17(4) din HG 833/1998 pentru elementul verbal VITAMINE.

Pentru a se pronunta astfel, CRM a retinut, cu privire la procedurile anterioare asupra marcii în litigiu, ca s-a depus la data de 19.04.2005 de catre W.P. GmbH & Co Reprezentanta România, pe cale nationala, marca individuala combinata DIABETIKER VITAMINE pentru produse si servicii din clasele 05 si 35, în urma examinarii fiind admisa cererea la data de 03.06.2005 si marca înscrisa în Registrul marcilor depuse cu numarul M2005 04620, OSIM emitând ulterior aviz de refuz provizoriu ca urmare a neîndeplinirii conditiilor de înregistrare, motivat prin prevederile art.6 lit. f) din legea nr. 84/1998 si Regula 17(4) din HG nr.833/1998 pentru "VITAMINE", cu solicitarea limitarii la "produse pentru diabetici".

Solicitantul a declarat ca nu invoca un drept exclusiv asupra elementului "VITAMINE" din continutul marcii dar, referitor la limitarea solicitata, arata ca întrucât produsul se recomanda tuturor categoriilor de oameni care nu reusesc sa asigure necesarul de vitamine, inclusiv persoanelor cu diabet zaharat, nu poate limita marca la produse pentru diabetici.

OSIM a emis Decizia de admitere la înregistrare nr. 222340/15.03.2006 a marcii DIABETIKER VITAMINE nr. depozit M 2005 04620 fig., pentru produse si servicii din clasele 05 si 35, numarul de marca atribuit fiind 69992.

La data de 30.06.2006 a formulat opozitie, cu privire la înregistrarea marcii mentionate, Q.P. GmbH & Co KG, Comisia de examinare opozitii admitând opozitia prin Decizia CEO nr.1974/25.04.2007 si dispunând respingerea la înregistrare a marcii.

Împotriva deciziei CEO a formulat contestatie solicitantul W. P. GmbH & Co Reprezentanta România, contestatie admisa prin hotarârea apelata în cauza, CRM retinând ca argumentele contestatoarei sunt pertinente si concludente. Astfel, marca în discutie cu element figurativ a fost respinsa în baza dispozitiilor art. 5, lit. b), c) si d) din Legea nr.84/1998, respectiv ca marca nu are caracter distinctiv pentru produse din clasa 05, desemnând însusi produsul si în baza Regulii 17(5) din HG 833/1998. Cu privire la dispozitiile art. 5, lit. b, CRM a retinut ca marca depusa este o marca combinata, care pe lânga partea verbala are ca elemente suplimentare grafica deosebita a crierii si elementul coloristic revendicat, asa încât marca DIABETIKER VITAMINE nu este lipsita de distinctivitate, nefiind aplicabile astfel dispozitiile art.5 lit.b din lege, asa cum a constatat si Comisia de Examinare Opozitii. Argumentul contestatorului în sensul ca produsul cu marca DIABETIKER VITAMINE nu este limitat numai la diabetici a fost înlaturat de CRM, nefiind de natura sa înlature descriptivitatea produsului ce se adreseaza în mod evident diabeticilor, nefiind relevant ca în prospectul medicamentului se mentioneaza ca aceste vitamine se recomanda si altor categorii de persoane, de vreme ce toate produsele pentru diabetici se pot administra si persoanelor care nu sufera de aceasta boala.

Referitor la aplicarea dispozitiilor art.5 lit.c) (marca este compusa exclusiv din semne sau indicatii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile loiale si constante), CRM a retinut ca în limba româna nu se regaseste constructia verbala DIABETIKER VITAMINE, marca având în compunere cuvântul "diabetiker", provenind din limba germana, iar potrivit DEX nu are nici o semnificatie. Pe de alta parte, expresia respectiva a fost utilizata în comert de alti producatori începând cu data de 23.04.2005 (conform paginii site-ului terapeut.ro), data ulterioara datei de depozit al marcii depuse,19.04.2005, iar pentru cuvântul "vitamine" contestatorul solicitant a depus disclaimerul solicitat.

Cu privire la invocarea dispozitiilor art.5 lit.d (marci care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicatii, putând servi în comert pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinatia, valoarea, originea geografica sau timpul fabricarii produsului ori prestarii serviciului sau alte caractere ale acestora) CRM a retinut ca marca în discutie s-a solicitat la înregistrare pentru produse si servicii din clasele 05) produse farmaceutice; substante dietetice de uz medical, alimente pentru sugari) si 35) gestiunea afacerilor comerciale, administratie comerciala, publicitate, reclama, promovare produse; campanii de promovare), rezultând de aici ca marca DIABETIKER VITAMINE nu este o marca descriptiva a unui anumit produs sau o denumire generica, care se adreseaza exclusiv bolnavilor de diabet si chiar în cazul vitaminelor pentru diabetici marca este sugestiva, dar nu este exclusiv descriptiva pentru "specie" sau "destinatie".  Chiar si pentru cunoscatorii de limba germana, a retinut CRM, marca în discutie, a carei traducere este "Diabetic - Vitamine" nu este exclusiv descriptiva în raport cu produsele si serviciile sub marca, în plus, beneficiind de o  scriere deosebita.

A mai retinut CRM ca marca DIABETIKER VITAMINE a dobândit un caracter distinctiv, prin folosirea acesteia în legatura cu produsele din clasa 5 înca din anul 2001, înainte de data cererii de înregistrare, fata de actele depuse la dosar, asa încât sunt aplicabile dispozitiile de la art. 5, alin. 2.

În ce priveste invocarea de catre CEO a Regulii 17(5) din HG nr.833/1998 pentru elementele VITAMINE si DIABETIKER, CRM a constatat ca Serviciul Marci a invocat prin ARP nr. 219357/16.12.2005 prevederile R 17(4) (În cazul când o marca include si un element care este lipsit de caracter distinctiv si daca acest element este de natura sa creeze îndoieli asupra întinderii protectiei marcii, OSIM poate cere solicitantului sa declare, în termen de doua luni de la data notificarii, ca nu va invoca un drept exclusiv asupra acestui element) pentru elementul VITAMINE, nu si pentru Diabetiker, acesta nefiind lipsit de distinctivitate pentru consumatorul român mediu, iar solicitantul s-a conformat acestei cerinte si a declarat prin adresa nr. 1004501/16.02.2006 ca nu revendica un drept exclusiv asupra acestui element.

Împotriva Hotarârii CRM nr. 363/20.11.2007 a formulat apel în termen legal intimata Q.P. GmbH & Co KG, solicitând schimbarea în tot a hotarârii atacate, ca netemeinica si nelegala si, pe fondul cauzei, respingerea contestatiei formulate de contestatoarea W.P. GmbH & Co Reprezentanta România, formulata împotriva Deciziei nr. 1974/12.03.2007 a CEO si respingerea în totalitate a înregistrarii marcii DIABETIKER VITAMINE, depozit M 2005 04620, clasele 05 si 35.

În motivarea apelului se arata în primul rând ca s-a retinut de catre Comisie caracterul distinctiv al marcii, prin existenta modului de scriere deosebit si a culorii revendicate, în mod eronat, întrucât acestea sunt elemente adiacente ale elementului verbal ce apare ca element principal si dominator al marcii, iar atât timp cât modul de scriere si culoarea revendicata sunt percepute de consumator raportat la elementul verbal, nu se poate retine ca acestea pot conferi caracter distinctiv marcii. Apelanta arata în acest sens ca OHIM a retinut ca, desi este corecta analizarea globala a unei marci, nu se poate preîntâmpina examinarea fiecarei caracteristici dominante a marcii ce trebuie analizata, având în vedere caracterul dominant sau nedominat al acestuia, caracterul distinctiv si descriptivitatea unei marci se raporteaza în primul rând la produsele si serviciile pentru care marca este solicitata la înregistrare si în al doilea rând la perceptia publicului relevant, caruia produsele sau serviciile se adreseaza. În speta, denumirea "diabetiker" nu se regaseste ad literram în dictionarul explicativ al limbii române, dar trimite pe orice consumator cu gândul la cuvântul diabet. Sensul cuvântului "vitamine" este si mai usor perceptibil de catre publicul consumator, iar pe de alta parte, înregistrarea marcii se solicita pentru produse farmaceutice si servicii de publicitate, comercializare si management din clasa 35 care se pot realiza si pentru produse farmaceutice, deci este rezonabil sa se aprecieze ca orice consumator care percepe marca DIABETIKER VITAMINE se gândeste la vitamine pentru diabetic sau care au o legatura cu diabetul. În concluzie, apelanta apreciaza ca marca este descriptiva.

Apelanta arata de asemenea ca atât produsele sale cât si produsele intimatei, comercializate cu denumirea DIABETIKER VITAMINE, se identifica prin aceste elemente care sunt lipsite de caracter distinctiv, fiind descriptive în raport cu produsul comercializat, iar ca urmare a descriptivitatii, elementele verbale sunt de natura sa identifice doar produsul la care se refera, nu si producatorul, neputând îndeplini functia de marca.

Cu privire la aplicarea dispozitiilor art.5 lit.c) (înregistrarea marcii care reprezinta o expresie devenita uzuala în limbajul curent sau practicile comerciale loiale), apelanta arata ca nu trebuie interpretat restrictiv acest text, iar termenul exclusiv se refera la elemente verbale sau figurative care sunt dominante în cadrul marcii, în speta diabetiker si vitamine, iar faptul ca sunt însotite de o alta modalitate de scriere nu schimba perceptia consumatorilor asupra marcii si nu este de natura sa înlature caracterul uzual al expresiei verbale. De asemenea, expresia este folosita uzual în practicile comerciale loiale si constante, fiind stabilit la Regula 9 din Regulamentul de aplicare a legii marcilor ca atunci când marca se compune în tot sau în parte din cuvinte într-o alta limba decât limba româna se va depune si o traducere a acestora, constructia DIABETIKER VITAMINE traducându-se în limba româna cu "vitamine pentru diabetici", desemnând deci specia/categoria produselor si fiind lipsita de caracter distinctiv.

Referitor la aplicarea dispozitiilor art.5 lit.d), apelanta arata ca marca s-a solicitat la înregistrare pentru produse din clasa 5, constructia verbala DIABETIKER VITAMINE fiind una uzuala care este folosita si de apelanta pentru comercializarea vitaminelor pentru diabetici, existând si alti producatori de medicamente în afara partilor din dosar care folosesc aceasta constructie verbala ce indica natura produselor.

În consecinta, apreciaza apelanta, constructia verbala în discutie trebuie sa ramâna în domeniul public, neputând fi apropriata de un singur comerciant, fata de faptul ca nu poate îndeplini functia unei marci, iar argumentul retinut de Comisie, în sensul ca produsul nu este limitat la diabetici, desi se numeste vitamine pentru diabetici, nu este întemeiat si nici de natura sa înlature descriptivitatea produsului.

Mai arata apelanta ca în mod gresit s-a retinut de catre Comisie ca marca a dobândit caracter distinctiv prin folosire, întrucât simpla folosire a unui semn nu face dovada caracterului distinctiv.

Intimata contestatoare W. P.GmbH & Co KG a formulat întâmpinare la apel, prin care a invocat în primul rând exceptia inadmisibilitatii apelului si exceptia tardivitatii apelului, iar pe fond respingerea apelului ca neîntemeiat.

Intimatul Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci a depus la dosar punct de vedere privind respingerea apelului ca nefondat, depunând dosarul Hotarârii CRM apelate  si dovada comunicarii acestei hotarâri catre apelanta.

Tribunalul a respins la termenul din 21.10.2009 exceptia tardivitatii formularii apelului, invocata de intimata, retinând ca a fost respectat termenul prevazut de lege, de 30 de zile de la comunicarea hotarârii, pentru formularea apelului.

Prin decizia civila nr.85A/27.01.2010, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a Civila a respins ca neîntemeiata exceptia inadmisibilitatii apelului, invocata de intimata, a respins apelul formulat de apelanta Q.P. GMBH & CO. KG, împotriva hotarârii nr. 363/20.11.2007 pronuntata de Comisia de Reexaminare Marci din cadrul OSIM, în contradictoriu cu intimatii W.P. GMBH & CO si Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci ca nefondat, obligând apelanta la 2100 lei cheltuieli de judecata catre intimata.

Examinând cu prioritate exceptia inadmisibilitatii apelului formulat de Q.P., invocata de intimata W. P., în temeiul dispozitiilor art. 137 C.pr.civ., tribunalul a constatat ca nu este întemeiata exceptia si a respins-o ca atare, deoarece potrivit dispozitiilor art. 81 din Legea nr. 84/1998 rep., privind marcile si indicatiile geografice, Hotarârea Comisiei de reexaminare motivata se comunica partilor, în termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacata cu apel la Tribunalul Municipiului Bucuresti în termen de 30 de zile de la comunicare. În cauza, în dosarul Comisiei de Reexaminare Marci, au fost parti contestatoarea solicitanta W.P. Reprezentanta România si intimatul oponent Q.P., fiecare dintre acestea putând formula apel împotriva hotarârii, asa cum se prevede în textul de lege mentionat.

Din motivarea exceptiei invocate de intimata rezulta ca nu se poate formula  cale de atac nici împotriva deciziei date în opozitie, fiind inadmisibila contestatia împotriva deciziei comisiei de examinare opozitii si, prin urmare, fiind inadmisibila si atacarea hotarârii date în solutionarea contestatiei împotriva acesteia. În acest sens, tribunalul a constatat ca se prevede la art.80 alin.1 ca deciziile OSIM privind înregistrarea marcilor pot fi contestate, fara a distinge în functie de obiectul deciziei, în termen de 3 luni. În consecinta, atât decizia privind opozitia la înregistrarea marcii, cât si decizia data în solutionarea contestatiei la aceasta decizie sunt susceptibile de a fi contestate, în temeiul dispozitiilor aratate, conform regulii potrivit careia unde legea nu distinge, nici cel care o interpreteaza nu o poate face.

Titularul contestatiei poate fi ori solicitantul înregistrarii marcii, ori titularul unei marci care se opune, având în vedere ca potrivit dispozitiilor art. 25, împotriva deciziei de respingere totala sau partiala a opozitiei pot formula contestatie atât solicitantul la înregistrare al marcii, cât si oponentul, în calitate de titular al marcii anterioare opuse, iar împrejurarea ca dispozitiile art.25 reglementeaza doar dreptul solicitantului a carui cerere a fost respinsa ca urmare a admiterii opozitiei, de a formula contestatie, trimitând în mod expres la art. 80 din lege, nu este de natura sa faca inadmisibila formularea contestatiei de catre oponent, asa cum s-a aratat mai înainte. Se retine astfel ca, daca titularul marcii anterioare poate interveni în procedura administrativa de înregistrare a unei marci cu care vine în conflict, prin formularea opozitiei, nu i se poate interzice acestuia sa conteste solutia data în opozitie, în calea jurisdictionala facultativa de la OSIM, în aceeasi procedura de înregistrare a marcii, supusa controlului judecatoresc, în apel, asa cum se prevede la art. 81, alin. 1-2.

Împrejurarea ca legea marcilor recunoaste dreptul persoanelor interesate de a solicita anularea marcii nu exclude dreptul oponentului de a formula contestatie, caile mentionate fiind alternative si raportate la momentul la care titularul marcii anterioare afla de existenta cererii de înregistrare a marcii conflictuale, în functie de natura juridica a ipotezelor de conflict prevazute de art. 6: motive de refuz de înregistrare a marcii,  respectiv cauze de nulitate a înregistrarii marcii.

Examinând criticile formulate pe fondul apelului, tribunalul a constatat ca acestea nu sunt întemeiate. Astfel, cu privire la prima critica, referitoare la faptul ca CRM nu a retinut aplicabilitatea dispozitiilor art.5 lit.b) din legea marcilor, textul legal se refera la refuzul înregistrarii marcii care este lipsita de caracter distinctiv. Aceasta critica nu poate fi primita, întrucât marca solicitata la înregistrare, DIABETIKER VITAMINE are caracter distinctiv, asa cum a retinut corect si Comisia de reexaminare a OSIM care a stabilit ca marca depusa este o marca combinata având pe lânga partea verbala, ca elemente suplimentare, o grafica deosebita a scrierii si un element coloristic revendicat. Faptul ca produsul cu marca DIABETIKER VITAMINE nu este limitat numai la diabetici nu este relevant, fiind evident ca produsul se adreseaza diabeticilor, chiar daca se mentioneaza în prospectul medicamentului ca aceste vitamine se recomanda si altor categorii de persoane.

 Tribunalul a retinut în legatura cu distinctivitatea marcii ca nu se regaseste în limba româna constructia verbala DIABETIKER VITAMINE, aceasta nefiind uzual folosita în limbajul curent, deoarece provine din limba germana iar din punct de vedere topic nu este proprie limbii române, fiind specifica limbii germane, asa încât marca îndeplineste conditiile impuse de art.5 lit.b), urmare aprecierii globale a marcii, respectiv elementele verbale examinate împreuna cu elementele grafice deosebite. Împrejurarea ca se traduce usor din limba germana DIABETIKER VITAMINE  si ca, fara o reflexie suplimentara consumatorul este trimis  cu gândul la vitamine pentru diabetici, nu este de natura sa înlature caracterul distinctiv al marcii.

Referitor la a doua critica, tribunalul a constatat ca expresia DIABETIKER VITAMINE a fost folosita de mai multi comercianti dupa data înregistrarii cererii la OSIM de catre intimata din cauza, respectiv 19.04.2005, asa încât nu se poate retine ca expresia a devenit uzuala în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale si constante, asa cum se prevede la art.5 lit.c), reprezentând un alt motiv de refuz relativ la înregistrarea marcii.

S-a retinut sub acest aspect ca CRM a apreciat în mod corect ca marca în discutie a dobândit un caracter distinctiv prin folosirea sa anterior datei înregistrarii cererii, produsul intimatei cu denumirea DIABETIKER VITAMINE fiind comercializat în România din anul 2001, asa cum se probeaza de catre intimata cu înscrisurile depuse la dosar. Intimata a desfasurat si o activitate intensa de promovare a produsului sau, prin încheierea de contracte de publicitate, începând cu anul 2000, toate aceste activitati de marketing si promovare fiind de natura sa confere distinctivitate marcii a carei înregistrare s-a solicitat la OSIM, iar în cazul marcilor lipsite de caracter distinctiv se prevede în Legea nr. 84/1998 ca marca poate fi înregistrata totusi, daca înainte de data cererii, ca urmare a folosirii intense a marcii, aceasta a dobândit un caracter distinctiv, asa cum este cazul în speta. Tribunalul a retinut astfel ca produsul DIABETIKER VITAMINE este asociat de consumator cu producatorul Wo Ph în România, chiar daca exista o serie de producatori care comercializeaza produse care au în compunere expresii asemanatoare lui DIABETIKER VITAMINE, inclusiv apelanta din cauza. Tribunalul a respins sustinerile apelantei privind comercializarea de catre aceasta a produsului sau cu aceeasi denumire, având în vedere ca s-au depus facturi ulterioare datei la care intimata a înregistrat cererea sa, extrasele din reviste fiind de asemenea ulterioare, iar extrasele de pe web aratând doar faptul ca termenul diabetiker este utilizat în diverse denumiri de asociatii etc., acest aspect nefiind relevant în speta.

Tribunalul a retinut ca marca solicitata la înregistrare a dobândit caracter distinctiv, desi prin traducerea din limba germana a denumirii DIABETIKER VITAMINE s-ar putea concluziona ca marca este descriptiva pentru produsele pe care se aplica, dar acest aspect nu înlatura îndeplinirea conditiilor legale pentru înregistrarea ca marca, asa cum s-a aratat.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs apelanta Qu Ph GmbH & Co. KG, solicitând admiterea recursului, schimbarea în tot a deciziei atacate nr. 85A/27.01.2010 ca fiind nelegala si pe fondul cauzei admiterea apelului formulat împotriva Hotarârii CRM 363/2007, respingerea contestatiei formulate de Wo Ph GmbH&CO Reprezentanta România împotriva Deciziei nr. 1974/12.03.2007, mentinerea ca temeinica si legala a Deciziei OSIM nr. 1974 din data de 12.03.2007 si respingerea în totalitate a înregistrarii marcii "DIABETIKER VITAMINE", numar depozit M 200504620 pentru clasele de produse si servicii 5 si respectiv 35.

Cauza a fost înregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a Civila si pentru Cauze privind Proprietatea Intelectuala la data de 19.04.2010 sub nr.5864/3/2009.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta apelanta a aratat ca decizia civila nr. 85A/27.01.2010 pronuntata de Tribunal Bucuresti nu cuprinde motivele pe care se sprijina sau cuprinde motive contradictorii ori straine de natura pricinii - art. 304 alin. 1 pct. 7 Cod proc, Civ., precum si ca hotarârea este lipsita de temei legal ori a fost data cu încalcarea sau aplicarea gresita a legii - art. 304 alin. 1 pct. 9 Cod Proc. Civ.

Astfel, se arata în ceea ce priveste aplicabilitatea art.5 litera c din Legea 84/1998, tribunalul a retinut ca "expresia DIABETIKER VITAMINE a fost folosita de mai multi comercianti dupa data înregistrarii cererii la OSIM de catre intimanta în cauza, respectiv 19.04.2005, asa încât nu se poate retine ca expresia DIABETIKER VITAMINE a devenit uzuala în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale si constante asa cu se prevede de art. 5 lit. c, reprezentând un alt motiv de refuz relativ la înregistrarea marcii."

Aceasta retinere a instantei de apel este contradictorie întrucât, desi pe de o parte se retine ceea ce recurenta a dovedit, faptul ca expresia "DIABETIKER VITAMINE" este uzual folosita în practicile comerciale loiale fiind comercializata de mai multi comercianti, totusi, instanta concluzioneaza în sensul neîndeplinirii conditiilor art. 5 litera c din Legea 84/1998.

În sensul retinerii faptului ca "DIABETIKER VITAMINE" reprezinta o expresie uzuala este chiar raspunsul la întrebarea nr. 3 din interogatoriul luat intimatei, proba pe care instanta de apel nu a analizat-o. La întrebarea "recunoasteti ca expresia "DIABETIKER VITAMINE" înseamna în limba româna "vitamine pentru diabetici?", intimata raspunde "Da. În limba româna traducerea expresiei este corecta. Dar mentionam ca nu este folosita ca si traducere pentru identificarea produsului, ci este folosita ca atare pentru deosebirea produsului nostru de alte produse din aceeasi categorie (pagina 312 de la dosarul cauzei)."

De asemenea, potrivit Regulii 9 din Regulamentul de aplicare al Legii nr.84/1998, pct. 2 litera 1, "când marca se compune, în tot sau în parte, din cuvinte într-o alta limba decât limba româna" se va depune si o traducere a acestora. OSIM, în procedura de examinare a acestei marci nu a solicitat nici o traducere a acestui element verbal desi legea impunea acest lucru.

Constructia verbala "DIABETIKER VITAMINE" este una uzuala în practicile comerciale curente ea fiind folosita inclusiv de catre recurenta pentru comercializarea vitaminelor pentru diabetici indicate în cazul diabetului zaharat. În acest sens a depus la dosarul cauzei (Anexa 1 - filele 317-330) o serie de facturi fiscale prin care dovedeste comercializarea în România a unui produs sub aceeasi denumire "DIABETIKER VITAMINE" înca din luna februarie 2005, adica dinainte de data depunerii la înregistrare a marcii de catre intimata. Astfel, sustinerea instantei de apel potrivit careia dovezile de comercializare depuse de recurenta apelanta sunt în integralitate ulterioare momentului depunerii cererii de marca de catre intimata sunt straine de natura pricinii.

Mai exista si alti producatori de medicamente în afara partilor din prezentul dosar ce folosesc aceasta constructie verbala ce indica de altfel natura produselor. În acest sens a depus Anexele 8-22 - filele 344-371 de la dosarul cauzei din care rezulta ca si alte companii de origine germana/austriaca folosesc expresia DIABETIKER VITAMINE si ca în consecinta aceasta expresie nu trebuie apropriata de un singur producator. În acest sens enumera companiile V B, F BV, R GMBH, N W P.

În sustinerea motivului de recurs prevazut de art. 304 alin. 1 pct. 9 Cod Proc. Civ., recurenta arata ca, raportat la celelalte motive absolute de refuz prevazute de dispozitiile art. 5 literele b si d, apreciaza ca retinerea Tribunalului Bucuresti este nelegala întrucât aceste dispozitii legale au fost în mod gresit aplicate de instanta.

De asemenea, dispozitiile art. 5 alin. 2 au fost încalcate si interpretate în mod eronat de catre instanta de fond.

În ceea priveste aplicabilitatea art. 5 lit. b din Legea nr.84/1998, Tribunalul Bucuresti a retinut în esenta ca marca "DIABETIKER VITAMINE" are caracter distinctiv întrucât "este o marca combinata având pe lânga partea verbala, ca elemente suplimentare, o grafica deosebita a scrierii si elementul coloristic revendicat".

În fapt, aceste retineri sunt aceleasi cu cele mentionate de Comisia de Reexaminare Marci în hotarârea apelata putând concluziona din acest punct de vedere ca hotarârea pronuntata nu este motivata sub aspectul criticilor aduse pe calea apelului.

Dispozitiile art. 5 litera b din Legea nr.84/1998 au fost încalcate si aplicate gresit întrucât Tribunalul Bucuresti nu a tinut cont de principiul evaluarii globale al marcilor retinut în întreaga practica europeana si nationala.

Oficiul Pentru Armonizarea Pietei Interne (OHIM) a retinut ca, desi este corect si trebuie retinut faptul ca analiza unei marci trebuie sa se faca global, aceasta analiza globala nu poate preîntâmpina examinarea fiecarei caracteristici dominante a marcii ce trebuie analizata având în vedere caracterul dominant sau nedominant al acestuia. (Judgement 9 July 2003, Case T-234/01, Andreas Stihl AG & Co. KG/OHIM, ECR II-2867, paragraph 32).

Tribunalul retine caracterul distinctiv al marcii, justificându-l prin existenta modului de scriere deosebit si a culorii revendicate. Apreciaza recurenta ca aceasta retinere este eronata atâta vreme cât modul de scriere al elementului verbal si culoarea revendicata sunt elemente adiacente ale elementului verbal ce apare ca element principal si dominant al marcii. Atâta vreme cât modul de scriere si culoarea revendicata sunt percepute de consumator tot raportat la elementul verbal, nu se poate retine ca acestea pot conferi caracter distinctive marcii.

Caracterul distinctiv si descriptivitatea unei marci, se raporteaza în primul rând la produsele si serviciile pentru care marca este solicitata la înregistrare si în al doilea rând la perceptia publicului relevant caruia produsele sau serviciile se adreseaza (Judgement of 27 November, 2003, Case T-348/02, Quick restaurants SA/OHIM, (Quick), ECR II-5071 , paragraph 29).

Considera ca textul literei "b" a articolului 5 din Legea nr.84/1998 nu trebuie interpretat într-un sens exagerat de restrictiv. Termenul "exclusiv" se refera la elemente verbale sau figurative ce sunt dominante în cadrul marcii. Elementele verbale dominante în cadrul marcii oponentei sunt cele doua cuvinte "diabetiker" si "vitamine" iar faptul ca sunt însotite de o modalitate de scriere alta decât cea clasica nu este de natura sa schimbe perceptia consumatorilor asupra marcii.

Astfel cum în mod corect a retinut membrul Comisiei de Reexaminare Marci ce a motivat cu divergenta Hotarârea 363/20.11.2007, "este un lucru obisnuit ca în comert sa se foloseasca expresii descriptive în culori cu o grafica speciala". Atâta vreme cât elementele grafice reprezinta modalitati de scriere a elementului verbal nu se poate aprecia ca acestea pot avea un caracter distinctiv în componenta marcii. Consumatorul va retine cu certitudine elementul verbal ca element dominant si în consecinta în raport cu acesta trebuie apreciata lipsa de distinctivitate.

Din moment ce "DIABETIKER VITAMINE" trimite consumatorul, fara o reflexie suplimentara, cu gândul la "vitamine pentru diabetici" iar produsul ce se comercializeaza sub aceasta denumire este chiar "vitamine pentru diabetici" este evidenta lipsa caracterului distinctiv.

Cu privire la aplicabilitatea art. 5 lit. d, Tribunalul retine ca "marca solicitata la înregistrare a dobândit caracter distinctiv, desi prin traducerea din limba germana a denumirii DIABETIKER VITAMINE s-ar putea concluziona ca marca este descriptiva în raport cu produsele pe care se aplica, iar acest aspect nu înlatura îndeplinirea conditiilor legale pentru înregistrarea ca marca, asa cum s-a aratat".

Asadar, desi este retinuta descriptivitatea expresiei "DIABETIKER VITAMINE", Tribunalul înlatura aplicabilitatea dispozitiilor art. 5 litera d retinând ca aplicabile în speta dispozitiile art. 5 alin. 2 care prevad" dispozitiile alin. 1 lit. b), c), si d), nu se aplica daca, înainte de data depunerii cererii de înregistrare a marcii si ca urmare a folosirii acesteia, marca a folosit un caracter distinctiv".

Tribunalul înlatura dispozitiile art. 5 literele c si d, retinând faptul ca expresia "DIABETIKER VITAMINE", prin folosire, a dobândit înainte de data depunerii cererii de marca un caracter distinctiv. Instanta de apel a aplicat gresit dispozitiile art. 5 alin. 2 din Legea nr.84/1998 întrucât, "notiunea de dobândire a unui caracter distinctiv" nu poate fi confundata cu simpla folosire a marcii.

Astfel cum în mod corect a retinut membrul Comisiei de Reexaminare Marci ce a motivat cu divergenta hotarârea "pentru ca o marca sa obtina distinctivitate prin folosinta sau cum se mai spune "Secondary Meaning", marca trebuie sa fie cunoscuta de catre o mare parte a publicului relevant ca fiind marca unui singur comerciant si publicul relevant sa identifice marca respectiva ca apartinând acelui comerciant. În acest scop contestatorul trebuie sa produca probe serioase care sa ateste faptul ca publicul relevant identifica produsul respectiv ca provenind de la o anumita firma";

Asadar simpla folosire a unui semn nu face si dovada dovedirii unui caracter distinctiv. Dobândirea caracterului distinctiv presupune identificarea de catre consumator a semnului cu produsul în ciuda faptului ca semnul folosit nu este unul distinctiv în raport cu produsul. Aceasta identificare a semnului descriptiv cu produsul presupune îndeplinirea mai multor conditii decât cea a simplei folosiri a semnului anterior înregistrarii. O prima conditie pentru dobândirea caracterului distinctiv ar fi ca folosirea semnului sa fie facuta exclusiv de cel ce solicita înregistrarea semnului ca marca. Or, în situatia de fata, am aratat ca semnul "DIABETIKER VITAMINE" este folosit de cel putin trei producatori ce folosesc aceasta expresie verbala pentru comercializarea produsului "Vitamine pentru diabetici".

Din dovezile de folosire depuse la dosarul cauzei (declaratiile pe proprie raspundere a reprezentantului intimatei nu pot fi retinute ca probe utile cauzei, ele neputând fi încadrate în cadrul probei cu înscrisuri asa cum sunt prevazute de Codul de Procedura Civila) observa ca în fapt,· produsul intimatei, astfel cum este comercializat poarta denumirea "GESUNDHAIJS DIABETIKER VITAMINE" la fel cum produsul recurentei poarta denumirea "DOPPEL HERZ DIABETIKER VITAMINE". Asadar, intimata nu foloseste pe produs doar denumirea "DIABETIKER VITAMINE" astfel cum sustine ci foloseste aceasta denumire (descriptiva) împreuna cu un alt element distinctiv. Din acest motiv, de vreme ce dovezile de folosire depuse se refera la comercializarea produsului cu denumirea "GESUNDHAUS DIABETIKER VITAMINE", ele nu pot face dovada dobândirii unui caracter distinctiv cu privire la expresia descriptiva.

Tribunalul nu a analizat nici înscrisurile depuse la dosar si nici nu a retinut esenta notiunii de "dobândire a unui caracter distinctiv" rezumându-se sa retina ca s-au depus dovezi de folosire.

De retinut ca în Germania, aceeasi expresie descriptiva "DIABETIKER VITAMINE" nu a fost admisa la înregistrare, intimata depunând si obtinând protectie pentru marca "GESUNDHAUS DIABETIKER VITAMINE" nr. 891537 (fila Romarin a acestei marci a fost depusa la ultimul termen de judecata a apelului).

Recurenta nu se opune înregistrarii marcii "GESUNDHAUS DIABETIKER VITAMINE" de vreme ce aceasta marca contine si un element distinctiv iar asupra elementelor verbale nu se solicita un drept exclusiv existând posibilitatea tertilor de a folosi în continuare aceasta expresie descriptiva.

Cererea de recurs, legal timbrata, a fost întemeiata în drept pe art.5 alin.1 lit.b, c, d; alin.2 din Legea nr.84/1998; Regula 9 din Regulamentul de aplicare al Legii 84/1998; Art. 304 alin.1 pct.7 si 8 si urmatoarele din Codul de Proc.Civ.

Intimata Wo Ph GmbH&Co nu a formulat întâmpinare, prezentându-se în fata curtii prin reprezentant conventional si solicitând respingerea recursului ca nefondat.

În recurs a fost încuviintata si administrata pentru recurenta apelanta proba cu înscrisuri, depuse la dosar.

Examinând decizia recurata prin prisma motivelor de critica mai sus expuse si în raport de prevederile art.304 pct.7 si 9 Cod Proc.Civ., invocate în cererea de recurs, curtea constata ca recursul este fondat.

Curtea nu poate retine critica întemeiata pe art.304 pct.7 Cod Proc.Civ., legat de afirmatia instantei de apel din cuprinsul deciziei recurate în sensul ca "expresia DIABETIKER VITAMINE a fost folosita de mai multi comercianti dupa data înregistrarii cererii la OSIM de catre intimata în cauza, respectiv 19.04.2005, asa încât nu se poate retine ca expresia a devenit uzuala în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale si constante asa cu se prevede de art. 5 lit. c, reprezentând un alt motiv de refuz relativ la înregistrarea marcii.".

Aceasta întrucât chestiunea relevanta retinuta de instanta de apel în citatul de mai sus era ca folosirea expresiei DIABETIKER VITAMINE de catre alti comercianti s-a realizat ulterior înregistrarii cererii intimatei la OSIM si nu împrejurarea ca alti comercianti decât intimata titular al marcii au folosit denumirea protejata.

Pe de alta parte, este adevarat ca aceasta împrejurare de fapt nu putea în mod logic sa sprijine concluzia privitoare la dobândirea caracterului distinctiv prin folosirea marcii în conditiile art.5 alin.2 din lege, deoarece exceptia cuprinsa în textul citat presupune utilizarea denumirii de catre cel care solicita înregistrarea marcii, anterior cererii de înregistrare, astfel ca împrejurarea utilizarii (anterior sau ulterior cererii de înregistrare) a semnului de catre alte persoane era lipsita de relevanta pentru chestiunea analizata.

Aceasta constatare se constituie într-o gresita aplicare sau interpretare a legii, si va face obiectul analizei în cadrul celui de-al doilea motiv de recurs invocat de recurenta-apelanta, dupa cum se va vedea în continuare.

Curtea noteaza ca, potrivit dispozitiilor art.5 lit. b, c si d, din Legea nr. 84/1998, invocate de oponenta: ,,Sunt excluse de la protectie si nu pot fi înregistrate (...) b) marcile care sunt lipsite de caracter distinctiv; c) marcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicatii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale si constante; d) marcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicatii, putând servi în comert pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinatia, valoarea, originea geografica sau timpul fabricarii produsului ori prestarii serviciului sau alte caracteristici ale acestora."

Or, curtea constata ca în mod gresit a înlaturat tribunalul aplicarea prevederilor art.5 lit.b si d din lege, deoarece ne gasim tocmai în ipotezele reglementate de aceste texte.

Astfel, la analiza caracterului pretins distinctiv al marcii, tribunalul a retinut ca  marca disputata este una combinata, iar caracterul distinctiv se apreciaza prin luarea în considerare a tuturor elementelor ce intra în componenta lor, însa aceasta afirmatie implica si constatarea ca elementul figurativ al marcii analizate consta în scrierea denumirii, fara elemente grafice speciale, caracterele utilizate si forma lor (fonturile) fiind comune, menite sa sustina numai elementul verbal al marcii (dupa cum se poate observa din ambalajul original al produsului comercializat de intimata Wo Ph GmbH&Co KG, DIABETIKER VITAMINE, depuse la dosarul instantei de apel - fila 30.

Asa fiind, în analiza distinctivitatii marcii, elementul verbal este cel dominant, în masura sa confere distinctivitate iar elementul grafic asociat - reprezentat de o scriere uzuala, este lipsit de capacitatea de a asigura suficienta distinctivitate produselor.

Prin raportare la prevederile art.3 lit.a din Legea nr. 84/1998, potrivit carora ,,marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinând altor persoane", curtea considera necesar a analiza elementul verbal dominant, având în vedere ca reprezentarea grafica nu este în speta una de natura a aduce marcii caracterul distinctiv.

Astfel cum a rezultat din lucrarile cauzei, marca în litigiu, intitulata "DIABETIKER VITAMINE", este compusa din doua cuvinte în limba germana, întelesul în limba româna al expresiei fiind de "vitamine pentru diabetici."

Prin urmare, protectia este solicitata pentru o marca destinata a fi folosita alaturi de un produs constând în vitamine pentru diabetici.

Nici un dubiu nu exista din acest punct de vedere cu privire la caracterul descriptiv al marcii.

Curtea retine ca, desi denumirea este construita în limba germana, cuvintele care o formeaza au o forma similara si în limba româna, fiind neologisme, astfel încât este lipsita de relevanta împrejurarea ca limba germana nu este cunoscuta de majoritatea consumatorilor medii din România.

Rezulta astfel si concluzia referitoare la incidenta în cauza a prevederilor art.5 lit.d din Legea nr. 84/1998, având în vedere ca expresia în discutie desemneaza tocmai destinatia produsului pentru care se solicita protectia.

De asemenea, este lipsita de relevanta pentru aprecierea asupra caracterului descriptiv împrejurarea ca vitaminele pot fi consumate si de alte persoane decât cele care sufera de diabet, de vreme ce tinta principala a produsului sunt acestea din urma, legând astfel denumirea de acea însusire a consumatorului mediu de a fi suferind de afectiunea mentionata.

Întemeiate sunt si criticile formulate de recurenta în legatura cu incidenta în cauza a dispozitiilor art. 5 alin.2 potrivit carora ,,dispozitiile alin.1 lit. b (...) si d nu se aplica daca, înainte de data cererii de înregistrare a marcii si ca urmare a folosiri acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv."

Faptul ca intimata a comercializat produsul "DIABETIKER VITAMINE" o anumita perioada înainte de a solicita protectia, nu este suficient prin el însusi pentru a conduce la concluzia dedusa de instanta de fond, potrivit careia acesta a capatat prin folosinta distinctivitate de necontestat.

Pentru a aplica prevederile art.5 alin.2 în speta se impunea retinerea de catre instanta de apel a împrejurarii ca semnul este asociat de majoritatea consumatorilor tinta cu produsul comercializat de titularul marcii, o asemenea constatare nerezultând din decizia recurata.

În concluzia celor aratate, curtea retine ca în mod gresit tribunalul a considerat neîntemeiat apelul formulat de recurenta apelanta, împrejurare în care va proceda, în temeiul art.304 pct. 9 si art.312 Cod Proc.Civ., la admiterea recursului, modificarea în tot a deciziei recurate, în sensul ca va admite apelul, va schimba în tot Hotarârea nr.363/20.11.2007 a Comisiei de Reexaminare Marci din cadrul OSIM, în sensul de a respinge contestatia formulata de W.P. GmbH & Co Reprezentanta România împotriva deciziei CEO nr.1974/25.04.2007.

În temeiul art. 274 Cod Proc.Civ., va obliga intimata W.P. sa plateasca recurentei sumele de 1500 Euro s1 19,15 lei cheltuieli de judecata, reprezentând onorariul avocatial achitat conform facturii depusa la fila 29 în dosar si taxa de timbru si timbrul judiciar achitate în recurs.

Vazând si dispozitiile art.377 alin.2 pct. 4 Cod Proc.Civ.,

2

Domenii speta

Spete similare