Refuz la înregistrarea mărcii pentru existenţa similitudinii cu o marcă anterioară.

RECURS. Refuz la înregistrarea mărcii pentru  existenţa similitudinii  cu o marcă anterioară.  Protecţia  mărcii notorii.  Marcă înregistrată internaţional –efecte . 

Domeniu: proprietate intelectuală (134)

Art. 3 lit. d , art. 6 lit.  f , art. 36 din Legea 84/1998, art. 15 alin .1 din Regulamentul de aplicare Legii 84/1998

Potrivit art. 6 lit. f din Legea 84/1998 o marcă poate fi refuzată la înregistrare dacă este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii diferite de cele la care se referă marca a cărei înregistrare este cerută şi dacă prin folosirea nejustificată a acesteia din urmă s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii, ori această folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii.

La examinarea similarităţii mărcilor în discuţie trebuie avută în vedere aprecierea de ansamblu din punct de vedere vizual, fonetic şi conceptual şi  impresia generală lăsată de mărci în raport de caracterul lor distinctiv şi elementele dominante.

Marca notorie este definită de art. 3 lit. d  din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice  şi  este protejată în România independent de vreo înregistrare sau utilizare potrivit aceluiaşi  text.  Mai  mult,  protecţia mărcii notorii se extinde  şi cu  privire  la  produse  şi servicii  diferite de cele  pentru care marca a fost  înregistrată. Notorietatea trebuie dovedită prin administrarea  unui  probatoriu adecvat din care să rezulte care este  procentul din cadrul publicului vizat de marcă în cadrul căruia marca este cunoscută. 

Art. 36 alin. 2 din lege protejează marca înregistrată precum şi marca notorie în caz de conflict cu  un semn  distinctiv, identic sau similar.

 Potrivit regulii art. 15 alin .1 din Regulamentul de aplicare Legii 84/1998 un semn nu poate înregistrat ca marcă sau element al unei mărci dacă aduce atingere unui drept anterior protejat.

Prin folosirea nejustificată a mărcii solicitantului s-ar putea profita de caracterul distinctiv, sau de renumele mărcii notorii, ori această folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii.

Chiar dacă  marca nu  este  înregistrată  în România,  înregistrarea  internaţională conform condiţiilor impuse de Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, încheiat la 14.04.1891, revizuit ulterior şi ratificat de România în forma revizuite la Stockholm prin Decretul 1176/1968,  conferă protecţie mărcilor peste graniţele naţionale. Acest aranjament a reglementat constituirea unui depozit internaţional al mărcilor care să confere protecţie mărcilor peste graniţele naţionale, pornind de la prima înregistrare în una din ţările membre. Înregistrarea internaţională se face la Biroul Internaţional al OMPI şi produce efectele unui depozit internaţional. Marca înregistrată internaţional are regimul juridic al mărcii naţionale în condiţiile în care România este ţară desemnată conform Aranjamentului de la Madrid,  Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid încheiat în 1989  fiind ratificat de România prin Legea 5/1998. (  Decizia civilă nr.827/R/ 13 decembrie 2011  pronunţată de  CURTEA DE APEL BUCUREŞTI SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND  PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE )

Notă :  Faţă  de  republicarea  Legii  84/1998  prin care s-a dat  textelor  o nouă  numerotare,  se va avea  în vedere că articolele  menţionate  în hotărârea  redată mai  jos  sunt în forma actuală: art. 3 lit. d (  în  decizie  art . 3 litera c), art. 6 lit.  f  (  în  decizie  art. 6 litera e ),  art. 36 alin.2  ( în decizie art.  35 alin. 2 )  .

Prin decizia  civilă nr. nr.462A/05.05.2011, pronunţată de Tribunalul Bucuresti Sectia a V a civilă , s-a dispus:” Respinge apelul formulat de SC A  SRL reprezentată de administrator  în contradictoriu cu intimaţii Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi SC A S  AG prin mandatar R  SA;

Obligă apelanta la plata cheltuielilor de judecată către intimata în cuantum de 3000 euro, echivalentul în lei la data plăţii”.

Tribunalul a arătat următoarele:

La data de 12.08.2008 SC A  SRL a depus la OSIM cererea de înregistrare numărul M/7124 pentru marca individuală combinată Autobild cu element figurativ, culori revendicate alb, roşu, albastru, negru pentru clasele de produse 12: vehicule, aparate de locomoţie terestră, aeriană şi navală.

Marca individuală combinată Autobild cu element figurativ nr. 76196 a fost admisă la înregistrare pentru clasele de produse 12 şi publicate în Buletinul Oficial pentru Proprietate Intelectuală, Secţia Mărci nr. 12/2008 la 30.12.2008.

La 09.03.2009 A  S AG prin mandatar R  a depus la OSIM opoziţia înregistrată sub nr. 1006973.

Prin Decizia 304/11.08.2009 OSIM a admis opoziţia şi a dispus respingerea înregistrării mărcii Autobild cu element figurativ 19196.

Pentru a pronunţa această soluţie Comisia de Examinare Opoziţii a reţinut că în raport de dispoziţiile art. 6 lit. a din Legea 84/1998 invocate de oponent şi care dispun că o marcă este refuzată la înregistrare dacă este identică cu o marcă anterioară iar produsele sau serviciile pentru care înregistrarea mărcii a fost cerute sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată, nu se fac aplicabile prevederile acestui articol de lege deoarece mărcile nu sunt identice.

În raport de disp. art. 6 lit. c din Legea 84/1998 privind similaritatea produselor şi serviciilor pentru care mărcile aflate în discuţie au fost înregistrate, Comisia constată că mărcile aflate în discuţie sunt din punct de vedere vizual similare atât prin elementul verbal Autobild cât şi prin culorile revendicare roşu, alb şi prin urmare există un posibil risc de confuzie. Din punct de vedere fonetic elementul verbal Autobild este identic putând crea un evident risc de confuzie şi/sau asociere pentru public.

În raport de disp. art. 6 lit. e care prevăd că o marcă este refuzată la înregistrare dacă este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii diferite de cele pentru care o marcă este înregistrată, iar această folosire creează riscul producerii de daune titularului mărcii înregistrate, Comisia Constată că opoziţia invocată prezintă marca oponentului ca fiind notorie şi nu există posibilitatea evidenţierii unei legături între cele două mărci în sensul de a prejudicia sau avea beneficii de pe urma notorietăţii mărcilor opuse.

Cu toate acestea Comisia reţine că dacă aparent produsele mărcii examinate sunt diferite de ale mărcilor opuse se poate ca notorietatea acestora să fie transferată către marca Autobild nr. 97196 şi să aducă prejudicii oponentului, astfel că sunt aplicabile disp. art. 6 lit. e din Legea 84/1998, opoziţia fiind admisă. Pe cale de consecinţă s-a dispus respingerea înregistrării mărcii Autobild cu element figurativ nr. 97196.

Împotriva acestei decizii a formulat contestaţie SC A SRL reprezentată prin administrator  prin care a solicitat admiterea contestaţiei, modificarea deciziei 3204/11.08.2009 în sensul respingerii opoziţiei şi admiterii înregistrării mărcii Autobild cu nr. de depozit M 200807124 pentru clasa 12 clasificare Nice – valabilă la nivel european şi eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii mai sus precizate.

În contestaţia formulată se invocă că SC A S AG nu a prezentat nici un document justificativ cu care să demonstreze baza legală a opoziţiei; nu a depus la dosarul cauzei cererea adresată OSIM anterioară cererii contestatoarei pentru depozit, pentru înregistrarea mărcii Autobild clasa 12 Nice.

SC A S nu prezintă comisiei de examinare certificat de înregistrare a mărcii pe teritoriul României. SC A  SRL a fost înfiinţată în România începând cu 07.04.2006, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea 26/1990 şi deţine domeniul de internet Autobild.ro pe care îl foloseşte din 29.05.2006, anterior intrării României în UE la 01.01.2007.

SC A S  a achiziţionat domeniul Autobild.ro în noiembrie 2008.

Marca Autobild nu este de notorietate deoarece nu se află în lista de mărci notorii a lumii şi putea să-şi înregistreze marca pe teritoriul României anterior cererii de înregistrare depuse de contestatoare.

Contestatoarea a fost acreditată de Consiliul German de Acreditare DAR/TGA cu TUV CERT EN ISO 9001:2000 care i-a conferit o seria de beneficii care contribuie la fidelizarea angajaţilor, la prestanţa şi credibilitatea partenerilor de afaceri. Contestatoarea este lider astfel pe piaţa din Germania, Asia şi printre jucătorii mari pe piaţa mondială. Aceasta deţine Hotărârea 20952/30.04.2009 prin care i s-a admis la înregistrare cererea referitoare la depozitul reglementare F 2008 0342 cu titlul grafică publicitară, iar desenul ce a format obiectul cererii este nou şi are caracter individual faţă de desene şi modele existente în fondul documentar din cadrul OSIM – Serviciul desene şi modele fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea 129/1999, drept pentru care desenul ce poartă denumirea Autobild cu culori revendicate alb, roşu, albastru, negru a fost admis la înregistrare.

Se mai susţine că SC A S  AG nu deţine în ţările în care susţine că are marca înregistrată, de fapt în nici una din ţările europene, clasa 12 clasificare Nice (Vehicule, aparate de locomoţie terestră, aeriană şi navală), în timp ce contestatoarea comercializează autovehicule şi piese de schimb pentru acestea din aprilie 2006. Oponenta nu are filială sau sucursală pe teritoriul României şi nu a transmis drepturile asupra mărcilor pe teritoriul României prin cesiune sau licenţă.

Prin Hotărârea 109 din 06.05.2010 Comisia de Reexaminare din Cadrul OSIM a respins contestaţia formulată, reţinând că la data de 12.08.2008 s-a depus spre înregistrare de către SC A SRL pe cale naţională marca individuală combinată Autobild pentru produse din clasa 12. la 27.08.2008, constatându-se îndeplinite condiţiile minime de constituire a depozitului naţional reglementar a fost înscrisă cererea de înregistrare marcă în Registrul Mărcilor sub nr. de depozit 200807124, iar la data de 27.01.2009 a fost emisă Decizia nr. 5377 de admitere la înregistrarea mărcii pentru produsele din clasa 12, marca primind număr de înregistrare 97196.

La 09.03.2009 s-a formulat opoziţie de către SC A S  AG invocându-se ca drepturi anterioare mărci comunitare Autobild şi o marcă internaţională cu nr. 811245 care beneficiază de protecţie pe teritoriul României din 11.04.2003 pentru produse şi servicii din clasele 9, 16 , 28, 35, 38, 41, 42, 45.

Cui privire la similaritatea mărcilor s-a constatat că acestea sunt similare din punct de vedere vizual şi fonetic şi conceptual mărcile sunt fanteziste pentru publicul român. Mărcile Autobild sunt notorii în România de la data depozitului mărcii solicitantului aşa cum corect a reţinut şi CO, pe baza documentelor depuse de firma oponentă. Prin folosirea nejustificată a mărcii solicitantului s-ar putea profita de caracterul distinctiv, sau de renumele mărcii notorii, ori această folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii.

Publicul relevant poate reţine o legătură între solicitant şi titularul mărcii anterioare. Astfel cunoscând şi apreciind revista Autobild poate fi tentat să achiziţioneze produse comercializate de SC A SRL şi în condiţiile în care nu va fi mulţumit de serviciile sau produsele solicitantului, în mod direct vor exista repercusiuni asupra imaginii create de revista Autobild. Publicul relevant este acelaşi pentru ambele mărci.

Cu privire la aplicabilitatea art. 6 lit. e din Legea 94/1998 Comisia constată că în susţinerea notorietăţii atât în procedura de opoziţie cât şi cea de contestaţie intimatul a adus dovezi (publicaţii din diferite ţări aflate în spaţiul comunitar şi extra-comunitar, lisata ţărilor în care apare revista Autobild, articole apărute în pagina Web, reclame, comunicate de presă şi extrase de internet privind larga cunoaştere a mărcilor şi a produselor Autobild, extrase internet din domeniul www. Autobild.de., reviste Autobild publicate şi în România între anii 2006-2008). Comisia reţine că intimatul oponent a dovedit notorietatea mărcilor Autobild pentru publicaţii şi reviste în domeniul autovehiculelor.

Referitor la analiza produselor Comisia Constată că în raport de prevederile art. 6 lit. 2 din Legea 84/1998 mărcile anterioare sunt înregistrare pentru produse, servicii din clasele 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42,45, în timp ce marca în cauză a fost admisă la înregistrare pentru produsele din clasa 12. aceste produse sunt legate de produse protejate în clasa 16 în special reviste şi alte publicaţii dedicate autovehiculelor (în particular periodicals; newpapers and books, bookbinding, material) precum şi servicii din clasele 35 şi 36 destinate domeniului autovehiculelor. Conform probelor depuse mărcile opuse sunt larg cunoscute pentru publicaţii în domeniul autoturismelor, elementul verbal fiind chiar sugestiv pentru cunoscătorii limbii germane „tablou (vitrină) auto”.

Comisia a constatat că marca în cauză nu este înregistrată pentru produse din clasa 16 care cuprinde produse de imprimerie, cataloage, jurnale, materiale fotografice şi prospecte. Practica întâlnită în rândul producătorilor de autoturisme, piese şi accesorii auto este de a-şi promova produsele în mass-media de gen, respectiv prin intermediul revistelor auto, principalele reţele de promovare şi testare a modelelor de autoturisme, fiind evidentă legătura produselor/serviciilor protejate de mărcile în coliziune şi faptul că solicitantul contestator doreşte să profite de caracterul distinctiv şi de renumele mărcii notorii. Ar putea ca notorietatea mărcii Autobild să fie transferată către marca Autobild M 2008 07124 iar publicul relevant să reţină o legătură între solicitant şi titularul mărcilor  anterioare, existând posibilitatea evidenţierii unei legături între mărci în senul de a prejudicia sau avea beneficii de pe urma notorietăţii mărcilor opuse.

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel SC A  SRL reprezentată prin administrator prin care se invocă nelegalitatea şi  netemeinicia soluţiei pronunţate de Comisia de Reexaminare Mărci.

În motivarea apelului se arată că SC A S  AG nu a dovedit notorietea mărcii Autobild, aspect care se impunea a fi stabilit de o firmă specializată în astfel de cercetări; nu se află în lista de mărci notorii a lumii şi nu are deschise sucursale sau filiale în România; nu a transmis prin cesiune sau licentă protecţia mărcilor conform art. 39 şi urm. din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, în special pentru clasa 12 Nice în nici o ţară a UE; nu a înregistrat marca în România anterior cererii de înregistrare formulată de apelantă, nu a achiziţionat domeniul de internet .ro şi nu s-a înscris la ONRC.

Apelanta deţine domeniul de internet Autobild.ro din 29.05.2006, iar România a intrat în UE în 2007, iar pentru România domeniul de internet „.eu” nu putea fi accesat şi nici achiziţionat. Autobild SRL a fost înfiinţat pe teritoriul României la începutul anului 2006 şi a comercializat maşini şi piese auto fără să ţintească acelaşi public cu intimata. Intimata a intrat pe piaţa românească fără acordul apelantei cu încălcarea dispoziţiilor legii 84/1998, nefiind înscrisă ca marcă pe teritoriul României şi neprotejată. Apelanta este titulara certificatului de înregistrate, a desenului/modelului nr. 018629/30.04.2009 pentru depozitul f2008 0342 drept pentru care desenul autobild cu culori revendicare, alb, roşu, albastru, negru a fost admis la înregistrare. Firma intimată nu a făcut opoziţie la acest desen, aceasta fiind cea care încalcă dreptul de folosire exclusivă a desenului de către apelantă.

Firma intimată nu a depus certificat de înregistrare a mărcii la OSIM pentru clasa 12 Nice şi nu a făcut dovada notorietăţii mărcilor sale în România, la momentul la care apelanta a solicitat înregistrarea mărcii la OSIM. Simpla depunere a unor coperte de revistă Autobild publicate în diverse ţări între care şi România între 2006 şi 2008 nu face dovada notorietăţii în România a mărcii Autobild la momentul la care SC A  SRL a înregistrat numele comercial şi numele de domeniu aşa cum este reglementat de art. 20 din Legea 84/1998. Nu a făcut dovada gradului de distinctivitate a mărcii notorii, a duratei şi a întinderii publicităţii acestei mărci în România, nu a arătat aria geografică de utilizare a mărcii notorii pe piaţa românească şi cărui segment de public i se adresează. Nu se poate reţine riscul de confuzie, având în vedere că grafiile în care sunt scrise cuvintele diferă, iar elementul grafie SC însoţeşte numele comercial şi nu se aplică pe produse sau servicii identice sau similare cu produsele intimatei, care arare cu totul alt obiect de activitate.

Comisia de Reexaminare a reţinut greşit că intimatul oponent SC A S  AG prin SC R SA este titularul mărcii anterioare pe teritoriul României.

Se solicită admiterea apelului, modificarea în tot a hotărârii atacate şi eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii mai sus precizate întrucât cererea înregistrării mărcii Autobild cu număr de depozit M 2008 07124 pentru clasa 12 clasificare Nice a fost admisă la 27.08.2008 conform specificaţiilor din Hotărârea nr. 109/06.05.2009 a CRM. Se specifică faptul că la 26.01.2009 a fost emisă decizia 5377 de admitere la înregistrarea mărcii Autobild pentru produsele din clada 12, marca primind nr. de înregistrare 27196.

La 25.01.2011 firma A S AG prin mandatar a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea apelului şi menţinerea Hotărârii 109/06.05.2010 ca legală şi temeinică. Se solicită pe cale de consecinţă respingerea de la înregistrare a mărcii naţionale Autobild cu nr. de depozit  M 2008 07124. Se susţine că în cauză sunt aplicabile disp. art. 6 lit. e din Legea 84/1998 întrucât mărcile intimatului sunt anterior înregistrare, mărcile în discuţie sunt similare, iar folosirea mărcii Autobild de către apelantă poate crea în percepţia publicului un risc de confuzie şi asociere, o legătură între apelantă şi titularul mărcii anterior înregistrate. Mărcile intimatei A S A  sunt notorii în România la data de depozit a mărcii apelantei; folosirea nejustificată a mărcii Autobild de  către apelantă, marcă de renume, ar putea profita necuvenit de caracterul distinctiv şi de renumele mărcii notorii. Totodată această folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii, folosirea fiind în detrimentul caracterului distinctiv şi a renumelui mărcii anterioare

Se invocă dispoziţiile art. 15 alin. 1 din Regulamentul aplicării Legii 84/1998 potrivit cărora un semn nu poate fi înregistrat ca marcă sau ca element al unei mărci dacă aduce atingere unui drept anterior protejat. Potrivit art. 4 alin. 2 lit. a, ii din Directiva 89/104/CE mărci anterioare reprezintă mărcile a căror dată de depunere este anterioară celei a cererii de marcă, ţinând seama, dacă este cazul de dreptul de prioritate invocat pentru susţinerea acestor mărci şi care aparţin categoriilor următoare: i mărcile comunitare, ii mărcile internaţionale.

La examinarea similarităţii mărcilor în discuţie trebuie avută în vedere aprecierea de ansamblu din punct de vere vizual, fonetic şi conceptual şi asupra impresia generală lăsată de mărci în raport de caracterul lor distinctiv şi elementele dominante. Se invocă hotărâri CEDO respectiv cauza C-251/95, IER 1997/54 (Puma/Sabel), cauza C-425/98, IER 2000/50 (Marca/Adidas), cauza Lloyd vs. Loint’s, IER 1999/48.

Din punct de vedere vizual şi fonetic mărcile sunt similare prin prezenta elementului verbal distinctiv comun Autobild; conceptual ambele mărci sunt percepute de publicul român necunoscător de limba germană ca  fiind fanteziste, aspect ce face posibilă evidenţierea similarităţii dintre acestea.

Se evidenţiază de asemenea complementaritatea produselor/serviciilor protejate de mărcile în discuţie: produse auto, reviste auto. Există risc de confuzie care include riscul de asociere în rândul publicului, motiv pentru are se impune respingerea de la înregistrare a mărcii.

Potrivit regulii art. 15 alin .1 din Regulamentul de aplicare Legii 84/1998 un semn nu poate înregistrat ca marcă sau element al unei mărci dacă aduce atingere unui drept anterior protejat. Intimata a făcut dovada întinderii folosirii mărcilor cu revistele de specialitate auto care se publică în toate ţările din UE şi care creează premisele constatării notorietăţii acestora. S-au depus articole care fac referire la nivelul ridicat de calitate şi acurateţe a revistei Autobild, precum şi cu referire la întinderea fenomenului Autobild în România ca şi majoritatea ţărilor din UE.  Folosirea nejustificată a mărcii Autobild de către apelantă ar putea profita necuvenit acesteia şi ar putea produce prejudicii titularul mărcii notorie. Publicul relevant este acelaşi pentru ambele mărci, întrucât produsele şi serviciile sunt complementare. Deţinătorii de autoturisme sau cei care intenţionează să-şi achiziţioneze un autoturism pot să obţină informaţiile necesare de la dealeri de autoturisme şi apelează la presa de specialitate cu o pondere importantă. Acest public confruntat cu nevoia de achiziţionare piese şi accesorii auto va apela cu încredere la o societate comercială ce foloseşte semnul Autobild, considerând o legătură între aceasta şi titularul mărcii folosite

.

Examinând actele şi lucrările dosarului, hotărârea atacată şi criticile ce i-au fost aduse prin prisma prevederilor legale incidente în materia suspusă controlului judiciar, Tribunalul reţine că A S AG este titulara mai multor mărci Autobild, o parte din acestea fiind comunitare pentru care se recunoaşte protecţie pe teritoriul României după 01.01.2007 şi o marcă internaţională înregistrată sub nr. 8811245 cu dată de depozit 11.04.2003, înregistrată conform condiţiilor impuse de Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, încheiat la 14.04.1891, revizuit ulterior şi ratificat de România în forma revizuite la Stockholm prin Decretul 1176/1968. Acest aranjament a reglementat constituirea unui depozit internaţional al mărcilor care să confere protecţie mărcilor peste graniţele naţionale, pornind de la prima înregistrare în una din ţările membre. Înregistrarea internaţională se face la Biroul Internaţional al OMPI şi produce efectele unui depozit internaţional. Marca înregistrată internaţional are regimul juridic al mărcii naţionale în condiţiile în care România este ţară desemnată conform Aranjamentului de la Madrid. Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid încheiat în 1989 a fost ratificat de România prin Legea 5/1998. în aceste condiţii nu pot fi reţinute criticile apelantei referitoare la faptul că marca Autobild nu se află în lista de mărci notorii a lumii, pentru că astfel de listă nu există, că marca Autobild nu a fost înregistrată în România, nu există filiale sau sucursale, nu s-au încheiat contracte de licenţă sau cesiune pentru că nu se impunea.

Marca intimatei este o marcă combinată cu element figurativ având revendicate culorile roşu şi alb şi protejată pentru clasele de produse şi servicii 9, 16, 35, 38, 41 ,42.

Apelanta SC A  SRL a solicitat înregistrarea mărcii individuale combinate Autobild la 12.08.2008 pe cale naţională pentru produse din clasa 12, vehicule, aparate de locomoţie, terestre, aeriene şi navale. SC A SRL şi-a înregistrat numele comercial la 07.04.2006 pentru o gamă de produse şi servicii conform clasificării CAEN. Astfel obiectul principal de activitate al apelantei a fost declarat comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule, iar ca activităţi secundare au fost declarate comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare sub 3,5 tone, comerţ cu alte autovehicule, activitatea de editare a revistelor şi periodicelor, a ziarelor, activităţi ale agenţiilor de publicitate, comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule. Aşadar apelanta are posibilitatea de a efectua activităţi de editare reviste şi periodice conform obiectului său de activitate sub marca Autobild. Numele comercial Autobild este folosit astfel în legătură cu serviciile prestate şi este perceput de consumatori nu numai ca nume comercial al pârâtei, dar şi ca modalitate de identificare a produselor oferite.

În raport de această situaţia Tribunalul reţine că mărcile celor două părţi în litigiu sunt similare din punct de vedere vizual şi fonetic.

Intimata este titulara mai multor mărci înregistrate Autobild ce protejează printre altele şi servicii de publicitate şi este perceput de consumatori nu numai ca nume comercial al pârâtei, dar şi ca modalitate de identificare a produselor oferite.

În raport de această situaţia Tribunalul reţine că mărcile celor două părţi în litigiu sunt similare din punct de vedere vizual şi fonetic.

Intimata este titulara mai multor mărci înregistrate Autobild ce protejează printre altele şi servicii de publicitate conform clasei 35 a clasificării de la Nisa fiind incluse şi servicii de publicitate şi gestiune a afacerilor comerciale prin mijloace informatica, servicii de publicitate prin internet, servicii de comandă online a bunurilor prin mijloace electronice sau în formă computerizată, servicii de acceptare şi livrare a comenzilor. Rezultă cu evidenţă că folosirea mărcii Autobild de către apelantă pentru servicii şi produse similare cu cele protejate de mărcile intimatei este de natură să aducă atingere drepturilor exclusive ale intimatei şi pe cale de consecinţă să creeze prejudicii.

Prin folosirea mărcii solicitantului, apelanta ar putea beneficia de caracterul distinctiv şi de renumele mărcii intimatei. Dată fiind similaritatea dintre semne şi complementaritatea produselor, publicul relevant poate realiza o conexiune între cele două mărci. Producătorii de autoturisme, piese şi accesorii auto îşi promovează în general produsele în mass-media de gen, respectiv în reviste auto specializate în promovarea şi testarea modelelor de autoturisme, astfel că publicul relevant pentru achiziţionarea unui autoturism se documentează anterior din revistele de specialitate.

Pe fondul similarităţii semnelor în conflict există riscul de confuzie şi asociere, publicul relevant fiind acelaşi pentru ambele mărci şi pe cale de consecinţă există şi riscul unor prejudicii pentru titularul mărcii internaţionale dacă se ţine seama de cheltuielile de marketing şi publicitate efectuate. Acestea vor profita şi apelantei, care folosindu-se în activitatea comercială curentă de un semn similar unei mărci internaţionale, devenită notorie va induce în eroare publicul consumator şi va avea beneficii de pe urma investiţiilor titularului mărcii notorii. Există riscul ca publicul relevant, consumator avizat să nu fie mulţumit de serviciile sau produsele solicitantului cu repercusiuni negative asupra imaginii create de revista Autobild.

Curtea de Apel Bucureşti Secţia a IX a Civilă pentru Cauze privind Proprietatea Intelectuală prin decizia 207A/28.09.2010 pronunţată în dosarul 599/3/2009 a admis acţiunea formulată de A  S  AG constatând încălcarea drepturilor de folosinţă exclusivă ale acesteia ca titular al mărcilor Autobild prin folosirea de către SC A  SRL a numelui comercial şi a numelui de domeniu www.Aubobild.ro.

Prin această hotărâre Curtea de Apel Bucureşti Secţia a IX a Civilă pentru Cauze privind Proprietatea Intelectuală a obligat pârâta să-şi schimbe numele comercial într-o denumire care să nu mai includă sub nici o formă mărcile Autobild. De asemenea pârâtei i s-a interzis şi folosirea numelui de domeniu www.Aubobild.ro.

Funcţiile mărcii notorii au un caracter mai pronunţat, fapt ce a determinat instituirea unei protecţii speciale ce depăşeşte limitele principiilor care guvernează sistemul de protecţie a mărcii obişnuite.

Marca notorie distinge cu mai multă putere în mintea consumatorului mediu produsele şi serviciile sub aspectul provenienţei lor. Funcţia economică socială de garanţie a calităţii produselor şi serviciilor are de asemenea un caracter pronunţat în cazul mărcii notorii.

Calitatea produselor sau serviciilor oferite pe piaţă de către un comerciant sub o anumită marcă constituite de regulă unul dintre factorii importanţi care determină atragerea clientelei şi implicit dobândirea caracterului de marcă notorie.

Odată marca devenită cunoscută în percepţia consumatorului potenţial vizat  operează prezumţia de calitate.

Funcţia de reclamantă a mărcii notorii poate deveni una primordială.

Legea specială reglementează expres protecţia mărcii notorii atunci când se cere înregistrarea ca marcă a unui semn identic sau similar.

Marca notorie este definită de art. 3 lit. c din Legea 84/1998 priind mărcile şi indicaţiile geografice ca fiind marca larg cunoscută în România la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii de către segmentul de public vizat de produsele sau serviciile la se referă marca. Marca notorie este protejată în România independent de vreo înregistrare sau utilizare potrivit art. 3 lit. c din Legea 84/1998 în spiritul reglementărilor impuse de Convenţia de la Paris spre deosebire de art. 16 pct. 2 şi 3 din Acordul Trips care condiţionează protecţia mărcii notorii de înregistrarea acesteia.

Art. 35 alin. 2 din lege protejează marca înregistrată precum şi marca notorie în caz de conflict un semn  distinctiv, identic sau similar.

Potrivit art. 6 lit. e din Legea 84/1998 o marcă poate fi refuzată la înregistrare dacă este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii diferite de cele la care se referă marca a cărei înregistrare este cerută şi dacă prin folosirea nejustificată a acesteia din urmă s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii, ori această folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii.

În susţinerea notorietăţii mărcii intimatei, dincolo de probele reţinute de Comisia reexaminare mărci (publicaţii din diferite ţări aflate în spaţiul comunitar şi extra-comunitar, lista ţărilor în care apare revista, articole în paginile web, reclamante comunicate de presă) trebuie avute în vedere posibilităţile cetăţenilor români de a se deplasa în spaţiul comunitar, de a obţine permise de şedere şi de a în cheia contracte de muncă, de a veni în contract cu mărci notorii şi de renume, pentru ca odată întorşi în ţară să poată distinge produsele şi serviciile în raport de notorietatea mărcilor devenite astfel curente şi în România.

Motivarea privind protecţia mărcii notorii neînregistrate în speţă devine superfluă în raport de faptul că marca aflată în litigiu este în primul rând o marcă înregistrată internaţional, deci o marcă de renume, România fiind ţară desemnată conform Aranjamentului de la Madrid este pe deplin aplicabil art. 35 alin. 2 lit. c din Legea 84/1998 potrivit căruia titularul mărcii poate cere instanţei de judecată competente să interzică terţilor să folosească în activitatea lor comercială fără consimţământul titularului (…) un semn identic sau asemănător cu marca pentru produse sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi dacă din folosirea semnului fără motive întemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.

În raport de aceste considerente Tribunalul a respins apelul ca nefondat.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta S.C. A  S.R.L., invocând art.299 şi următoarele coroborat cu art.303 şi urm. C.pr.civ. şi

arătând următoarele motive de recurs:

1.In temeiul art.304 pct. 6. să se modifice hotărârea atacată întrucât instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut, ori ceea ce nu s-a cerut. In acest sens instanţa greşit a considerat că poate aprecia notorietatea numelui Autobild la nivel naţional fără a admite efectuarea expertizei.

2.In temeiul art.304 pct.7 C.pr.civ. să se modifice hotărârea atacată întrucât instanţa a dat o hotărâre care cuprinde motive contradictorii şi străine de natura pricinii.

3.In temeiul art.304 pct.8 C.pr.civ. să se modifice hotărârea atacată întrucât instanţa a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii, a schimbat natura, înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia atât dispoziţiile legale în materie de marcă cât şi dispoziţiile civile privind buna credinţă, dispoziţiile privind domeniile de internet .ro, dispoziţiile privind desenele, dispoziţiile legale în materie de drept comercial.

4.In temeiul art.304 pct.9 C.pr.civ. să se modifice hotărârea atacată întrucât hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal şi/ori a fost dată cu încălcarea şi/sau aplicarea greşită a legii, pentru motivele precizate mai sus.

Astfel, instanţa greşit a reţinut că există posibilitatea evidenţierii unei legături între cele două mărci în sensul de a prejudicia sau a avea beneficii de pe urma notorietăţii mărcilor opuse, cu atât mai mult cu cât Comisia a constatat contrariul.

Greşit s-a reţinut cum că SC A S  AG a achiziţionat domeniul de internet Autobild.ro în noiembrie 2008 întrucât conform înscrisurilor de la dosar apelanta deţine domeniul de internet Autobild.ro;

Greşit s-a reţinut de către instanţa de apel cum că SC A S AG ar fi depus la dosarul cauzei dovezi privind larga cunoaştere a mărcilor şi produselor Autobild constând în reviste Autobild publicate în România între anii 2006-2008. Or, intimata oponentă a început să publice în România reviste în domeniul autovehiculelor după Decembrie 2008  folosindu-se abuziv de acest lucru pentru a-şi dovedi aşa zisa notorietate la nivel naţional. Faţă de acest aspect SC A S AG ar fi trebuit să-şi demonstreze notorietatea pe teritoriul României, în speţă pentru publicul ţintă din România pentru perioada 2006-2008, ceea ce nu a făcut-o. Facem precizarea că publicul ţintă din perioada 2006-2008 diferă pentru noi şi pentru intimata oponentă, aceasta din urmă nefiind notorie la nivel naţional (în România).

Instanţa părtinitor a reţinut cum că SC A  S AG are marca internaţională cu numărul 811245 care beneficiază de protecţie pe teritoriul României din 11.04.2003 pentru produce şi servicii din clasele 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42, 45 fără a specifica/reţine că respectiva societate nu beneficiază de protecţie pe teritoriul României pentru produsele şi serviciile din clasa 12 Nice.

Instanţa gresia a reţinut cum că intimata ar fi făcut „dovada întinderii folosirii mărcilor cu revistele de specialitate auto care se publică în toate ţările din UE şi care creează premisele constatării notorietăţii acestora”. Or, intimata nu are publicaţii/reviste de specialitate auto în toate ţările din UE, iar depunerea de către aceasta de coperţi de reviste care provin din câteva ţări din UE demonstrează clar că aceasta nu are o marcă notorie pe tot cuprinsul Uniunii Europene. Pe cale de consecinţă instanţa greşit a reţinut cum că noi am fi cei care am încălcat dispoziţiile art. 15 alin 1 din Regulamentul de aplicare a Legii 84/1998, cu atât mai mult cu cât ni s-a admis la publicare în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a mărcii AUTOBILD pentru clasa 12 NICE.

Totodată instanţa părtinitor a reţinut cum că SC A S AG are pe rolul instanţelor de judecată cereri de chemare în judecată împotriva noastră fără ca instanţa să reţină că noi ne-am îndreptat cu acţiuni şi căi de atac împotriva acesteia. Aşa încât instanţa greşit a reţinut cum că noi suntem cei care avem litigii şi nu SC A S AG.

De asemenea instanţa părtinitor a reţinut în favoarea lui SC A S  AG cum că „publicul relevant poate realiza o conexiune între cele două mărci. Producătorii de autoturisme, piese şi accesorii auto îşi promovează în generează produce în mass media de gen respectiv în reviste auto de specialitate în promovarea şi testarea modelelor de autoturisme, astfel că publicul relevant pentru achiziţionarea unui autoturism se documentează anterior din revistele de specialitate „. Susţinem aceasta întrucât publicul ţintă vizat de SC A S  AG este diferit de către publicul ţintă al nostru cu atât mai mult cu cât oponenta a intrat pe piaţa românească după 2009  publicând abuziv, netemeinic şi nelegal o revistă cu numele nostru pentru a-şi obţine aşa zisa notorietate la nivel de România.

Instanţa tot în favoarea lui SC A S  AG şi în defavoarea noastră a reţinut Decizia 207 A din 28.09.2010 pronunţată în dosarul nr. 599/3/2009 a Curţii de Apel Bucureşti Secţia a IX-A Civilă pentru Cauze privind Proprietatea Intelectuală fară a reţine şi Sentinţa dată de Tribunalul Bucureşti în aceeaşi cauză, în care instanţa de fond a motivat temeinic şi legal faptul că SC A  S AG nu a făcut dovada notorietăţii la nivel naţional.

Instanţa legal a reţinut şi a definit dispoziţiile art. 3 lit. c) din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi art. 16 pct. 2 şi 3 din Acordul Trips dar nu a reţinut cum că noi am fost înregistraţi la OSIM anterior lui SC A  S  AG şi că noi suntem cei care avem un drept de proprietate anterior asupra mărcii AUTOBILD pentru clasa 12 NICE. Pe cale de consecinţă noi suntem cei protejaţi de lege şi nu, cum greşit s-a reţinut, SC A S AG.

Pentru toate aceste motive solicităm în temeiul art.312 din C.pr.civ. să ne admiteţi recursul şi să modificaţi în tot Decizia civilă nr.462 A pronunţată de Tribunalul Bucureşti secţia a V-a civilă în şedinţa publică la 05.05.2011 şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

În drept , art.299 şi următoarele C.pr.civ, art.303 C.pr.civ. art.304 punctele 6, 7, 8 şi 9 C.pr.civ., art.312 C.pr.civ, art. 313 C.pr.civ, dispoziţiile Legii 84/1998 publicată în M.O. 161/23.04.1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, art.1899 Cod civil care instituie prezumţia legală a bunei credinţe, art.274 pct.2 şi 3 C.pr.civ art.276 şi art.277  pentru respingerea I cheltuielilor de judecată sau în subsidiar micşorarea acestora întrucât sunt nejustificat de mari şi nedovedite, dispoziţiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, Legea nr.451/2004 privind marca temporală.

Intimata a depus intâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat. A invocat si excepţia nulităţii recursului pentru lipsa unor motive de recurs.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea a  respins recursul ca  nefondat  pentru  considerentele următoare: 

În mod nefondat invocă recurenta art. 304 pct. 6 C.proc.civ. susţinând că instanţa de apel ar fi acordat mai mult decât s-a cerut ori ceea ce nu s-a cerut, prin faptul că nu a efectuat in cauză o expertiză cu privire la notorietatea mărcilor intimatei. Or, ceea ce s-a cerut, respectiv ceea ce nu s-a cerut , la care se referă textul art. 304 pct. 6 C.proc.civ., vizează obiectul cererii de chemare în judecată(acţiunii), nu vreo probă cu expertiza, iar vreo utilitate a vreunei expertize nici nu se regăsea în cauză în condiţiile art. 167 C.proc.civ. Susţinerile recurentei că instanţa de apel n-ar fi putut reţine legal notorietatea fără vreo expertiză se vor analiza sub incidenţa art. 304 pct. 9 C.proc.civ.de asemenea invocat de recurentă.

Susţinerile recurentei cu privire la art.304 pct.8 C.pr.civ. în sensul că instanţa ar fi interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii sau schimbat natura, înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia , se referă în dezvoltarea lor la  dispoziţiile legale de drept material, or analiza încălcării dispoziţiilor legale intră sub incidenta art. 304 pct. 9 C.proc.civ., în măsura în care s-ar invoca dispoziţiile legale încălcate care privesc în concret litigiul, nu dispoziţii generice, fără indicarea concretă a celor in litigiul dezlegat de instanţa de apel. Recurenta nu a indicat nici care ar fi actul juridic dedus judecăţii care să fi fost interpretat gresit de instanţa de apel. Deci nu se poate reţine nici incidenţa art.304 pct.8 C.pr.civ.

Se va respinge, însă, excepţia nulităţii recursului invocată de intimată, urmând în continuare să se analizeze temeinicia sau netemeinicia motivelor de recurs pe baza art. 304 pct. 7 si art. 304 pct.9 C.proc.civ., invocate de recurentă, care susţine că instanţa de apel nu ar fi motivat complet decizia pronunţată, că aceasta conţine motive contradictorii şi că instanţa de apel s-ar fi pronunţat fără temei legal.

Sub aspectul art. 304 pct. 7 C.proc.civ., recurenta susţine neîntemeiat că instanţa de apel nu a motivat soluţia. Motivarea hotărârii judecătoresti trebuie să arate conform art. 261 C.proc.civ. motivele de fapt si cele de drept care au format convingerea instanţei si cele pentru care a înlăturat susţinerile părţilor. Dar prin motivele arătate nu înseamnă că instanţa trebuie să răspundă fiecărui argument care se subsumeaza motivului, atât timp cât arată în considerentele sale motivele de adoptare a soluţiei care sunt în acelaşi timp aceleaşi care înlătură apărarea părţii care nu este de acord cu soluţia dispusă.

Aşadar, recurenta susţine neîntemeiat că, arătând situaţia mărcilor intimatei reclamante dezlegată de decizia rămasă irevocabilă nr. 207A/28.09.2010 a Curtii de Apel Bucuresti-Secţia a IX-a, instanţa de apel ar fi trebuit să arate şi soluţia Tribunalului din sentinţa care a fost schimbată prin acea decizie. Or, instanţa de apel nu avea de ce să arate soluţia Tribunalului din moment ce ea nu mai exista fiind schimbată definitiv de Curte. Numai dacă ar fi indicat alte hotărâri judecătoresti definitive care să vizeze aspectele apelului, recurenta s-ar fi putut plânge că pe acelea instanţa de apel nu le-ar fi reţinut nelegal, ceea ce nu s-a invocat.

Tot astfel, recurenta susţine neîntemeiat că instanţa de apel ar fi trebuit să reţină si că societatea intimată nu beneficiază de protecţie pe teritoriul României pentru produsele şi serviciile din clasa 12 Nice, ci pentru alte clase. Or, din moment ce instanţa de apel a reţinut notorietatea mărcilor reclamantei şi marca internaţionala a acesteia cu efecte anterioare în România, ca si similaritatea însemnelor părţilor de aşa manieră încât această similaritate creează confuzie  şi premisa unui beneficiu in favoarea recurentei din asocierea cu renumele mărcii Auto Bild a intimatei-reclamante, motivarea admiterii apelului înlătură argumentul părţii cu privire la clasa a 12-a, tocmai prin similaritatea şi efectele ei arătate de instanţa de apel.

Nici nu ar  putea instanţa de recurs să îşi însuşească susţineri de fapt ale recurentei, contrar dispoziţiilor art. 304 C.proc.civ., că SC A S  AG ar fi trebuit să-şi demonstreze notorietatea pe teritoriul României  pentru publicul ţintă din România pentru perioada 2006-2008, din moment  ce însăşi decizia anterioară pe bază de probe a stabilit că mărcile intimatei se bucură de notorietate si în plusa marca internationala anterioara este opozabilă de la inregistrare pe teritoriul României. Astfel, decizia nr. 207A/28.09.2010 depusă în copie la dosarul de recurs a dispus” Constată încălcarea drepturilor de folosinţă exclusivă ale reclamantei ca titular al mărcilor „AUTOBILD”; Constată că folosirea de către pârâta SC A SRL a numelui comercial şi a numelui de domeniu. www.autobild.ro încalcă dreptul menţionat mai sus; şi  menţionează:” reţine în cadrul elementelor faptice dovedite de apelanta-reclamantă că aceasta este titulara mai multor mărci ce cuprind denumirea „AUTO BILD”, o parte dintre ele mărci comunitare (pentru care poate pretinde protecţie pe teritoriul României numai ulterior datei de 01.01.2007), dar şi o marcă internaţională AUTO BILD nr.811245, cu dată de depozit 11.04.2003, înregistrată potrivit cu Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 14 aprilie 1891, având ca ţară desemnată România, marcă combinată cu element figurativ, culori revendicate roşu şi alb, protejată pentru clasele de produse şi servicii 9, 16, 35, 38, 41 şi 42 (filele 15-23 în dosarul primei instanţe).

În acelaşi timp pârâta SC A SRL se prevalează de înregistrarea numelui comercial Autobild, conform certificatului de înregistrare seria B nr.0850936, eliberat de Oficiul Naţional al registrului Comerţului la data de 12.04.2006 (fila 183 în dosarul primei instanţe).

De asemenea, potrivit răspunsului la interogatoriul administrat în faţa tribunalului (fila 216), din data de 29.05.2006 pârâta SC A  SRL foloseşte domeniul de internet www.autobild.ro.

(…)contrar susţinerilor intimatei-pârâte şi consideraţiilor primei instanţe, curtea reţine că la data înregistrării numelui comercial şi a achiziţionării domeniului de internet de către intimata-pârâtă, apelanta reclamantă beneficia pe teritoriul României de protecţia semnului AUTO BILD, în baza mărcii internaţionale mai sus amintită.

(…)ne găsim în situaţia în care denumirea folosită de pârâta intimată ca nume comercial este similară fonetic şi auditiv cu semnul protejat prin mărcile reclamantei, şi anume AUTOBILD, singura diferenţă constând în plan vizual în aceea că în marca reclamantei apelante denumirea este formată din două cuvinte AUTO BILD, iar denumirea comercială a intimatei pârâte este compusă dintr-un singur cuvânt, AUTOBILD.

Din punct de vedere conceptual, semnul în litigiu reprezintă o denumire fantezistă care cuprinde particula „auto”, ce semnifică o activitate legată de autovehicule, precum şi particula „bild”, care în limba germană (limba oficială din ţara de origine a societăţii apelante reclamante) are înţelesul de „imagine, ilustraţie, poză, figură”.

În răspunsul la interogatoriul administrat în apel intimata-pârâtă a oferit o explicaţie cu privire la înţelesul semnului în litigiu, în sensul că a dorit să se refere în denumirea sa comercială la construcţia de autovehicule, alăturând particulei „auto” particula „bild”, ce reprezintă transcrierea fonetică a cuvântului „build” (a construi în limba engleză), deoarece mulţi români nu cunosc limba engleză.

Cu toate acestea, curtea nu consideră că această construcţie a pârâtei intimate ar conferi denumirii sale comerciale o semnificaţie distinctă, deoarece vorbitorii de limbă engleză ar cunoaşte cuvântul „build”, care nu este identic cu „bild”, iar cei care nu cunosc această limbă oricum nu ar distinge între „build” şi „bild” şi atunci denumirea ar purta numai înţelesul rezultat din utilizarea particulei „auto”, adică al unei activităţi legate de autovehicule.

În consecinţă, între semne există un grad ridicat de asemănare fonetică, vizuală şi conceptuală.

În privinţa produselor sau serviciilor pentru care marca reclamantei apelante este înregistrată, respectiv pentru care intimata pârâtă foloseşte numele comercial, curtea notează că activitatea comercială principală a pârâtei se desfăşoară în domeniul comerţului cu piese şi accesorii pentru autovehicule, între obiectele secundare de activitate ale societăţii găsindu-se şi comerţul cu autovehicule, întreţinerea şi repararea acestora, activităţi de editare a ziarelor, revistelor şi periodicelor şi tipărirea materialelor pentru publicitate.

În acelaşi timp, clasele de servicii pentru care mărcile reclamantei apelante sunt protejate – 9, 16, 35, 38, 41 şi 42 – (inclusiv marca internaţională amintită mai sus) includ, între altele, hârtie, carton si produse din aceste materiale, necuprinse in alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale colante) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse in alte clase); caracter tipografice, clişee, publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administraţie comercială; lucrări de birou; import-export, lanţ de magazine, telecomunicaţii, educaţie, divertisment, activităţi culturale şi sportive, etc.

În raport de cele arătate, curtea reţine complementaritatea între clasele de produse şi/sau servicii pentru care marca apelantei reclamante se bucură de protecţie şi obiectul de activitate al intimatei pârâte în privinţa activităţii de editare a ziarelor, revistelor şi periodicelor şi a tipăririi materialelor pentru publicitate, aceste activităţi găsindu-se şi în conţinutul claselor de servicii mai sus menţionate.

Numele comercial al intimatei pârâte nu este folosit numai pentru identificarea societăţii, ci şi în legătură cu serviciile prestate, astfel că serveşte şi la identificarea acestora.

În raport de aceste constatări, devine incident art.35 alin.2 lit.b din Legea nr. 84/1998, curtea constatând că gradul ridicat de asemănare dintre semnele în conflict este apt a produce în percepţia publicului un risc de confuzie incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul utilizat de pârâtă.

Astfel, un consumator mediu care cunoaşte marca apelantei-reclamante şi întâlneşte pe piaţa specifică domeniului autovehiculelor un serviciu sau un produs prestat sub semnul protejat AUTOBILD (respectiv AUTO BILD în cazul pârâtei), va crede că acest serviciu sau produs provine de la titularul mărcii, astfel că va asocia marca cu semnul în litigiu.

Astfel, un consumator mediu care cunoaşte marca apelantei-reclamante şi întâlneşte pe piaţa specifică domeniului autovehiculelor un serviciu sau un produs prestat sub semnul protejat AUTOBILD (respectiv AUTO BILD în cazul pârâtei), va crede că acest serviciu sau produs provine de la titularul mărcii, astfel că va asocia marca cu semnul în litigiu.

(…)din probatoriul administrat a rezultat că produsele şi serviciile purtând marca AUTOBILD sunt prezente pe piaţa automobilistică românească încă din anul 2005, anterior înregistrării denumirii comerciale a pârâtei intimate şi începerii utilizării site-ului de internet ce face obiectul cauzei.

Aceasta rezultă din înscrisurile depuse la dosar, în special extrasele de pe paginile de internet româneşti care menţionează, la nivelul anului 2005 şi ulterior, publicaţia germană Autobild în diverse articole de presă ce privesc automobilele – filele 89 şi următoarele din dosarul de apel, vol.I.

Totodată, conţinutul articolelor de presă depuse la dosar, dar şi al comentariilor publicului consumator relevă că publicaţia Autobild este cotată drept un etalon al evaluării automobilelor de către acesta şi de către presa de specialitate (filele 105 şi următoarele).

Nici un dubiu nu există, în opinia curţii, cu privire la renumele de care se bucura în România în perioada de referinţă marca Autobild pentru revista cu specific automobilistic cu acelaşi nume, astfel că, fără a justifica vreun motiv întemeiat, folosirea denumirii de Auto Bild de câtre intimata pârâtă pentru a desfăşura activitatea sa principală, de comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule, este de natură a profita de renumele mărcii şi de asemenea, este susceptibil a aduce un prejudiciu apelantei reclamante.

Apelanta-reclamantă poate, deci, să invoce cu succes şi teza reglementată de art.35 alin.2 lit.c din lege.

Mai mult decât a fi o marcă de renume, curtea constată că marca AUTOBILD este, în România, o marcă notorie.

Contrar susţinerilor intimatei pârâte (care s-a apărat împotriva notorietăţii în sensul că marca AUTOBILD nu se găseşte pe lista mărcilor notorii din lume, o asemenea listă neexistând însă), examinând criteriile stabilite de art.3 lit.c din Legea nr. 84/1998 şi de Regula 16 din Regulamentul de aplicare a legii mărcilor, aprobat prin HG nr.833/1998, curtea reţine că marca este larg cunoscută pe teritoriul României şi pentru segmentul de public căruia i se adresează produsele sau serviciile la care se referă marca.

Astfel, se au în vedere consumatorii potenţiali, respectiv cei interesaţi de publicaţiile de profil automobilistic, precum şi distribuirea revistei pe cale convenţională dar mai ales în formă electronică, după cum a rezultat din înscrisurile depuse la dosar de apelantă.

Curtea are în vedere că în înscrisurile menţionate, cuprinzând inclusiv comentarii electronice ale consumatorilor, revista Autobild se regăseşte cel mai frecvent în referinţele acestora, într-o proporţie covârşitoare, îndeplinind astfel exigenţele probatorii stabilite de dispoziţiile citate mai sus cu privire la dovedirea notorietăţii.

În aceste condiţii, mărcile reclamantei se bucură de protecţie deplină pe teritoriul României, curtea reţinând temeinicia cererii sale întemeiată pe dispoziţiile art.35 din Legea nr. 84/1998, fără a fi incidentă vreuna dintre situaţiile de excepţie reglementate de art.38 din aceeaşi lege.

În privinţa condiţiei impusă de art.38 alineat final, la care s-a făcut referire mai sus, curtea reţine că, din domeniul de activitate al societăţii intimate, al vânzării de automobile şi piese auto, rezultă o prezumţie judecătorească de cunoaştere a existenţei mărcii apelantei, prezumţie care nu a fost răsturnată de mijloacele de probă administrate de intimată.

Or, în raport de această împrejurare, rezultă că folosirea semnului nu s-a realizat în conformitate cu practicile loiale.

(…)tribunalul nu a analizat în considerentele sentinţei apelate aspectele invocate de apelanta reclamantă referitoare la protecţia de care se bucură mărcile sale pe teritoriul României şi, implicit, a omis a examina şi drepturile izvorâte din această protecţie, reglementate expres de art.35 din lege, analizând exclusiv chestiunea notorietăţii mărcii (în privinţa căreia, într-adevăr, probatoriul a fost completat în mod adecvat doar în faza apelului.)

Chiar şi aşa fiind, reclamanta a invocat prin acţiunea sa un număr de mărci între care se găsea şi marca internaţională anterioară cu ţară desemnată România, menţionată mai sus, în raport de care notorietatea nu era relevantă, deoarece protecţia acesteia opera indiferent de chestiunea caracterului notoriu şi se impunea verificarea similarităţii sau identităţii semnului folosit de pârâtă cu marca şi a existenţei, dacă era cazul, a riscului de confuzie sau de asociere”.

Neîntemeiat susţine recurenta că instanţa de apel ar fi reţinut că intimata ar avea publicatii in toate ţările Uniunii Europene, când instanţa de apel a specificat că , dincolo de probele reţinute de Comisia de Reexaminare mărci din cadrul OSIM, a reţinut o serie de publicatii din diferite ţări aflate în spaţiul comunitar si extracomunitar, ca si posibilitatea cetăţenilor români de a se deplasa in spaţiul comunitar si a veni in contact  cu mărcile notorii si de renume ale intimatei.

Neîntemeiat invocă recurenta si contradictii ale considerentelor instanţei de apel cu privire la efectele similarităţii însemnelor părtilor in litigiu. Art. 304 pct. 7C.proc.civ., la ipoteza contradictorialităţii, are în vedere contradicţii în raţionamentul instanţei judecătoresti a cărei hotărâre se atacă, nu al vreunei contradictii intre motivarea acesteia si motivarea Comisiei de Reexaminare din cadrul OSIM la care se referă recurenta. Neregăsindu-se contradicţii în rationamentul instanţei de apel în respingerea apelului, recurenta se plânge nefondat împotriva acestuia şi nici nu indică vreun text de lege care să fi fost efectiv incălcat de instanţa de apel. Se plânge neîntemeiat că decizia instanţei de apel ar fi lipsită de temei legal, când instanţa a indicat cu claritate art. 6 din L. 84/1998 . Potrivit acestui text legal:” ART. 6- (1) În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative:

a) dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele şi serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;

b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepţia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

(2) În accepţiunea alin. (1), sunt mărci anterioare mărcile a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susţinerea acesteia şi care fac parte din următoarele categorii:

a) mărcile comunitare;

b) mărcile înregistrate în România;

c) mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaţionale şi având efect în România;

d) mărcile comunitare în privinţa cărora este invocată, în mod valabil, vechimea anterioară, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca comunitară, faţă de o marcă la care se referă lit. b) sau c), chiar dacă această din urmă marcă a încetat să mai existe sau a făcut obiectul unei renunţări;

e) cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a) - d), sub condiţia înregistrării ulterioare a mărcilor;

f) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorităţii invocate, sunt notorii în România, în sensul art. 6 bis al Convenţiei de la Paris.

(3) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă este identică sau similară în raport cu o marcă comunitară anterioară, în sensul prevederilor alin. (2), şi dacă a fost destinată să fie înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca comunitară anterioară este înregistrată, atunci când marca comunitară anterioară se bucură de un renume în Uniunea Europeană şi dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare anterioare.

(4) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă:

a) marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată în România, în sensul prevederilor alin. (2), şi dacă aceasta este destinată a fi înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată, când marca anterioară se bucură de un renume în România şi dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obţine un profit necuvenit din caracterul distinctiv şi renumele mărcii anterioare ori dacă folosirea ar fi în detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare;

b) drepturile decurgând dintr-o marcă neînregistrată sau dintr-un alt semn utilizat în activitatea comercială au fost dobândite înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii ulterioare ori, după caz, înainte de data priorităţii invocate prin cererea de înregistrare a mărcii ulterioare şi dacă acea marcă neînregistrată sau acel semn utilizat conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii ulterioare;

c) există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) lit. d), în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială;

d) marca este identică sau similară cu o marcă colectivă anterioară, conferind un drept care a expirat cu cel mult 3 ani înainte de data de depozit;

e) marca este identică sau similară cu o marcă de certificare anterioară, a cărei valabilitate a încetat cu cel mult 10 ani înainte de data de depozit;

f) marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse ori servicii identice sau similare, conferind un drept care a expirat din motiv de nereînnoire cu cel mult 2 ani înainte de data de depozit, cu condiţia ca titularul mărcii anterioare să îşi fi dat acordul la înregistrarea mărcii ulterioare ori să nu fi utilizat marca;

g) marca poate fi confundată cu o marcă utilizată în străinătate la data depozitului cererii şi care continuă să fie utilizată acolo, dacă cererea a fost făcută cu rea-credinţă de către solicitant.

(5) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare când înregistrarea este solicitată de către mandatarul sau reprezentantul titularului mărcii, în nume propriu şi fără consimţământul titularului mărcii, dacă mandatarul sau reprezentantul titularului nu face dovada că are dreptul de a solicita această înregistrare.

(6) O marcă nu este refuzată la înregistrare sau, după caz, înregistrarea nu este anulată atunci când titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior consimte la înregistrarea mărcii ulterioare.

(7) O marcă poate fi refuzată la înregistrare sau, după caz, susceptibilă a fi anulată în condiţiile prevăzute la art. 6 septies din Convenţia de la Paris”.

Aşadar, fie se formuleaza opoziţie în cadrul procedurilor de la OSIM privind înregistrarea unei mărci, ca în speţă,  unde intimata A  S  a invocat mărcile sale comunitare si marca sa internaţională anterioara  care beneficia de protectie anterioara pe teritoriul României, fie orice persoană interesată poate formula în baza art. 48 din legea nr. 84/1998, modificată, o acţiune în anularea respectivei mărci,  pentru motivele prevăzute art. 48, intervenind înregistrarea mărcii cu rea credinţă, fie pentru a obţine protecţia pentru a bloca activitatea în România a titularei mărcilor de renume, cunoscând , deci, anterior datei depozitului, aceste marci şi renumele lor, fie şi numai pentru a obţine efectul de a profita de renumele mărcii similare ca semn, rezultatul nu poate fi decât respingerea de la înregistrare a mărcii care poate crea, prin similaritate, confuzie , în dauna intereselor consumatorilor şi respectiv altui comerciant, în speţă intimata.

Domenii speta

Spete similare