Conflict între marcă şi nume de domeniu pe internet.

APEL.  Anulare înregistrare nume domeniu . Conflict între marcă şi nume de  domeniu pe  internet.

 Art. 36 alin. 2 lit. b şi c din Legea nr. 84/1998

Domeniu: proprietate intelectuală (134)

Semnul înregistrat ca  nume de domeniu  poate  intra în conflict cu drepturi de  proprietate intelectuală anterioară, cum ar fi dreptul la marcă.

Reclamanta este titulara unei mărci înregistrate internaţional conform Aranjamentului şi Protocolului de la Madrid, cu privire la care la  OSIM a notificat refuzul provizoriu de extindere a protecţiei acestei mărci pe teritoriul României, refuz întemeiat pe disp. art. 6 lit. c din Legea nr. 84/1998,  refuz ce  a rămas definitiv.

În condiţiile  în care  nu există o înregistrare valabilă a mărcii, cu protecţie pe teritoriul României, partea care solicită anularea numelui de domeniu  nu se poate prevala de disp. art. 36 alin. 2 lit. b  şi c din Legea nr. 84/1998, acţiunea  în anularea numelui de domeniu ce conţine  un semn identic sau asemănător cu marca fiind neîntemeiată.  ( Decizia civilă cu nr. 29 A/ 16.02.2012  CURTEA DE APEL BUCUREŞTI SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE )

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă sub nr. 31813/3/2009, la data de 30.07.2009, reclamanta G  W U W GMBH a solicitat în contradictoriu cu pârâţii S.C. B S.R.L. şi I N  C D  I , ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea înregistrării numelui de domeniu „geosolar-romania.ro” efectuata in numele paratei; transferul numelui de domeniu „geosolar-romania.ro” către reclamanta, in calitate de titulara a dreptului exclusiv de folosire a acestei denumiri şi obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că este titulara mărcii internaţionale „GEO-SOLAR” din anul 2007, având ca tara desemnata pentru protecţie si România. Marca este înregistrată pentru clasele 11, 37, 42, respectiv: aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare; (clasa 11); construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii; (clasa 37); servicii ştiinţifice si tehnologice, precum servicii de cercetare si de creaţie, referitoare la acestea, servicii de analiza si cercetare industriala; crearea si dezvoltarea calculatoarelor si a programelor de calculator (clasa 42).

Pârâta a efectuat înregistrarea numelui de domeniu www.geosolar-romania.ro având cunoştinţa de marca „geo-solar”, fără a justifica un interes real în efectuarea acestei înregistrări întrucât numele de domeniu nu este utilizat de către pârât la acest moment, redirecţionând accesul către o altă adresa web.

Demonstrând rea-credinţă, pârâta a refuzat soluţionarea pe cale amiabilă a situaţiei, ignorând notificarea reclamantei privind transferul numelui de domeniu către aceasta, având în vedere calitatea de titulară a mărcii internaţionale.

In drept, s-a arătat că încălcarea drepturilor de proprietate industrială aparţinând reclamantei, iar prin fapta pârâtei de a înregistra numele de domeniu „geosolar-romania.ro” a fost încălcat dreptul exclusiv al reclamantei asupra mărcii internaţionale nr. 973121 „GEO-SOLAR”, fiind astfel încălcate drepturi de proprietate industrială.

Potrivit dispoziţiilor art. 29 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile si indicaţiile geografice „înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului naţional reglementar al mărcii pentru o perioada de 10 ani”. In acest sens înregistrarea numelui de domeniu „geosolar-romania.ro” aduce atingere drepturilor reclamantei asupra mărcii „GEO-SOLAR”. Cu privire la similaritatea dintre marca reclamantei „GEO-SOLAR” şi numele de domeniu „geosolar-romania.ro” înregistrat de pârâtă - existenţa riscului de confuzie.

Potrivit dispoziţiilor art. 35 alin. 2 lit. c din Legea nr. 84/1998 privind mărcile si indicaţiile geografice i se conferă reclamantei, in calitate de titulara al mărcii „GEO-SOLAR” dreptul de a interzice paratei utilizarea numelui de domeniu „geosolar-romania.ro”.

Dispoziţiile mai sus menţionate prevăd ca „titularul mărcii poate sa solicite instanţei judecătoreşti să interzică terţilor sa folosească in activitatea lor comerciala, fără consimţământul titularului un semn identic sau asemănător cu marca pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urma a dobândit un renume în România şi dacă din folosirea semnului fără motive întemeiate, s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu”. Aceasta similaritate intre marca reclamantei si numele de domeniu înregistrat de către pârâtă, atrage în mod evident un risc de confuzie care nu poate fi înlăturat de indicaţia numelui de domeniu „.ro”. In acest sens, practica Oficiului de Stat pentru Invenţii si Mărci subliniază in mod constant faptul ca particula „.ro” este prin ea însăşi un element lipsit de caracter distinctiv, în temeiul Regulii 17(4) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998.

Pârâta nu justifică un drept sau un interes în înregistrarea numelui de domeniu „geosolar-romania.ro.”, urmărind în mod evident doar blocarea posibilităţii reclamantei de a îşi înregistra un nume de domeniu incluzând marca sa, ori în scopuri de concurenţă neloială. Astfel cum se poate observa, la momentul introducerii cererii de chemare în judecată acest nume de domeniu nu este utilizat în mod efectiv.

De asemenea, instanţa de judecată trebuie să aibă în vedere că potrivit dispoziţiilor art. 998-999 C.civ., prin înregistrarea numelui de domeniu cu rea-credinţă s-a realizat reclamantei în calitate de titulara a unor drepturi conferite de marca, un prejudiciu care nu poate fi reparat decât prin transferul numelui de domeniu de la pârâta către reclamanta. Astfel cum a fost reţinut de doctrina şi de practica judecătorească, dreptul de a deţine un nume de domeniu care să conţină o marca verbala este strâns legat de exerciţiul dreptului titularului mărcii de a dispune de marca al cărei titular este, inclusiv prin înregistrarea ca nume de domeniu.

In ceea ce priveşte prejudiciul cauzat titularului unei mărci prin înregistrarea unui nume de domeniu identic cu marca, instanţele judecătoreşti sunt constante în a reţine ca „prejudiciul astfel produs titularului mărcii, acesta constă în primul rând în imposibilitatea de a-şi înregistra propria marca drept nume de domeniu pe internet. Acest drept de opţiune este strâns legat de exerciţiul dreptului titularului mărcii de a dispune de marca al cărui titular este, inclusiv prin înregistrarea ca nume de domeniu de Internet - Decizia nr. 2279 din 13 martie 2007 a ICCJ - secţia civila si de proprietate intelectuală.

Având în vedere absenţa unui drept sau al unui interes în achiziţionarea numelui de domeniu „geosolar-romania.ro.” se poate considera ca alegerea făcuta de către pârâta nu are drept scop decât acela de a profita de renumele internaţional al mărcii „geo-solar”. De asemenea, astfel cum se poate observa, parata nu mai deţine niciun alt drept de proprietate industriala cu privire la aceasta denumire, întrucât chiar si numele comercial al acesteia este diferit de elementul „geosolar”.

In mod evident, prin înregistrarea cu rea-credinţă a numelui de domeniu „geosolar-romania.ro” de către pârâta, s-a adus un prejudiciu reclamantei în calitate de titulara a mărcii „GEO-SOLAR”.

In primul rând prejudiciul consta în privarea reclamantei din a achiziţiona un nume de domeniu care să indice activitatea desfăşurată în România, respectiv „ro.” şi care sa conţină marca sa – „geo-solar”, ca element de identificare a serviciilor, respectiv produselor aduse la cunoştinţa publicului. Instanţa de judecata va avea in vedere ca înregistrarea numelui de domeniu are ca principal scop identificarea comerciantului utilizator. Astfel, instanţa urmează a constată că se creează un prejudiciu reclamantei având în vedere confuzia creată în rândul utilizatorilor, care sunt îndreptăţiţi să considere ca acest nume de domeniu aparţine reclamantei.

 Cu privire la înregistrarea numelui de domeniu a fost efectuata cu rea-credinţă, s-a arătat că la momentul rezervării unui nume de domeniu, solicitantul trebuie să dea dovada de buna-credinţă că şi la data constituirii unui depozit cu privire la o marcă. Dreptul asupra unui nume de domeniu interesează în aceeaşi categorie de drepturi - cele de proprietate industrială, astfel încât interpretarea normelor nu poate fi decât aceeaşi cu cea făcuta în privinţa mărcilor.

Pârâta deţinătoare a numelui de domeniu „geosolar-romania.ro”, cu minime diligenţe, putea să constate faptul că, la momentul achiziţionării numelui de domeniu, denumirea „GEO-SOLAR” era intens utilizată de către reclamanta la nivel internaţional. Scopul alegerii unui nume de domeniu care să conţină o marca de renume a fost acela de a profita de confuzia creată în rândul consumatorilor care ar fi îndreptăţiţi să creadă că domeniul de internet aparţine titularului mărcii, ceea ce este contrar unei practici comerciale cinstite. Alegerea unui nume de domeniu de internet ce include in denumirea sa marca reclamantei profita pârâtei, deoarece utilizatorii de internet/consumatorii interesaţi în obţinerea unor produse sau servicii comercializate sub o anumita marcă vor încerca să achiziţioneze sau să găsească informaţii despre produsele comercializate sub acea marca la o adresa de internet care se identifica cu marca.

Cu privire la înregistrarea numelui de domeniu „geosolar-romania.ro.,” aceasta constituie un act de concurenţă neloială. Dispoziţiilor art. 5 lit. a din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiala definesc „folosirea unei firme, invenţii, mărci, indicaţii geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natura sa producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant" ca fiind acte de concurenta neloiala”. De asemenea, este prevăzut in cadrul dispoziţiilor art. 6 din lege ca persoana care săvârşeşte un act de concurenta neloiala va fi obligata sa înceteze si sa înlăture actul respectiv.

In mod cert. parata urmăreşte efectuarea unor acte de concurenta neloiala întrucât potenţialii consumatori pot sa navigheze pe internet pentru a afla informaţii in legătura cu produsele si serviciile marcate, având ca punct de plecare marca verbala. Efectul de diminuare al clientei a fost reţinut de Curtea de Apel Bucureşti in decizia nr. 92/2006, rămasă irevocabilă, prin decizia civilă nr. 2279/2007 a ICCJ, respectiv „dificultăţile întâmpinate de către consumatorii potenţiali în găsirea site-ului ce priveşte produsele marcate poate constitui un factor de diminuare a clientelei comerciantului titular al mărcii, ce poate contribui, ca factor direct, la scăderea vânzărilor. Dificultăţile sunt determinate de faptul că la adresa electronică ce include ca radical marca verbala, consumatorul potenţial; nu va găsi site-ul reclamantei, ci site-ul apelantei-pârâte, fără nicio legătură cu produsele marcate, vizate de către consumatorul internaut”.

Prin promovarea unor produse concurente se realizează o fapta ilicita constând in publicitate înşelătoare, întrucât utilizatorul de internet care este in căutarea unor produse ori servicii comercializate sub o anumita marca va încerca automat să găsească respectivele produse şi servicii oferite de reclamanta sub marca „geo-solar”. Prin identificarea site-ului „geosolar-romania.ro” va fi indus in eroare de conţinutul acestui site de internet.

Astfel, la o simpla accesare a site-ului www.geosolar-romania.ro, se poate observa faptul ca la aceasta adresa este promovata de o societate care nu are nicio legătura cu marca „geo-solar”. Acest fapt ilicit al pârâtei intră sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă. Potrivit dispoziţiilor art. 3 prin publicitate înşelătoare se înţelege „publicitatea care, în orice mod, inclusiv prin modul de prezentare, induce sau poate induce în eroare persoanele cărora i se adresează ori care iau contact cu aceasta şi care, din cauza caracterului înşelător, poate afecta comportamentul economic al acestora sau care din acest motiv, prejudiciază ori poate prejudicia un concurent”. Prin achiziţionarea numelui de domeniu „geosolar-romania.ro”, pârâta se foloseşte de renumele mărcii „geo-solar” pentru a crea confuzie în rândul utilizatorilor, urmărind în mod evident redirecţionarea acestora către produse comercializate de societăţi concurente. Potrivit dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 158/2008 se prevede in mod expres ca „publicitatea înşelătoare este interzisa”. Consumatorul este îndreptăţit să considere ca site-ul „geosolar-romania.ro” aparţine reclamantei.

In drept, au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 84/1998 privind mărcile si indicaţiile geografice; Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, precum si pe dispoziţiile Codului de procedură civilă.

Pârâta S.C. B  S.R.L. a formulat la data de 10.09.2009, întâmpinare, în temeiul art. 115 si urm. C.proc.civ., prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantei ca inadmisibilă şi, în subsidiar, ca nefondată.

În motivare, pârâta a invocat pe cale de excepţie excepţia necompetentei teritoriale a Tribunalului Bucureşti, motivat de faptul că prin raportare la părţile implicate in litigiul pendinte, precum si la caracterul cererii introductive in instanţa, în cauza pendinte suntem in prezenta unei cereri de chemare in judecata îndreptata împotriva unui parat principal respectiv S.C. B  S.R.L. si un parat accesoriu, respectiv Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare in Informatica. Cu toate ca din simpla lecturare a cererii de chemare in judecata se poate observa ca pretenţiile si petitele reclamantei vizează exclusiv drepturi proprii ale paratei S.C. B  S.R.L., reclamanta a înţeles sa introducă acţiunea la instanţa competenta teritorial de la sediul paratei accesorii Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare in Informatica. Totodată este lesne de sesizat ca motivele invocate de reclamanta in susţinerea poziţiei sale procesuale sunt formulate împotriva „pârâtei” S.C. B S.R.L. si nu in contradictoriu cu ambii paraţi.

În drept, au fost invocate art. 9 C.proc.civ., şi dispoziţiile legale la care s-a făcut trimitere din Legea 84/1998 privind mărcile si indicaţiile geografice, Legea 158/2008 privind publicitatea înşelătoare si publicitatea comparativa, Legea 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale.

La data de 06.11.2009, pârâta S.C. B S.R.L. a depus la doar note scrise, prin care a invocat excepţia prematurităţii cererii de chemare în judecată şi a solicitat respingerea în întregime a acţiunii reclamantei ca inadmisibila, cu privire la toate capetele de cerere.

Prin încheierea de şedinţă din data de 22.12.2009, tribunalul a respins ca neîntemeiată excepţia prematurităţii cererii de chemare în judecată, reţinând că analizând dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora solicitantul cererii de înregistrare a mărcii poate cere să se interzică terţilor efectuarea actelor prevăzute de art. 35 alin. 2 numai după publicarea mărcii, rezultă că prin publicarea mărcii internaţionale „Geo-solar” având ca ţară desemnată şi România, este îndeplinită condiţia prevăzută de dispoziţiile legale privind interzicerea unor semne de natură să producă confuzie cu marca publicată.

Prin sentinţa civilă nr. 54 din 18.01.2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti -Secţia a IV a Civilă în dosar nr. 31813/3/2009, a fost admisă în parte cererea; s-a dispus anularea înregistrării numelui de domeniu „geosolar-romania.ro” înregistrare efectuată de către pârâta S.C. B  S.R.L.; a fost respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind obligarea pârâtei I N  C D  I ,  la transferul numelui de domeniu „geosolar-romania.ro” către reclamantă; a fost obligată pârâta S.C. B  S.R.L. la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată, respectiv echivalentul în lei la data plăţii al sumei de 2500 Euro, reprezentând onorariu de avocat şi 39 lei – taxă judiciară de timbru.

În motivarea sentinţei, s-au reţinut următoarele:

Înregistrarea numelui de domeniu „geosolar-romania.ro” de către pârâtă încalcă drepturile de proprietate industrială ale reclamantei, care derivă din dreptul asupra mărcii internaţionale, cu ţara desemnată pentru protecţie România, „GEO-SOLAR”, fiind incidente în cauză dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. b şi c din Legea nr. 84/1998.

Astfel, semnele în conflict sunt similare, termenii care compun marca verbală regăsindu-se, sub forma unui element unic, în compunerea numelui de domeniu, care include şi elementul „romania”. Acest din urmă element este însă lipsit de distinctivitate, astfel că nu poate înlătura confuzia cu marca al cărei titular este reclamanta.

Terţii sunt obligaţi să se abţină de la orice act care ar putea aduce atingere unui drept de proprietate industrială legal ocrotit, iar în speţă includerea mărcii reclamantei în numele domeniu de internet este de natură a crea confuzie în rândul consumatorilor vizaţi de produsele comercializate de reclamantă, fiind probabil ca ei să creadă că societatea care deţine numele de domeniu „geosolar-romania.ro” este una şi aceeaşi cu cea care îşi comercializează produsele sub marca „GEO-SOLAR”. Aceasta cu atât mai mult cu cât există o identitate parţială în ceea ce priveşte produsele/serviciile protejate de marca internaţională, înregistrată pentru clasele 11, 37 şi 42 şi obiectul de activitate al societăţii pârâte, titulara numelui de domeniu, obiect reprezentat de comercializarea pompelor de căldură.

Reclamanta este titulară a mărcii internaţionale „GEO-SOLAR” nr. 973121 începând de la data de 29.03.2007, având ca ţară desemnată pentru protecţie şi România, fiind înregistrată pentru clasele 11, 37 şi 42. Prin probatoriul administrat, a fost dovedită administrarea efectivă a mărcii de către reclamantă pe teritoriul României, prin participarea la târguri internaţionale desfăşurate în România.

Societatea pârâtă S.C. B  S.R.L. îşi desfăşoară activitatea în acelaşi domeniu cu cel al reclamantei, comercializând pompe de căldură, panouri solare plane şi cu tuburi vidate, sisteme de încălzire pardoseală. Pârâta a efectuat înregistrarea numelui de domeniu în cauză la data de 08.11.2007, după înregistrarea mărcii internaţionale „GEO-SOLAR”, astfel încât, având în vedere că ambele societăţi au obiecte de activitate similare, precum şi produsele şi serviciile pentru care marca „GEO-SOLAR” se bucură de protecţie, se poate aprecia că pârâta avea cunoştinţă de existenţa mărcii menţionate. Ca urmare, prin fapta pârâtei de a înregistra numele de domeniu „geosolar-romania.ro”a fost încălcat dreptul exclusiv al reclamantei asupra mărcii internaţionale „GEO-SOLAR”.

Pe de altă parte, pârâta nu justifică un drept sau un interes în înregistrarea mărcii de domeniu „geosolar-romania.ro”, urmărind în mod evident obţinerea unor beneficii injuste prin efectul creării unui risc de confuzie cu marca internaţională aparţinând reclamantei, precum şi blocarea posibilităţii acesteia de a mai înregistra un nume de domeniu incluzând marca sa, cu indicarea zonei geografice unde se află server-ul.

În consecinţă, incluzând în denumirea numelui de domeniu marca al cărei titular este reclamanta, fără a dovedi vreun drept sau interes legitim în acest sens, pârâta a acţionat cu rea-credinţă, în scopul de a crea confuzie în rândul consumatorilor, care ar fi îndreptăţiţi să creadă că domeniul de internet „geosolar-romania.ro” aparţine companiei care deţine marca „GEO-SOLAR”.

În ceea ce priveşte solicitarea reclamantei referitoare la transferul domeniului către ea, tribunalul a apreciat că realizarea acestei opţiuni se face la cererea adresată de către persoana interesată Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică, prin stabilirea unui raport contractual. Având în vedere dispoziţiile art. 969-970 C.civ., un asemenea raport contractual nu este compatibil cu o dispoziţie a instanţei, care l-ar lipsi pe operator de posibilitatea aprecierii îndeplinirii cerinţelor specifice unei astfel de convenţii.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel la data de 26.04.2011 pârâta SC B SRL, solicitând admiterea apelului, schimbarea în parte a sentinţei atacate, în sensul respingerii capătului de cerere având ca obiect anularea înregistrării numelui de domeniu "geosolar-romania.ro" pe numele său şi a obligării sale la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea apelului, s-au arătat următoarele:

Sentinţa atacată este nelegală, pentru următoarele motive:

Motivele de fapt care au format convingerea instanţei sunt străine de aspectele de fapt care reies din înscrisurile depuse la dosar de către apelantă.

În condiţiile în care apelanta a procedat la înregistrarea numelui de domeniu "geosolar-romania.ro" după încheierea unui contract comercial cu Geosolar EUurope KFT Ungaria şi la sistarea completă a funcţionării website-ului accesibil la adresa "www.geosolar-romania.ro" pentru clasele de produse 11, 37 şi 42 şi în condiţiile în care apelanta a solicitat în repetate rânduri întâlniri reprezentanţilor reclamantei, cărora le-a propus chiar şi preluarea prin cesiune cu titlu gratuit a drepturilor asupra domeniului, reţinerea relei credinţe a apelantei nu îşi găseşte fundament. Se arată că în toată practica judiciară s-a apreciat că reaua credinţă la înregistrarea unui domeniu există numai atunci când achiziţionarea de nume de domeniu nu are nicio legătură cu propriile activităţi comerciale.

Prezumţiile de care a înţeles să se folosească instanţa nu fac partea din categoria celor ce pot fi avute în vedere în mod legal la dispunerea unor măsuri. Astfel, presupunerea cunoaşterii de către apelantă a împrejurării că la nivel mondial se foloseşte marca "GEO-SOLAR" înainte de înregistrarea numelui de domeniu atacat, depăşeşte orice limite legale ce pot fi avut în vedere în materia prezumţiilor.

Instanţa a constatat aspecte de fapt prin prisma aprecierilor proprii, iar nu ca urmare a analizării probelor administrate.

Motivele de fapt şi de drept ce au format convingerea instanţei nu au aplicabilitate în prezenta cauză. Astfel, instanţa a reţinut că au aplicabilitate disp. art. 36 alin. 2 lit. b şi c din Legea nr. 84/1998 în condiţiile în care:

a)noţiunea de "marcă internaţională" utilizată de prima instanţă nu se regăseşte în reglementările instituite prin Legea nr. 84/1998 republicată, la art. 3 nefiind definită o asemenea noţiune;

b)Legea nr. 84 /1998 republicată nu se aplică în prezenta cauză, aceasta fiind aplicabilă numai cu privire la mărcile de produse şi servicii individuale, colective şi de certificare, care fac obiectul unei înregistrări sau solicitări de înregistrare în România, ca urmare a unei protecţii comunitare sau pe care internaţională, precum şi indicaţii geografice; solicitarea de înregistrare a mărcii invocate nu există, şi nici înregistrarea acesteia în temeiul aceste legi.

Instanţa a înţeles să omită a soluţiona o parte din excepţiile invocate de apelantă: necompetenţa teritorială; inadmisibilitatea şi lipsa de interes în promovarea acţiunii.

Instanţa a înţeles să înlăture toate apărările apelantei, fără a arăta motivele pentru care se procedează astfel,

Instanţa a omis să observe lipsa de interes a reclamantei în promovarea acţiunii, faţă de împrejurarea că aceasta nu numai că nu a înregistrat domeniul disponibil "geo-solar" cu extensia ".ro", ba mai mult nu a procedat nici măcar la o solicitare de rezervare a acestuia.

S-a procedat în mod nelegal la acordarea cheltuielilor de judecată într-un cuantum mult prea mare, în condiţiile în care pe tot parcursul judecăţii, apelanta şi-a manifestat în mod repetat şi insistent dorinţa de rezolvare a litigiului pe care amiabilă, intimata-reclamantă fiind cea care a refuzat în mod sistematic finalizarea litigiului în această modalitate. Culpa procesuală a apelantei - în condiţiile în care s-a conformat de îndată solicitărilor intimatei de sistare a folosirii domeniului pentru clasele indicate mai sus şi a depus toate eforturile pentru stingerea litigiului pe cale amiabilă, oferindu-se chiar să cesioneze cu titlu gratuit numele de domeniu părţii adverse - nu putea fi reţinută pentru a atrage sancţionarea sa cu plata unei sume atât de mari.

În drept, au fost invocate prev. art. 282-293 din Codul de procedură civilă, ale Legii nr. 84/1998 republicată.

Intimata  a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat.

Analizând cauza de faţă prin prisma motivelor de apel formulate de apelantă, precum şi a apărărilor invocate de intimată, faţă de ansamblul probator administrat în cauză, Curtea a  admis  apelul , a schimbat în tot  sentinţa apelată, în sensul că: Respinge acţiunea ca neîntemeiată. Obligă reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 3450 Euro cu titlu de cheltuieli de judecată.

Un prim motiv de apel se referă, în esenţă, la greşita reţinere a relei credinţe a apelantei la înregistrarea numelui de domeniu.

În drept, conform prev. art. 36 alin. 2 lit. c din Legea nr. 84/1998, titularul marcii poate cere instantei judecatoresti competente sa interzica tertilor sa foloseasca, in activitatea lor comerciala, fara consimtamantul sau un semn pentru care, datorita faptului ca este identic sau asemanator cu o marca si din cauza ca produsele sau serviciile carora li se aplica marca sunt identice sau similare, exista un risc de confuzie in perceptia publicului, incluzand riscul de asociere intre semn si marca; un semn identic sau asemanator cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este inregistrata, cand aceasta din urma a dobandit un renume in Romania si daca folosirea fara drept a semnului ar fi in detrimentul caracterului distinctiv al marcii ori in detrimentul renumelui acesteia.

Se arată în alineatul 3 al acestui articol că, în aplicarea alin. (2), titularul marcii poate cere sa fie interzise tertilor, in special, urmatoarele acte: a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje; b) oferirea produselor sau comercializarea ori detinerea lor in acest scop sau, dupa caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn; c) punerea in libera circulatie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum si acordarea oricarei alte destinatii vamale, asa cum acestea sunt definite in reglementarile vamale, produselor sub acest semn;

d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.

În fapt, reclamanta a invocat faptul că este titulara mărcii internaţionale „GEO-SOLAR” nr. 973121 începând de la data de 29.03.2007, având ca ţară desemnată pentru protecţie şi România, fiind înregistrată pentru clasele 11, 37 şi 42.

Cu privire la acest aspect, instanţa de apel constată că situaţia de fapt a fost în mod eronat reţinută de prima instanţă.

Astfel, reclamanta este titulara unei mărci înregistrate internaţional conform Aranjamentului şi Protocolului de la Madrid, cu nr. 973121, cu privire la care la data de 20.07.2009 OSIM a notificat refuzul provizoriu de extindere a protecţiei acestei mărci pe teritoriul României, refuz întemeiat pe disp. art. 6 lit. c din Legea nr. 84/1998.

Marca a fost înregistrată pe cale internaţională la 29.03.2007, având ca ţară desemnată şi România, dar la 20.07.2009, OSIM a notificat titulara cu privire la refuzul de extindere a protecţiei în România.

Din cercetarea bazei de date ROMARIN, precum şi faţă de explicaţiile părţilor şi actele dosarului, rezultă că acest refuz a rămas definitiv.

Prin urmare, reclamanta nu deţine, în acest moment, un drept valabil asupra unei mărci cu protecţie pe teritoriul României pentru a se putea prevala de disp. art. 36 alin. 2 lit. b din Legea nr. 84/1998.

Curtea nu reţine apărarea formală a apelantei, în sensul că noţiunea de "marcă internaţională" utilizată de prima instanţă nu se regăseşte în reglementările instituite prin Legea nr. 84/1998 republicată, la art. 3 nefiind definită o asemenea noţiune; o astfel de noţiune, chiar dacă nu la fel denumită, este reglementată în prev. art. 2 alin. (2) din lege ( "prezenta lege se aplica marcilor de produse si servicii, individuale, colective si de certificare, ce fac obiectul unei inregistrari sau solicitari de inregistrare in Romania, ca urmare a unei protectii comunitare ori pe cale internationala, precum si indicatiilor geografice") şi în art. 3 lit. o) ("Aranjamentul de la Madrid - Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor din 14 aprilie 1891, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat de Romania prin Decretul nr. 1.176/1968, publicat in Buletinul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 1969) şi lit. p) ("Protocolul referitor la Aranjament" - Protocolul de la Madrid din 27 iunie 1989 referitor la Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor, ratificat de Romania prin Legea nr. 5/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 din 15 ianuarie 1998").

În schimb, este întemeiată susţinerea apelantei referitoare la faptul că nu există o înregistrare valabilă a mărcii, cu protecţie pe teritoriul României, pentru motivele ce au fost prezentate anterior.

Cât priveşte apărarea apelantei legată de lipsa relei credinţe, Curtea constată că pentru soluţionarea prezentului apel, nu se mai impune analizarea acestui aspect, faţă de reţinerea că reclamanta nu se poate prevala de prev. art. 36 din Legea nr. 84/1998, nefiind un titular valabil de marcă cu protecţie pe teritoriul României.

Cu toate acestea, în subsidiar, Curtea reţine că susţinerile reclamantei privind reaua credinţă a pârâtei nu se regăsesc în probele dosarului. În primul rând, aşa cum s-a apărat apelanta, domeniul "geo-solar" este disponibil, fiind înregistrat pe numele apelantei domeniul "geosolar-romania.ro”, care diferă de marca "GEO-SOLAR". Apoi, deşi nu poate fi reţinută apărarea apelantei, în sensul că a procedat la înregistrarea numelui de domeniu "geosolar-romania.ro" după încheierea unui contract comercial cu Geosolar Europe KFT Ungaria (acest contract este încheiat la 21.02.2008, în timp ce numele de domeniu a fost înregistrat la 8.11.2007, deci contractul este ulterior înregistrării numelui de domeniu şi nu poate justifica o înregistrare anterioară), Curtea constată că pentru a se putea reţine reaua credinţă, trebuie să existe dovezi certe în acest sens, iar nu numai prezumţii. Nici împrejurările ulterioare introducerii acţiunii, legate de pretinsa sistare completă a funcţionării website-ului accesibil la adresa "www.geosolar-romania.ro" pentru clasele de produse 11, 37 şi 42 şi de propunerea făcută de apelantă reclamantei de preluare prin cesiune cu titlu gratuit a drepturilor asupra domeniului, nu pot răsturna o eventuală rea credinţă, care să fi fost dovedită; dovada trebuie făcută însă în raport de data înregistrării numelui de domeniu, iar nu în raport de fapte petrecute ulterior. Dar Curtea reţine că dovada relei credinţe, a cărei sarcină revenea intimatei-reclamante, nu a fost făcută. Astfel, pe de o parte, achiziţionarea de nume de domeniu are legătură cu propriile activităţi comerciale ale apelantei, iar cu privire la marca invocată nu s-a dovedit că ar fi fost de renume în România.

Cât priveşte motivele de apel legate de faptul că prima instanţă a înţeles să omită a soluţiona o parte din excepţiile invocate de apelantă: necompetenţa teritorială; inadmisibilitatea şi lipsa de interes în promovarea acţiunii, se constată că prin încheierea de şedinţă de la 16.11.2010, instanţa a respins ca nefondate excepţia necompetenţei teritoriale şi a inadmisibilităţii acţiunii. Astfel, aceste două excepţii au fost soluţionate de prima instanţă.

De asemenea, prin încheierea de şedinţă de la data de 22.12.2009, a fost respinsă ca nefondată excepţia prematurităţii.

Cât priveşte excepţia lipsei de interes, aceasta nu a fost invocată ca atare de către pârâtă în faţa primei instanţe, ci este invocată pentru prima oară direct în apel, cu argumente care ţin de fondul cauzei; astfel, Curtea constată că nu există nicio culpă a primei instanţe, care nu s-a pronunţat asupra excepţiei lipse de interes, cât timp o asemenea excepţie nu fusese invocată.

În ceea ce priveşte argumentele apelantei din apel, legate de faptul că instanţa a omis să observe lipsa de interes a reclamantei în promovarea acţiunii, faţă de împrejurarea că aceasta nu numai că nu a înregistrat domeniul disponibil "geo-solar" cu extensia ".ro", ba mai mult nu a procedat nici măcar la o solicitare de rezervare a acestuia, Curtea recalifică excepţia lipsei de interes ca fiind apărări de fond, cu privire la care instanţa de apel s-a pronunţat mai sus, considerând că reclamanta-intimată nu este titulara unui drept conform art. 36 din Legea nr. 84/1998.

În sfârşit, cât priveşte ultimul motiv de apel legat de acordarea cheltuielilor de judecată într-un cuantum mult prea mare, faţă de considerarea ca nefondată a acţiunii, Curtea nu se va mai pronunţa asupra acestuia.

Domenii speta

Spete similare