Apel. Anulare marcă. Momentul de când curge termenul de 5 ani prevăzut de lege pentru cererea în anulare. Protecţia oferită de marca comunitară anterior datei de 01.01.2007. Notorietatea.

Apel. Anulare marca. Momentul de când curge termenul de 5 ani prevazut de lege pentru cererea în anulare. Protectia oferita de marca comunitara anterior datei de 01.01.2007. Notorietatea.

-Legea nr. 84/1998, art.6 lit.c,d, art.20, art.28, art.29, art.48 alin.1 lit.b, c, alin.3;

-HG nr. 833/1998 privind Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, Regula 16;

-Regulamentul CE 40/1994, art.1.

1. Termenul legal în care puteau invoca nulitatea marcii este de 5 ani si, prin raportare la exigentele art. 48 alin. 3 coroborat cu art. 28 din Legea 84/1998, „curge de la data înregistrarii marcii”, respectiv „când deciziile de înregistrare a marcilor au devenit definitive, marcile se înregistreaza în Registrul National al Marcilor …”.

Prevederea din continutul art.29 alin.1 al Legii nr.84/1998 (care se regaseste în capitolul intitulat „durata, reînnoirea si modificarea înregistrarii marcii”) - potrivit careia „înregistrarea marcii produce efecte ce începere de la data depozitului national reglementar al marcii, pentru o perioada de 10 ani” - are drept scop marcarea momentului de la care începe sa curga termenul/durata de 10 ani pentru care titularul beneficiaza de protectia legala a drepturilor conferite prin art. 35-38, fiind fara relevanta în aprecierea asupra termenului la care se refera art. 48 alin. 3 din acelasi act normativ (norma plasata în capitolul intitulat „stingerea drepturilor asupra marcilor).

Termenul prevazut în art.29 alin.1 din Legea 84/1998 (si implicit momentul determinat de legiuitor ca fiind cel de la care acest termen începe sa curga) este unul menit sa profite titularului de marca, sa-i acorde acestuia beneficiul de a fi  plasa si pentru trecut (începând cu data constituirii depozitului reglementar) sub protectia dobândita prin actul de înregistrare ce marcheaza finalizarea procedurii declansate prin constituirea mentionatului depozit, în timp ce termenul reglementat prin art.48 alin.3 din acelasi act normativ (incluzând momentul de la care începe sa curga) se adreseaza tertilor care pretind vatamarea unui drept ca si consecinta a înregistrarii unei marci, si intereseaza pierderea drepturilor titularului asupra marcii, cu titlu de sanctiune pentru acesta din urma.

2. Cu privire la drepturile conferite reclamantelor de marcile înregistrate pe cale comunitara – cu nr. 000445940 si nr. 000452607 – Curtea constata ca acestea nu pot fi retinute ca fiind generatoare de drepturi anterioare – în sensul art.6 lit.c din Legea 84/1998 - înregistrarii marcilor a caror anulare se solicita în conditiile în care acestea din urma au fost înregistrate în perioada 2003-2006, iar efectele marcilor comunitare pe teritoriul României au debutat la data de 01.01.2007, când România a devenit membru al Uniunii Europene.

Respectivele marci comunitare confera reclamantelor apelante o protectie actuala, însa aceasta protectie nu putea functiona în România înaintea datei de 01.01.2007 în conditiile în care, potrivit cu exigentele art.1 din Regulamentul CE 40/1994 (ce era în vigoare la data mentionata), efectele marcilor comunitare se produceau numai în statele apartinând Comunitatii.

Argumentul prin care reclamantele apelante aduc în discutie senioritatea marcilor comunitare decurgând din înregistrarea internationala nu este unul care sa conduca la înlaturarea concluziei anterior retinute. Revendicarea unei astfel de senioritati ar fi relevanta în aprecierea momentului de la care au început sa se produca efectele marcii comunitare în statele membre – aspect ce nu intereseaza litigiul pendinte - iar nu sa extinda aceste efecte dincolo de limitele teritoriale mentionate pentru perioada 2002-2006 (când România nu era stat membru al Comunitatii).

În realitate, revendicând – în calitate de titulari ai marcilor comunitare – în asemenea coordonate senioritatea înregistrarii pe cale internationala a marcilor identice, reclamantele apelante pretind fara temei legal o (unica) protectie care sa fi început prin înregistrarea pe cale internationala a celor doua marci si sa se fi continuat prin marcile înregistrate pe cale comunitara, ignorând faptul ca cele doua tipuri de marci sunt supuse unor reglementari distincte, care stabilesc rigori speciale relative la limitele - de timp si de teritoriu - ale protectiei acordate titularilor ce au ales unul sau altul dintre sistemele de înregistrare a marcilor.

3. Pentru dobândirea caracterului de marca notorie, nu este suficienta utilizarea unui semn, în orice conditii, ci aceasta utilizare trebuie facuta de persoana care pretinde calitatea de titular, cu o cantitate însemnata de bunuri/servicii care sa poarte semnul respectiv si pe o arie geografica semnificativa, fiind totodata necesar ca acest mod de punere în comert a produselor marcate sa fi avut ca rezultat cunoasterea produselor/serviciilor de catre consumatorii avizati.

Totodata, este necesara stabilirea produselor sau/si serviciilor pentru care marcile reclamantelor aveau si calitatea de a fi notorii la momentele înregistrarii marcilor a caror anulare se solicita.

O atare circumstantiere era imperios necesara în conditiile în care, dispunând anularea marcilor detinute de pârât ca fiind unele ce au încalcat drepturile reclamantelor asupra unor marci anterioare, aceasta anterioritate nu putea sa fie reprezentata decât de marca notorie ce a fost retinuta ca generatoare a drepturilor existente atât la datele la care s-au înregistrat marcile detinute de pârât cât si la data promovarii actiunii în anulare. (Decizia nr.59A din 18.02.2010 - Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a Civila si Pentru Cauze Privind Proprietatea Intelectuala)

Prin cererea înregistrata sub numarul 42210/2/28.11.2007 la Tribunalul Bucuresti Sectia a V-a civila, reclamantele KNOCH, KERN & Co. si WOPFINGER STEIN-UND LAKWERKW SCHMID & Co., au solicitat, în contradictoriu cu pârâtii A.R. si Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, ca prin hotarârea ce se va pronunta, sa se dispuna anularea tuturor marcilor înregistrate la nivel national de catre pârâtul R.A. respectiv: BAUMIX INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR nr. 052719; BAUMIX ADT 90 nr. 066004; BAUMIX GLC 46 nr. 066005; BAUMIX ADX 12 nr. 066006; BAUMIX ADF 35 nr. 066001; BAUMIX CHR 15 nr. 066223; BAUMIX PENTRU PROFESIONISTI nr. 069898;  BAUMIX PENTRU PROFESIONISTI GLF 48 nr. 071847; BAUMIX PENTRU PROFESIONISTI GLI 49 nr. 071595; BAUMIX PENTRU PROFESIONISTI MTI 80 nr. 071596; BAUMIX PENTRU PROFESIONISTI GLC 46 nr. 072420; BAUMIX PENTRU PROFESIONISTI GRD 05 nr. 072403; BAUMIX PENTRU PROFESIONISTI LTZ 85 nr. 073715; BAUMIX PENTRU PROFESIONISTI SAP 71 nr. 082619, obligarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci la publicarea hotarârii ce se va pronunta în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala la înscrierea mentiunii privind anularea înregistrarii tuturor Marcilor Baumix în Registrul National Marcilor înregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, precum si acordarea de cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii reclamantele au aratat ca marcile BAUMIX sunt similare pâna la confuzie cu marcile notorii BAUMIT (motiv de anulare prevazut de art.48 (1) lit.b) coroborat cu art. 6 lit. d) din Legea 84/1998).

Reclamantele au mai aratat ca sunt membre si reprezinta interesele grupurilor de companii Schimd Industrieholding si Baumit Wopfmger, cu activitate în domeniul materialelor de constructii în întreaga lume; ca afacerea Baumit Wopfmger a început cu mai bine de 100 de ani în urma, iar în 2006 cifra de afaceri a consortiului a fost de 890,000,000 Euro; ca grupul Baumit Wopfinger are peste 4.000 de angajati în 20 de târi ale Europei si este lider în materiale de constructii atât pe piata din Europa, cât si din întreaga lume, produsele sale fiind de o calitate superioara, câteva obiective de referinta din lume unde s-au utilizat materiale de constructii Baumit fiind o marturie în acest sens: Palatul Schonbrunn, Parlamentul din Berlin, Palatul Dogilor din Venetia, Kremlin-ul din Moscova, Castelul Neuschwanstein-Germania.

Au sustinut reclamantele ca Baumit Wopfinger functioneaza în România prin filiala S.C. Baumit România Corn S.R.L., produsele Baumit fiind fabricate si comercializate în România de peste 10 ani, iar reclamantele sunt titularele unui portofoliu impresionant de marci înregistrate prin intermediul Sistemului de la Madrid si de marci comunitare.

De asemenea, reclamantele au aratat ca în cauza exista posibilitatea de confuzie, întrucât marcile înregistrate BAUMIX sunt similare pâna la confuzie cu marcile notorii BAUMIT, care apartin reclamantelor, si sunt înregistrate si utilizate de catre pârâtul Augustin Russu si de catre companiile controlate de acesta pentru produse si servicii identice sau similare, dupa caz, cu cele pentru care sunt înregistrate sau utilizate marcile reclamantelor si ca, la o analiza comparativa a semnelor aflate în discutie - BAUMIT si BAUMIX - rezulta fara putinta de tagada similaritatea accentuata a acestora, atât din punct de vedere vizual, dar si fonetic si conceptual; ca în ceea ce priveste marcile BAUMIX apartinând paratului Augustin Russu, desi acestea sunt marci combinate constând în ambalajele produselor, elementul dominant, vedeta care asigura elementul de identitate este "BAUMIX", elemente ca ADX 12, GLI 49 fiind elemente lipsite de distinctivitate, ele reprezintând un cod uzual de produse. Astfel, unicul element care difera este ultima litera „X" in loc de „T", element total insuficient pentru a înlatura riscul de confuzie incluzând si riscul de asociere în rândul consumatorilor, deoarece asa cum a fost statuat de o foarte lunga perioada de timp, consumatorii retin cu precadere începutul unui cuvânt. Nu exista suficiente elemente distinctive între marcile BAUMIT si BAUMIX care sa elimine posibilitatea confuziei între ele.

Reclamantele au precizat ca solicita anularea marcilor BAUMIX în temeiul art. 48 coroborat cu art. 6 litera d al Legii nr.84/ 1998, deoarece la data depunerii cererilor de înregistrare existau marcile reclamantelor BAUMIT, care se bucurau de statut de marci notorii, si în consecinta marcile ulterioare ar fi trebuit refuzate la înregistrare.

Au mai aratat ca marcile BAUMIT se bucurau de anterioritate în raport cu marcile BAUMIX, motiv de anulare prevazut de art. 48 al. 1. lit. b) si art. 6 lit. c) din Legea 84/ 1998, solicitând instantei sa retina si motivul de anulare invocat mai sus deoarece marcile BAUMIT au fost înregistrate si sunt în prezent protejate în România ca urmare a înregistrarii la nivel international si a Sistemului de Marci Comunitare din 1997 pâna în 2017:

- marca comunitara CTM 000452607 "BAUMIT" (marca verbala), protejata în România cu prioritatea de care se bucura marca înregistrata international IR 672.607, conform art. 34 al Regulamentul CE nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 cu privire la marca comunitara (CTMR), prin urmare cu prioritate din data de 19.03.1997 acordat cu privire la produse din Clasa 1: chimicale si materiale de constructii, adezivi pentru constructii; Clasa 2 pentru vopsele si coloranti si Clasa 19 pentru materiale de constructii (nemetalice) ciment, var, mortar, ipsos si pietris; ipsos prefabricat, mortar prefabricat, amestecuri de ipsos, amestecuri de mortar, amestecuri pentru asfalt si amestecuri pentru pavaje;

- marca comunitara CTM 000445940 "BAUMIT" (marca figurativa), protejata în România, cu prioritatea de care se bucura marca înregistrata international IR 671.403 conform art. 34 al Regulamentul CE nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 cu privire la marca comunitara (CTMR), prin urmare cu prioritate din data de 17.03.1997 acordat cu privire la produse din Clasa 1: chimicale si materiale de constructii, adezivi pentru constructii; Clasa 2 pentru vopsele si coloranti si Clasa 19 pentru materiale de constructii (nemetalice) ciment, var, mortar, ipsos si pietris; ipsos prefabricat, mortar prefabricat, amestecuri de ipsos, amestecuri de mortar, amestecuri pentru asfalt si amestecuri pentru pavaje.

Reclamantele au mai aratat ca marcile BAUMIT erau înregistrate la nivel international si protejate în România din anul 1997 la momentul depunerii cererilor de înregistrare pentru fiecare dintre marcile BAUMIX, ca protectia oferita acestor marci a fost continua si, de aceea, cererile de înregistrare depuse de Augustin Russu ar fi trebuit sa fie respinse de catre OSIM, în baza marcilor anterioare care apartin reclamantelor.

Totodata, reclamantele au sustinut ca pârâtul R.A. a înregistrat marcile BAUMIX cu rea credinta, fiind incident motivul de anulare prevazut de art. 48 al. 1) lit. c) din Legea nr. 84/1998. Marcile sunt semne care servesc la diferentierea de catre consumatori a produselor si/sau serviciilor unui comerciant de produsele si serviciile altor comercianti, adica marca este indicatorul, puntea de legatura între producator si utilizator. În bogata jurisprudenta a Curtii Europene de Justitie a fost relevat faptul ca una din functiile esentiale ale marcii este aceea de garantie a consumatorului cu privire la originea produsului sau serviciului protejat de marca, permitându-i sa distinga fara nici o posibilitate de confuzie produsul sau serviciul, fata de cele ale concurentilor, ca înregistrarea unei marci în scopul crearii de confuzie în rândul consumatorului, de a obtine beneficii nemeritate de pe urma eforturilor unor terti reprezinta un abuz de drept sau dupa caz o frauda la lege, fiind ca atare sanctionata cu anularea.

De asemenea, reclamantele au aratat ca, în mod concret, frauda poate consta în cunostinta pe care o are cel care face depozitul asupra faptului ca o marca ca aceea depusa de el este folosita de altcineva sub o forma identica/cvasiidentica; ca pârâtul A.R. avea cunostinta de existenta Marcilor Baumit la data depunerii cererilor de înregistrare pentru marcile Baumix. Acest aspect genereaza – în sustinerea reclamantelor - o prezumtie de rea-credinta în persoana pârâtului în conditiile în care acesta detinea la momentul respectiv functii de raspundere (director de vânzari) în cadrul raporturilor de munca stabilite cu un competitor al Baumit, respectiv Henkel România; ca surse publice confirma faptul ca, în anul 2003, pârâtul A.R. a parasit compania Henkel România pentru a-si deschide propria afacere în domeniul materialelor de constructie, derulându-si activitatea sub numele de Baumix; ca este evident ca, lucrând pentru Henkel România, pârâtul A.R. cunostea acest domeniu, competitorii si marcile. În aceste conditii, reclamantele considera ca pârâtul A.R. a actionat cu rea credinta când a depus cererea de înregistrare a marcilor BAUMIX, care sunt aproape identice cu marcile înregistrate ale reclamantelor, în scopul de a beneficia pe nedrept de notorietatea si reputatia marcilor BAUMIT si evident de a crea confuzie pe piata din România.

Reclamantele au mai aratat ca la momentul depunerii cererilor de înregistrare pentru fiecare dintre marcile BAUMIX, marcile BAU MIT erau deja folosite în România, iar produsele comercializate sub acestea erau deja foarte cunoscute si apreciate; ca este practic imposibil de imaginat ca pârâtul, desfasurând activitati de conducere în domeniul materialelor de constructii, sa nu fi avut cunostinta de marcile BAUMIT, alegerea marcilor BAUMIX nefiind fructul hazardului, ci o actiune constienta, cu atât mai mult cu cât S.C. Baumit România Com S.R.L. si pârâtul A.R. îsi desfasoara activitatea în acelasi sector de activitate si se adreseaza acelorasi consumatori.

Au mai precizat reclamantele ca marca BAUMIT are o semnificatie în limba germana, prin raportare la activitatea reclamantelor; ca marca BAUMIX nu are un corespondent în limba româna, iar grupul de societati din care fac parte reclamantele are la baza cultura si limba germana, întrucât fondatorii provin din spatiul austro-german; ca marca BAUMIT contine elementul BAU, ce înseamna "constructie" in limba germana, astfel ca marca utilizata de reclamante este legata în mod organic de activitatea specifica desfasurata, pe de o parte, cât si de limba dominanta utilizata în cadrul grupului de societati din care fac parte, respectiv limba germana; ca spre deosebire de marca reclamantelor, varietatea de marci subsumate denumirii BAUMIX nu are nicio legatura cu limba româna sau terminologia uzitata în industria constructiilor din România; ca lipsa unui astfel de liant între marca si produsele pe care le identifica, pe de o parte, cât si asemanarea izbitoare cu marca reclamantelor, indica reaua-credinta a pârâtului atunci când a înregistrat marcile BAUMIX; ca marcile frauduloase BAUMIX difera de marcile BAUMIT numai printr-o singura litera iar depunerea pentru înregistrare si folosirea marcii de înregistrare BAUMIX a avut drept scop exploatarea fara drept a reputatiei si a notorietatii pe care marca BAUMIT le-a obtinut pe piata de-a lungul anilor, fiind astfel evident ca depunerile cererilor de înregistrare a marcilor BAUMIX au fost facute cu rea¬-credinta.

Reclamantele si-au întemeiat cererea pe: dispozitiile art. 48 alin 1, lit. b) coroborat cu art. 6 lit. d) ale Legii nr.84/ 1998, dispozitiile art. 48 alin. 1, lit. b) si art. 6 lit. c) ale Legii nr. 84/1998, dispozitiile art. 48 alin 1, lit. c) din Legea nr. 84/1998, si dispozitiile art. 109 C.pr.civila si urmatoarele.

Pârâtul R.A. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata si obligarea pârâtelor la cheltuieli de judecata.

A aratat pârâtul ca în mod gresit sustin reclamantele ca marcile detinute de catre pârât sunt similare pâna la confuzie cu marcile notorii BAUMIT. Marcile detinute de catre pârât contin elementul dominant BAUMIX ca element dominant si definitoriu, analiza desfasurata de catre reclamante limitându-se doar la aspectul fonetic; în mod vadit nefondat si netemeinic reclamantele arata ca denumiri ca ADX12 ori GLI49 reprezinta coduri de produse, ce sunt lipsite de distinctivitate si nu pot „prezenta în mod individual marci", sustinere care nu este probata de vreo dovada reala ori vreo analiza a produselor de tipul celor comercializate sub aceste marci pe piata autohtona.

Reclamantele, încercând sa probeze similaritatea exclusiv la nivelul elementului comun marcilor a caror anulare o solicita, arata ca singura diferenta consta în litera "X" în locul literei "T", uitând sa analizeze în mod real si eficient marca în integralitatea acesteia. Reclamantele au omis, în analiza lor, ca elementul figurativ este existent atât în cuprinsul marcii "BAUMIT", cât si în cuprinsul marcii "BAUMIX", ca marca reclamantelor este marca combinata, constând în denumirea "BAUMIT" cu element figurativ, iar marcile pârâtului constau în elementul "BAUMIX" plus elemente verbale si elemente figurative, lipsind confuzia atât la nivel verbal cât si la nivel figurativ.

Totodata, pârâtul a aratat ca în decursul a mai mult de 4 ani produsele comercializate sub marcile "BAUMIX" au capatat o larga cunoastere si apreciere în piata, în situatia in care nu ar fi fost înregistrate, îndeplinind conditiile unor marci notorii.

Pârâtul a mai aratat ca reclamantele sustin ca sub denumirea "BAUMIT" sunt comercializate produse similare ori identice cu produsele comercializate sub marcile "BAUMIX", fapt lipsit de adevar, de vreme ce, chiar site-ul web al reclamantelor arata ca produse ce pot fi catalogate în notiunea larga de "similare" sunt comercializate sub denumirea de Murexim, iar nu de BAUMIT.

Pârâtul a aratat ca, pe de alta parte, la acest moment sunt înregistrate ori în curs de înregistrare în Registrul National al Marcilor Depuse aproape 40 de denumiri ce au în compunere elementul „bau”, printre care: "BAUKING", "BAUMART" ori "BAUDEMAN".

În ceea ce priveste notiunea de marca notorie, pârâtul considera ca în cauza nu se poate face aplicabilitatea dispozitiilor legale privitoare la notorietate, având în vedere definitia existenta în art.3 lit.c) din Legea nr. 84: marca notorie este marca larg cunoscuta în România la data depunerii unei cereri de înregistrare a marcii sau la data prioritatii revendicate în cerere, ca pentru a determina daca o marca este larg cunoscuta se va avea în vedere notorietatea acestei marci în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile carora marca se aplica, fara a fi necesara înregistrarea sau utilizarea marcii în România, cu atât mai mult cu cât nu s-a pus în discutie vreo înregistrare nationala a marcii "BAUMIT".

În ce priveste anterioritatea marcilor "BAUMIT" în raport de marcile "BAUMIX", pârâtul arata ca, interpretând dispozitiile Legii nr. 84/1998 intr-o maniera proprie si fara a se fundamenta pe vreo norma comunitara, în mod gresit reclamantele solicita anularea marcilor "BAUMIX" motivând ca marcile "BAUMIT" sunt anterioare; ca marca comunitara si marca internationala nu se substituie marcii nationale, ci constituie sisteme independente de protectie, iar protectia prin marca comunitara nu are un caracter obligatoriu si nici exclusiv. Sustinerea reclamantelor potrivit carora Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci ar fi trebuit sa dispuna respingerea marcilor BAUMIX este – în opinia pârâtului - eronata, întrucât marca combinata constând în denumirea "BAUMIT" cu element figurativ, nu este nici similara si identica cu marca "BAUMIX INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR" - si nu BAUMIX în mod individual, asa cum încearca sa acrediteze ideea reclamantele - marca combinata constând în "BAUMIX INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR" cu element figurativ. Marca BAUMIT nu a fost înregistrata pe teritoriul României, iar la data înregistrarii primei marci având în compunere elementul "BAUMIX" reclamantele au avut o atitudine pasiva nemanifestând nici o actiune din care sa reiasa ca aceste marci ar fi de natura a produce vreo confuzie, acest risc de confuzie aparând abia dupa o perioada de 5 ani.

În ce priveste situatia marcilor ce au in compunere elementul "BAU" considera ca la nivel international sunt 550 de marci înregistrate, iar reclamantele nu au formulat nicio actiune împotriva acestora, iar situatia existentei unor marci având în compunere elementul "BAU" - tehnica de constructii se regaseste si la nivel comunitar.

Cu privire la sustinerea ca denumirea "BAUMIX" nu are corespondent în limba romana, considera pârâtul ca acest motiv nu poate fi retinut de catre instanta, întrucât aceste este lipsit de temeinicie, deoarece marcile fanteziste ori partial fanteziste sunt recunoscute de catre lege ca fiind protejabile.

Pârâtul a mai aratat ca, fata de prevederile articolului 48 alin. 3 din Legea nr. 84/1998, termenul în care poate fi ceruta anularea înregistrarii marcii pentru motivele prevazute la alin. 1 lit. a), b), d) si e) este de 5 ani si curge de la data înregistrarii marcii, asa încât actiunea reclamantelor apare ca fiind tardiva.

În ce priveste sustinerile reclamantelor ca pârâtul ar fi înregistrat marcile BAUMIX cu rea-credinta, pârâtul considera ca sunt eronate, întrucât instanta nu poate retine vreo prezumtie de rea credinta în sarcina sa deoarece aceasta nu a fost probata, nefiind probe în sensul ca reclamantul si-ar fi deschis propria afacere înregistrând si marcile în discutie. Afirmatia reclamantelor în sensul ca pârâtul a înregistrat succesiv marcile "BAUMIX" cu rea credinta este lipsita de adevar de vreme ce prima marca, prin care elementul "BAUMIX" a capatat protectie legala, nu a fost înregistrata de catre pârât.

Prin sentinta civila nr. 1469/18.09.2008 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civila, a fost respinsa exceptia tardivitatii si a fost admisa actiunea reclamantelor, dispunându-se anularea marcilor BAUMIX nr. 052719, 066004, 066005, 066006, 066001, 066223, 069898, 071847, 071595, 071596, 072420, 072403, 073715, 082619.

Pentru a dispune astfel, prima instanta a retinut în esenta ca:

Reclamantele sunt titularele marcilor BAUMIT, respectiv marca comunitara 000442607 înregistrata la data de 9.12.1998 si marca comunitara 000445940 înregistrata la data de 7. 01. 1999.

Pârâtul a înregistrat marcile BAUMIX INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR nr. 052719; BAUMIX ADT 90 nr. 066004; BAUMIX GLC 46 nr. 066005; BAUMIX ADX 12 nr. 066006; BAUMIX ADF 35 nr. 066001; BAUMIX CHR 15 nr. 066223; BAUMIX PENTRU PROFESIONISTI nr. 069898; BAUMIX PENTRU PROFESIONISTI GLF 48 nr. 071847; BAUMIX PENTRU PROFESIONISTI GLI 49 nr. 071595; BAUMIX PENTRU PROFESIONISTI MTI 80 nr. 071596; BAUMIX PENTRU PROFESIONISTI GLC 46 nr. 072420; BAUMIX PENTRU PROFESIONISTI GRD 05 nr. 072403; BAUMIX PENTRU PROFESIONISTI LTZ 85 nr. 073715; BAUMIX PENTRU PROFESIONISTI SAP 71 nr. 082619, prima fiind înregistrata marca Baumix Industria Constructiilor nr. 52719.

Reclamantele solicita anularea înregistrarii marcilor al caror titular este pârâtul invocând dispozitiile art. 48 alin 1 lit. b coroborat cu art. 6 lit. d si c, precum si dispozitiile art. 48 alin. 1 lit. c din Legea nr. 84/1998.

Cât priveste exceptia tardivitatii invocata de catre pârât, s-a retinut  ca unul din temeiurile de drept invocate de catre reclamanta este art. 48 alin. 1 lit. c din Legea nr. 84/1998, iar potrivit art. 48 alin. 2 din Legea nr. 84/1998 "Actiunea în anulare pentru motivul prevazut la alin. 1 lit. c) poate fi introdusa oricând în perioada de protectie a marcii", asa încât exceptia tardivitatii cu privire la cererea întemeiata pe acest temei de drept este neîntemeiata.

Cât priveste cererea întemeiata pe dispozitiile art.48 alin.1 lit.b, a constatat instanta, ca potrivit art. 48 alin. 3 din Legea nr. 84/1998, "Termenul în care poate fi ceruta anularea înregistrarii marcii pentru motivele prevazute la alin. 1 lit. a), b), d) si e) este de 5 ani si curge de la data înregistrarii marcii".  Cererea de înregistrare pentru cea mai veche marca a pârâtului a fost facuta la 30.05.2002, însa înregistrarea acestei marci s-a dispus de catre OSIM prin decizia nr. 1009680/3.04.2003, dispunându-se publicarea marcii în BOPI nr. 4/2003. Ca atare, data înregistrarii marcii nu este cea a formularii cererii de înregistrare,ci cea la care s-a realizat înregistrarea marcii, în cauza aceasta data fiind 3.04.2003.

Cum cererea de chemare în judecata este formulata la 28.11.2007, este neîntemeiata exceptia tardivitatii si în ceea ce priveste cererea întemeiata pe dispozitiile art. 48 alin. 1 lit. b din Legea nr. 84/1998, cererea fiind formulata în interiorul termenului de 5 ani de la data înregistrarii marcii.

În ce priveste cererea întemeiata pe dispozitiile art. 48 alin. 1 lit. b raportat la art. 6 lit. c si d din Legea nr. 84/1998, a retinut instanta ca marcile BAU MIT si BAUMIX sunt similare, creând atât riscul de confuzie, cât si pe cel de asociere.

Astfel, desi marcile BAUMIX mai contin si alte elemente verbale, acestea din urma nu sunt de natura a identifica în mod individual produsele respective, ci au doar o aparenta de indicativ tehnic care diferentiaza între ele produsele comercializate sub marcile BAUMIX. În plus, la înregistrarea marcii BAUMIX INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR s-a realizat declaratia de renuntare la exclusivitate pentru sintagma INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR, asa încât singurul element al marcii pentru care se poate aprecia asupra distinctivitatii este elementul verbal BAUMIX si elementul grafic.

Ca atare, elementele verbale auxiliare individualizeaza produsele doar în cadrul "familiei" de produse BAUMIX, fara ca existenta lor în cadrul marcii sa confere acesteia caracter distinctiv în raport cu orice alta marca. În schimb, elementul verbal BAUMIX din cadrul marcilor are rolul de a diferentia "familia" de produse BAUMIX de alte produse comercializate sub alt nume sau alta marca. Însa, întrucât acest element este similar cu elementul verbal BAUMIT din cadrul marcilor reclamantelor, prezenta în ambele familii de marci a elementelor BAUMIT si BAUMIX este de natura sa determine consumatorul fie sa confunde produsele comercializate sub cele doua marci (având în vedere ca, din punct de vedere fonetic, cele doua elemente verbale principale ale celor doua familii de marci sunt aproape identice, diferind doar ultima litera), fie sa asocieze produsele comercializate sub marcile respective (considerând ca sunt produse ale aceluiasi producator).

Pe de alta parte, elementul verbal principal al marcilor - BAUMIT si BAUMIX - este asociat unui element grafic identic ca forma, respectiv unui patrat, acest fapt sporind riscul de confuzie. 

La data înregistrarii marcilor BAUMIX, marcile BAUMIT nu erau protejate pe teritoriul României, însa, din probele administrate rezulta ca la momentul depunerii cererilor de înregistrare a marcilor BAUMIX produsele identificate prin marcile BAUMIT erau deja comercializate în România si dobândisera notorietate pentru consumatorii din domeniu, dovada fiind facturile fiscale prin care s-a probat comercializarea de catre reclamanta a produselor sale pe teritoriul României începând cu anul 1995, activitatile desfasurate de reclamanta în România începând din anul 2001, respectiv participarea intensa la târguri si expozitii, organizarea de  seminarii si concursuri probata cu înscrisuri, precum si locurile 1 si 2 pe piata ocupate de reclamanta începând cu anul 2003, astfel cum rezulta din studiul realizat de Interbiz Group, inclusiv locul 2 în topul firmelor specializate realizat în raport cu cifra de afaceri.

În consecinta, prima instanta a constatat ca în cauza sunt întrunite dispozitiile art. 6 lit. d si art. 48 alin. 1lit. b din Legea nr. 84/1998.

În ce priveste cererea întemeiata pe dispozitiile art. 48 lit. c din Legea nr. 84/1998, tribunalul a constatat ca, asa cum a recunoscut la interogatoriu, pârâtul a detinut functia de director de vânzari si marketing în cadrul Henkel Bautechnik Romania pâna în anul 2003. În topul firmelor specializate întocmit de Interbiz Group aceasta firma aparea începând cu anul 2003 ca ocupând locul 1 în raport cu cifra de afaceri, reclamanta ocupând locul 2. De asemenea, ambele firme îsi disputau primele locuri raportat la alte criterii ( cote de piata pentru diversi adezivi, productivitate etc.). Ca atare, cele doua firme erau principali competitori pe piata specializata, iar pârâtul ocupând functia de director de vânzari si marketing la firma competitoare, din aceasta functie a avut în mod cert posibilitatea de a cunoaste produsele comercializate de reclamante sub marca BAUMIT. Ulterior, pârâtul a înregistrat marcile BAUMIX pentru aceleasi produse ca si cele comercializate de reclamante sub marca BAUMIT.

De altfel, pârâtul nu a oferit nici o explicatie asupra modului în care a ajuns la alegerea elementului verbal BAUMIX, ceea ce întareste prezumtia ca alegerea acestui element verbal s-a facut tocmai în vederea asocierii produselor comercializate sub marcile ce cuprind acest element verbal cu produsele comercializate sub marcile BAUMIT, beneficiind astfel de notorietatea acestora din urma, aspect care contureaza reaua-credinta a pârâtului A.R. la înregistrarea marcilor BAUMIX.

În plus, la înregistrarea primei marci BAUMIX s-a emis aviz de refuz provizoriu, unul din motivele invocate în acest aviz fiind si existenta marcii internationale BAUMIT, însa pârâtul a invocat în procedura de înregistrarea ca nu ar avea cunostinta ca s-ar comercializa în România produse sub marca respectiva Or, este evident ca la momentul derularii procedurii de înregistrare a marcii BAUMIX INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR nr. 52719, pârâtul cunostea de existenta pe piata româneasca a produselor BAUMIT, sustinerea contrara fiind facuta în martie 2003, moment la care pârâtul era înca director de vânzari la principalul competitor pe piata de profil pentru produsele comercializate sub marcile BAUMIT.

În consecinta, s-a constatat ca sunt întrunite în cauza si dispozitiile art. 48 alin. 1 lit. c din Legea nr. 84/1998.

Ca atare, fata de cele retinute, a fost admisa cererea reclamantelor si s-a dispus anularea marcilor nationale nr. 052719, 066004, 066005, 066006, 066001, 066223, 069898,071847,071595,071596,072420,072403, 073715, 082619.

Împotriva acestei sentinte au declarat apel atât reclamantele cât si pârâtul A.R.

Prin apelul formulat de reclamante se sustine în esenta ca:

Astfel, s-a indicat si probat prin cererea introductiva si concluziile scrise formulate, la data înregistrarii marcilor Baumix de catre pârâtul A.R., reclamantele erau titularele marcilor internationale nr. 672607 Baumit înregistrata de la data de 19.03.1997, si nr. 671403 Baumit, marca combinata înregistrata de la data de 17.03.1997. În consecinta marcile Baumit erau marci anterioare opozabile marcilor Baumix, solicitate ulterior la înregistrare de catre pârât. Produsele protejate de catre marcile anterioare Baumit erau identice cu cele pentru care a fost solicitata protectia prin marcile Baumix.

Faptul ca, la data depunerii cererilor de înregistrare de catre pârâtul A.R., reclamantele erau titulare ale marcilor respective în România, marci valide în România, a fost probat si prin aceea ca marca BAUMIX industria constructiilor nr. 052719, apartinând pârâtului, a fost refuzata de catre OSIM în baza unor marci anterioare printre care si marcile BAUMlT apartinând reclamantelor, refuz care însa ulterior, a fost reconsiderat cu mare usurinta de catre examinatorul OSIM în baza unor argumente puerile.

Sustin apelantele reclamante ca instanta de fond a fost probabil indusa în eroare de sustinerile pârâtului conform carora reclamantele ar fi renuntat, în anul 2007, la protectia pentru România a marcilor internationale sus-mentionate, sustineri evident false, întrucât în anul 2007 România a devenit membra cu drepturi depline în Comunitatea europeana, si ca efect marcile comunitare Baumit 000452607 având senioritatea decurgând din marca IR672607 si CTM 000445940 având senioritatea decurgând din marca IR671403 au devenit pe deplin valide în România.

Ca urmare, reînnoirea marcilor internationale de a caror senioritate beneficiaza cele 2 marci comunitare nu se justifica din nici un punct de vedere.

În acest sens, fac reclamantele apelante trimitere la Regulamentul EC al Consiliului Europei nr. 40/94 privind marca comunitara, care prevede posibilitatea ca titularul unei marci înregistrate anterior în statele membre - incluzând o marca înregistrata potrivit tratatelor internationale cu efect în tarile membre - care solicita înregistrarea unei marci identice cu marca comunitara privind produse si servicii identice cu cele pentru care marca anterioara a fost înregistrata, poate invoca pentru marca comunitara senioritatea marcii anterioare în statele membre. Senioritatea va avea acelasi efect, chiar daca titularul marcii comunitare a renuntat la marca anterioara sau a lasat sa decada si acesta (titularul) va avea aceleasi drepturi ca si cum marca anterioara ar fi continuat sa fie înregistrata.

Prin urmare, sustin apelantele reclamante ca protectia marcilor Baumit a fost continua din 1997 pâna în prezent, initial prin cele 2 înregistrari internationale, iar în prezent prin marcile comunitare care continua efectele celor 2 marci internationale.

În cazul unor actiuni în anulare de marci - cum este si prezenta cauza - motivele de anulare se apreciaza retroactiv, de la data depunerii cererii de înregistrare a marcii sau marcilor posterioare, si nu la data emiterii deciziilor de înregistrare sau dupa caz a datei judecarii cererilor de anulare.

Îndrept, au fost invocate prevederile art.291 si urmatoarele Cod Proc. Civ. precum si orice alte norme interne si internationale incidente în prezenta cauza.

Prin apelul formulat de apelantul-pârât R.A. este criticata hotarârea primei instante sub urmatoarele aspecte:

A. Instanta de fond în mod gresit a respins exceptia tardivitatii cererii de chemare în judecata.

Intimatele-reclamante si-au întemeiat cererea introductiva pe dispozitiile art. 48 alin. 1, lit. b) prin coroborare la art. 6 lit. c) din Legea nr. 48/1998, motivând ca marca MN 052719 BAU MIX, INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR nu putea fi înregistrata deoarece la data înregistrarii acesteia existau marcile similare MI 0672607, MI 0671403 si CMT 000445940 si CTM 000452607. Actiunea formulata de catre intimatele-reclamante a fost introdusa în data de 28.11.2007. Marca nationala 052719 BAU MIX, INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR a fost depusa spre înregistrare la data de 32.95.2.002, având ca titular SC BAUMIX SRL. La data de 28.03.2003 s-a dispus acordarea protectiei, începând cu data depunerii si, eliberarea Certificatului de marca în favoarea SC BAUMIX SRL.

Art. 29 din Legea nr. 84/1998 prevede în mod expres faptul ca „înregistrarea marcii produce efecte cu începere de la data depozitului national reglementar al marcii, pentru o perioada de 10 ani". Cu alte cuvinte, protectia este acordata, de la data constituirii depozitului national. Legiuitorul a delimitat în mod clar doua termene: data înregistrarii si data publicarii, în functie de drepturile si obligatiile titularului ce decurg în mod independent în functie de acestea.

Astfel, arata apelantul pârât ca de la data înregistrarii (data constituirii depozitului national) curg: perioada de protectie de 10 ani, perioada de 5 ani în functie de care se poate cere decaderea din drepturi a titularului etc., iar de la data publicarii curge termenul de opozitie de 3 luni.

Intentia legiuitorului de a acorda protectie odata cu data înregistrarii este întarita de intentia acestuia de a proteja titularul marcii înregistrate fata de eventuale situatii prejudiciabile, instituind în acest sens o serie de drepturi prevazute de art. 35 din lege.

Din toate acestea rezulta – în opinia apelantului pârât - faptul ca data înregistrarii este data constituirii depozitului national, iar nu data definitivarii înregistrarii, aceasta din urma fiind o data relativa în functie de care drepturile sunt constituite cu efect retroactiv. Cu atât mai mult este sustinuta aceasta teorie, cu cât fata de data înregistrarii (data constituirii depozitului) sunt analizate toate drepturile titularului, acestea nefiind analizate niciun moment prin prisma datei publicarii care instituie numai drepturi fata de eventualii titulari ai unor drepturi anterioare.

O astfel de interpretare, potrivit careia data de înregistrare este identica cu data constituirii depozitului, se regaseste si în dispozitiile art. 46 din Regulamentul CE nr. 207/2009 care precizeaza ca protectia este de 10 ani de la data depunerii.

Pe de alta parte, atât în cuprinsul Legii nr.84/1998, cât si în cuprinsul Regulamentului CE nr. 207/2009 (art. 146), din punct de vedere terminologic, singura clarificare legala este acordata asupra termenului de data de depunere.

Considera apelantul-pârât ca, interpretând sistematic dispozitiile Legii nr. 84/1998 prin interpretarea normelor comunitare cuprinse în Regulamentul CE nr. 207/2009, vom obtine o solutie identica cu cea mentionata mai sus. Astfel, lipsa unei mentiuni oficiale exprese în cuprinsul actului normativ cât si prin interpretarea logica a acestuia, rezulta ca vointa reala a legiuitorului a fost aceea de a exista identitate între cele doua date. Aceasta interpretare a textului legal se bazeaza – în opinia apelantului - pe norme legale clare, evidente si departe de a fi lacunara, astfel încât o interpretare opusa pare contradictorie destinatiei reale a acestei norme juridice.

Având în vedere importanta datei de la care marca 052719 BAU M1X, INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR se considera înregistrata, considera apelantul,  pentru considerentele mai sus expuse, ca aceasta este 30.05.2002, fata de aceasta data urmând a fi calculat termenul de prescriptie stipulat de art. 48 alin. 3. În lumina celor expuse, data la care s-a împlinit termenul de prescriptie al actiunii întemeiate pe baza art. 6, alin. 1, lit. c) în raport de MN 052719 BAU MIX, INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR este 30.05.2007.

B. Raportat la marcile nationale, instanta de fond nu a analizat probele administrate la dosarul cauzei.

Astfel cum reiese din Certificatul de înregistrarea a Marcii nationale 052719 BAU MIX, INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR, aceasta a fost înregistrata pe teritoriul României începând cu data de 30.05.2002 pentru clasele de servicii si produse (conform clasificarii de la Nisa) 1 - 42. Desi  SC BAUMIX SRL a declarat, prin administratorul de la acea vreme, ca nu revendica un drept exclusiv asupra elementelor "INDUSTRIA" si "CONSTRUCTIILOR", protectia este acordata pentru întreaga marca, în ansamblul ei, iar analiza efectuata de catre instanta trebuia sa se raporteze la întreaga marca, si nu numai la unele elemente ale acesteia;

Marca nationala 052719 BAU MIX, INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR a fost dobândita de catre pârâtul apelant de la SC BAUMIX SRL, în luna octombrie 2004, printr-un contract de cesiune de marca.

Celelalte marci detinute de catre pârât sunt înregistrate pentru clasele 1 si 19.

În conformitate cu temeiul în drept al actiunii formulate de catre intimatele-reclamante, acestea au solicitat anularea marcilor pârâtului apelant, motivând ca prin înregistrarea acestora se aduce atingere marcilor detinute proprietate de catre acestea.

În conformitate cu dispozitiile art. 6, alin. 1, litera c), marcile detinute de catre pârât, ar fi trebuit anulate daca acestea erau similare cu marci anterioare si erau destinate a fi aplicate unor produse sau servicii identice sau similare, daca exista risc de confuzie pentru public, incluzând si riscul de asociere cu marcile anterioare.

În ce priveste similaritatea (afirmata de reclamante) între marcile a caror anulare s-a cerut si marcile intimatelor-reclamante si riscul de asociere cât si cel de confuzie, arata apelantul pârât ca acest aspect a fost retinut în mod gresi de catre instanta de fond.

De altfel, instanta de fond a retinut si faptul ca, în ceea ce priveste marcile a caror anulare s-a solicitat, exista si unele elemente verbale care sunt în fapt elemente de ordin tehnic ce nu sunt de natura a identifica în mod individual produsele, existând un risc de confuzie.

Marca CTM0445940 este reprezentata prin elementele verbale combinate (litere de tipar mari si mici) Bau si mIT însotite de un patrat simplu negru.

Marca a carei anulare se solicita MN 052719 BAU MIX, INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR, este reprezentata de particulele verbale: BAU MIX INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR însotite de o linie si un punct color. Linia subliniaza particula BA iar punctul contrat reprezinta punctul literei I.

De remarcat ca nici fonetic aceste doua marci nu sunt similare. Existenta unor elemente comune nu este de natura a determina un risc de confuzie. De altfel, particula "BAU" este comuna mai multor marci înregistrate la nivel comunitar si international.

Conceptual, nu exista similaritate daca marca CTM 0445940 este compusa dintr-o alternanta de litere mici si mari construita pe doua laturi ale unui patrat, iar marca a carei anulare s-a solicitat reprezinta conceptual legatura dintre materialele de constructii (bau - cf. limbii germane însemna constructie) iar mix - legatura dintre toate materialele destinate industriei constructiilor. Vizual nu poate fi retinuta niciun fel de asemanare, riscul de confuzie fiind practic nul.

Mentioneaza apelantul pârât ca, în ceea ce priveste MN 069898 nu se poate sustine nici ca asemanarea este reprezentata de patratul negru deoarece, daca în cazul marcii BAUMIT patratul negru este evident un element grafic - dar care nu poate crea distinctivitate - în cazul MN 069898 nu exista un altfel de element geometric, particulele verbale BAU si MIX fiind editate cu caractere albe, care sunt asezate conceptual pe un fond de contrast care sa le evidentieze.

De altfel, din punct de vedere conceptual, nu reiese cu claritate existenta unui element verbal BAUMIT. Fontul special cu care este redactat acest element verbal este de natura a crea confuzie între BAUMIT si IT 3 AU.

În cazul acestei marci, elementele verbale BAU si MIX sunt editate cu un font specific, de natura a genera o distinctivitate vizuala între cele doua marci combinate.

Nici clasele de protectie nu sunt identice; în timp de CTM 0445940 este protejata în mod limitativ pentru adezivii destinati constructiilor, MN 069898 este protejata pentru aditivii destinati industriei.

Cu privire la marcile nationale 066004, 066005, 066006, 066001, 066223, 071847, 071595, 071596, 072420, 072403, 073715 si 082619, nu exista risc de confuzie.

Instanta de fond, realizând o analiza superficiala, a retinut în mod eronat ca „… desi marcile BAUMIX mai contin si alte elemente verbale, acestea din urma nu sunt de natura a identifica în mod individual produsule, ci au doar o aparenta de indicativ tehnic [ .. ]".

Între marcile aflate în conflict exista – în sustinerea pârâtului apelant -diferente evidente de ordin verbal, fonetic, conceptual si vizual.

Marcile comparate sunt construite în mod diferentiat una de cealalta, iar elementele verbale continute nu sunt similare, exceptând particula „BAU", particula regasita în peste 10 marci comunitare si peste 400 de marci internationale, dintre care peste 60 anterioare marcilor intimatelor – reclamante.

În baza celor expuse, considera apelantul ca este aplicabila teoria distantei, în conditiile în care înregistrarea marcii BAUMIT s-a realizat la o scurta distanta în timp fata de alte marci continând în compunere elementul verbal "BAU".

De altfel, datorita descriptivitatii, aceasta particula nu poate fi protejata în mod individual.

Instanta de fond trebuia sa analizeze marcile în ansamblul lor, fara a se limita la anumite presupuse similaritati verbale. Marcile apelantului pârât sunt compuse atât din elemente verbale cât si din elemente grafice care sunt de natura a se mentine în perceptia consumatorului.

Astfel nu trebuie luate în considerare doar anumite componente, respectiv elementele verbale, ci trebuie analizata imaginea întregii marci. Instanta de fond în mod eronat a considerat ca neglijabile celelalte elemente ale marcilor, respectiv elementele verbale, precum "industria constructiilor", "Gli 49" sau "MTI 80", sau elementele grafice. În acest sens nu exista nicio baza care sa conduca la concluzia ca un consumator care este suficient de bine informat, atent si circumspect va ignora sistematic celelalte elemente ale marcii, si va lua în considerare doar elementele verbale compuse din particula "BAU",

Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene a retinut în mod constant ca „riscul de confuzie trebuie analizat în mod global din punctul de vedere al perceptiei consumatorului asupra marcilor si produselor sau serviciilor, fiind necesar a fi luate în considerare toate elementele care intra în compozitia marcilor, de natura vizuala, auditiva, fonetica, conceptuala".

Mai arata apelantul pârât ca, în situatia de fata, nu se poate pune în discutie analiza similaritatii sau identitatii produsele apartinând intimatei întrucât  acestea nu exista sub marca Baumit.

Conform celor pretinse de catre intimatele - reclamante prin cererea de chemare în judecata, marca BAUMIT este aplicata unor produse similare ori identice cu produsele comercializate sub marcile a caror anulare se solicita.

Din probatoriul administrat în cauza rezulta ca marca BAUMIT reprezinta în fapt numele comercial al producatorului (Baumit Baustoffe GmbH), nume protejat si în baza art. 8 al Conventiei de la Paris.

Din perspectiva analizei desfasurate atât asupra produselor MUREXIN, cât si a întregii activitatii comerciale desfasurate în conexiune indirecta cu marca BAUMIT, reiese ca în anul 1985, ratiunea juridica a protectiei marcii BAUMIT a fost aceea de a întari protectia unui nume comercial.

Din întreg probatoriul depus la dosarul cauzei rezulta ca produsele de tip adezivi, mortari si tencuieli sunt comercializate sub marca MUREXIN, iar nu sub marca BAUMIT.

Marca reprezinta un semn distinctiv servind la diferentierea de catre public a produselor si serviciilor unui comerciant de produsele si serviciile de acelasi fel ori de produsele si serviciile similare ale altor comercianti. Asadar, marca este un element de identificare a unor produse în raport de produse de acelasi fel sau de  produse apartinând unui alt comerciant.

În cazul de fata se poate identifica numai o marca/denumire a produselor intimatelor-reclamante, si anume MUREXIN.

Marca BAUMIT, reprezinta numele comercial al producatorului, în cazul în care acesta este Baumit Baustoffe GmbH, dar care nu este parte în dosar.

Societatile reclamante sunt în fapt detinatoarele drepturilor de control asupra societatilor Baumit din Europa, fara însa ca acestea sa produca în mod efectiv produse; marca sub care aceste produse sunt comercializate este MUREXIN.

Art. 6, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 84/1998 stabileste, ca si conditie necesara, existenta unui risc de confuzie pentru publicul specializat.

Considera apelantul-pârât ca produsele intimatelor-reclamante se adreseaza unui public specializat, aceasta fiind concluzia care a reiesit chiar din probatoriul administrat.

Sub imperiul acestei prezumtii, a publicului specializat, este greu de sustinut ca poate exista vreun risc de confuzie între marca MUREXIN si marcile a caror anulare s-a solicitat. Acest lucru este perfect valabil si fata de marca BAUMIT.

Publicul specializat/avizat la achizitionarea unui produs face diferentierea fata de alte produse prin întreg aspectul vizual al acestor produse. Cu atât mai mult cu cât atât produsele MUREXIN cât si produsele comercializate sub marcile înregistrate de catre subsemnatul se adreseaza unui public avizat.

Cât priveste segmentul de public neavizat, sustinerea anterioara este cu atât mai pertinenta cu cât acest segment de public are în vedere la achizitionarea unui produs toate elementele: aspect vizual, marca de produs, numele producatorului, informatiile tehnice oferite.

În aceste conditii, considera apelantul ca sustinerea potrivit careia ar exista un astfel de risc este nefondata.

În analiza existentei unui risc de confuzie între marcile apelantei si marcile pârâtei instanta de fond trebuia sa ia in considerare consumatorul specializat. Atât practica CJCE cât si a instantelor straine demonstreaza faptul ca similaritatea, respectiv gradul de confuzie existent între doua marci este în strânsa legatura cu publicul caruia i se adreseaza aceste produse.

Data fiind neîndeplinirea conditiei privind riscul de confuzie precum si aspectele de diferentiere relevate anterior, considera apelantul ca a dovedit inaplicabilitatea dispozitiilor art. 6, alin. 1, lit. c) la cazul de fata.

O alta critica formulata de apelantul pârât este în sensul ca instanta de fond a retinut în mod nefondat faptul ca din probele administrate de catre intimatele-reclamante a reiesit notorietatea marcilor „BAUMIT” pe teritoriul României.

În conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, asa cum acesta a fost aprobat prin HG nr. 833/1998, pentru determinarea si dovedirea notorietatii, intimatele - reclamante aveau obligatia de a demonstra, în mod cumulativ, îndeplinirea a doua conditii:  larga cunoastere pe teritoriul României si  determinarea segmentului de public caruia i se adreseaza produsele sau serviciile la care se refera marcile potrivit criteriilor functionale stabilite prin aceasta norma.

Fata de aceste criterii, intimatele-reclamante ar fi trebuit sa produca probe concludente care sa conduca instanta la concluzia ca la data înregistrarii marcilor a caror anulare s-a solicitat, marcile intimatelor beneficiau de notorietate. În fapt, acest lucru nu s-a întâmplat.

La data înregistrarii marcilor a caror anulare s-a solicitat, si nici la acest moment, intimatele-reclamante nu exploatau aceste marci pe teritoriul României, aferent produselor protejate prin clasa l (conform clasificarii de la Nisa), respectiv aditivi. Pentru adezivi, intimatele-reclamante exploateaza o marca speciala, numita MUREXIN.

Regimul de protectie a marcii notorii pe teritoriul României este guvernat de principiul teritorialitatii, consacrat de prevederile art. 1 din Legea nr. 84/1998. Prin urmare intereseaza gradul de cunoastere al marcilor pe teritoriul României. În ceea ce priveste gradul de cunoastere al marcilor pe teritoriul altor state reprezinta un fapt vecin si conex, dar care nu este de natura a conferi notorietate pe teritoriul României.

Având în vedere dispozitiile regulii 16 alin (4) din Regulament raportat la dispozitiile art. 1169 C.civ notorietatea trebuie dovedita de catre cel care o invoca. Intimata nu a facut dovada, prin probele administrate, a existentei notorietatii marcilor sale la momentul înregistrarii marcii "BAUMIX”.

Apelantele-reclamante au revendicat un drept anterior în baza înregistrarii internationale conferite prin MI 0672607 si MI0671403.

Potrivit actiunii formulate de catre acestea si probatoriului depus în cauza, aceste marci urmau sa se opuna înregistrarii nationale a marcilor a caror anulare s-a solicitat. Instanta de judecata a si retinut, în sentinta pronuntata, aceste aspecte ca fiind definitorii pentru solutia acordata.

Ceea ce însa a fost trecut cu vederea este ca aceste doua marci nu sunt  protejate pentru teritoriul României. Înregistrarea internationala conferita chiar de catre WIPO nu reprezinta o înregistrare la nivel mondial în mod automat, titularul cererii urmând sa specifice în cererea sa tarile desemnate pentru protectie.

Înregistrarile internationale ale celor doua marci nu sunt solicitate pentru România motiv pentru care aceste înregistrari nu sunt de natura sa produca efecte pe teritoriul României. Asadar, aceste marci nu puteau fi retinute de catre instanta de judecata ca fiind anterioare si sa se opuna marcilor a caror anulare se solicita.

În ce priveste marcile comunitare, arata apelantul-pârât ca acestea nu pot avea efect asupra valabilitatii marcilor înregistrate de acesta. La data înregistrarii marcilor nationale, pe teritoriul României nu îsi produceau efectele marcile comunitare. Astfel, la data înregistrarii marcilor nationale a caror anulare se solicita, marcile comunitare nu puteau fi opuse pe teritoriul României. În conformitate cu Ordinul nr. 148/2006 al OSIM, aceste marci au putut fi opuse în cadrul procesului de înregistrare a marcilor nationale începând cu data de 01.01.2007.

Mai arata apelantul pârât ca, atât ulterior datei publicarii fiecarei marci în Buletinul Oficial al proprietatii Industriale când apelantele-reclamante nu au formulat opozitii la înregistrare, cât si dupa acest moment, timp de 5 ani, acestea au stat în pasivitate nefiind afectate de existenta acestor marci.

În tot acest timp, marcile a caror anulare s-a solicitat au fost tot mai cunoscute pe teritoriul României datorita calitatii produselor ce au fost comercializate sub aceste denumiri.

Analizând pretentiile intimatelor - reclamante, se desprinde ideea ca acestea nu au formulat o astfel de actiune, caci pâna la momentul introducerii actiunii acestea nu au resimtit în piata existenta unor marci de natura a le aduce prejudicii. Acest lucru nu este real, în conditiile în care, începând cu anul 2002 SC BAUMIX SRL, a avut o pozitie solida pe piata româneasca de profil, produsele comercializate sub marcile a caror anulare s-a solicitat fiind apreciate de publicul carora le este destinat.

Totodata sustine apelantul lipsa de distinctivitate a denumirii BAUMIT si distinctivitatea dobândita a marcilor proprii. Marca BAUNIIT este compusa din doua cuvinte provenind din limba germana. Apelantele - reclamante revendica un drept exclusiv asupra marcii verbale BAUMIT, în conditiile existentei a peste 400 de marci având în compunere elementul verbal "BAU" .

Data fiind aplicabilitatea acestei marci sectorului economic al constructiilor (produse si servicii), rezulta – în sustinerea apelantului pârât - ca parte din marca BAUMIT este descriptiva, iar elementul verbal "MIT" nu este suficient sa creeze distinctivitate în raport de alte marci existente.

De altfel, apelantele - reclamante nici nu au înregistrat initial marca verbal, ci doar cu o forma grafica care sa îi confere distinctivitate.

În aceste conditii, marca BAUMIT, prezinta un grad de distinctivitate scazut, fiind ceea ce doctrina numeste o marca slaba, fiind o marca evocatoare, iar aceasta lipsa a caracterului distinctiv duce la lipsa unei protectii.

În cei peste 7 ani de activitate, produsele comercializate de catre SC BAUMIX SRL au devenit larg cunoscute, riscul de confuzie cu produse comercializate sub marcile BAUMIT ori MUREXIN fiind practic inexistent.

Probele administrate demonstreaza atât larga cunoastere de care aceste produse beneficiaza pe teritoriul României, cât si distinctivitatea dobândita fata de oricare alt produs existent în piata precum si notorietatea acestora.

Totodata, instanta de apel trebuie sa ia în considerare faptul ca aceste marci au coexistat pe piata timp de 5 ani, pâna la data introducerii prezentei actiuni. În acest sens faptul înregistrarii marcilor apartinând apelantului în contextul preexistentei unor marci similare, în cadrul carora se poate retine ca elementul verbal este asemanator, cu consecinta coexistentei pe piata a acestora, într-o atitudine de tolerare reciproca, altereaza distinctivitatea elementului dominant asemanator în cadrul marcilor apartinând intimatei.

Astfel consumatorul produselor pentru care marcile apelantei sunt înregistrate ignora elementul verbal presupus asemanator acordând o atentie sporita celorlalte elemente componente ale marcilor. În aceste conditii riscul de confuzie este exclus, consumatorul fiind capabil sa distinga în mod clar produsele cât si societatile care le produc.

Cu referire la reaua credinta retinuta de prima instanta, se arata în esenta ca SC BAUMIX SRL a fost înfiintata în anul 2002, având ca obiect principal de activitate productia de materiale destinate industriei constructiilor, în special adezivi.

La data de 07.10.2003, pârâtul apelant a devenit asociat al acestei societati cu o participare de 80%.  La acea data, societatea deja functiona, avea relatii si contracte comerciale în desfasurare si avea înregistrata marca nationala 052719 BAU MLX, INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR, comercializând deja produse pe care era înscrisa aceasta denumire.

Astfel, nu pârâtul apelant a fost cel care a înregistrat aceasta marca, ea fiind înregistrata la data de 30.05.2002 moment în care între apelant si societatea SC Baumix SRL nu exista niciun fel de legatura.

În raport de acest moment - 30.05.2002 - trebuia analizata de catre instanta de fond existenta relei-credinte la înregistrarea marcii. În conditiile în care marca a fost înregistrata de terte persoane, în mod eronat instanta de fond a retinut reaua-credinta în persoana apelantului.

Din anul 2002, SC BAUMIX SRL, pe baza unei relatii comerciale existente între aceasta societate si SC ITALKOL SRL si SC BAUMIX SRL (societate functionând in conformitate cu legile din Italia) a comercializat produse destinate industriei constructiilor, pe teritoriul României.

Produsele comercializate sub asa zisa marca "BAUMIX" au existat pe piata europeana înainte de 2002, iar începând cu respectivul an (data înfiintarii SC BAUMIX SRL) si pe teritoriul României.

La data la care se BAUMIX SRL îsi înregistra marca, apelantul pârât era tert atât de aceasta societate cât si de aceasta marca.

Mai mult decât atât, instanta a retinut în sarcina apelantului imposibilitatea de a explica "cum a ales" denumirea BAUMIX, ignorând faptul aceasta denumire nu a fost stabilita de catre el.

Apelantul pârât mai releva câteva inadvertente dintre înscrisurile depuse la dosarul cauzei si sustinerile partilor potrivnice, respectiv:

a)desi înregistrarile internationale nu produc efecte pe teritoriul României, prin lipsa de eficacitate datorata restrângerii teritoriale, le-au folosit invocând drepturi anterior constituite;

b)desi toate înregistrarile (atât cele internationale cât si cele comunitare) sunt efectuate având ca titular Knoch, Kern & Co., toate produsele la care se face referire în actiune si în înscrisurile depuse la dosar sunt produse fie de catre SC BAUMIT ROMANIA SRL, fie de catre BAUMIT BAUSTOFFE GmbH. Asadar pretinsa confuzie nu se raporteaza la produsele proprii, ci la produsele altei entitati juridice.

c)Legatura dintre intimatele-reclamante si SC BAUMIT ROMANIA SRL nu a fost dovedita în nicio modalitate, mai mult decât atât, toate documentele fiscale si oficiale aflate la dosar apartinând acesteia din urma, ce nu este parte în prezenta cauza.

d)Notorietatea nu a fost probata niciun moment, iar prezumtiile de notorietate nu functioneaza prin simpla afirmare a acesteia.

Se mai arata ca hotarârea instantei de fond contine referiri la marci care nu au format cadrul procesual al judecatii de fond, respectiv instanta a facut referire la marca 063579, fara însa ca aceasta marca sa fi facut obiectul cererii de chemare în judecata ori probatoriului administrat în acest sens.

În aceste conditii, considera apelantul ca instanta a dovedit lipsa de impartialitate, administrând probe ce nu au fost solicitate de catre parti si nici puse în discutia acestora. Mai mult decât atât, instanta prin aceasta mentiune a largit cadrul procesual asupra altor drepturi, ce nu au facut obiectul cererii de chemare în judecata.

În drept, au fost invocate  dispozitiile art. 282 - 299 Cod procedura civila.

Apeluri legal timbrate.

Fiecare dintre apelanti a formulat întâmpinare la apelul declarat de partea adversa.

Prin întâmpinarea formulata de apelantele reclamante se arata în esenta ca fara temei apelantul pârât pune semnul egalitatii între data depunerii cererii de înregistrare a unei marci si data înregistrarii efective a marcii. Cele doua date creeaza drepturi si consecinte juridice total diferite.

Este considerata falsa concluzia pe care o deduce apelantul, în raport de normele comunitare, în sensul ca singura data care naste efecte juridice ar fi aceea a depunerii cererii de înregistrare, în conditiile în care pe fiecare fila a unei marci comunitare se regasesc identificate doua mentiuni distincte: data depunerii si data înregistrarii.

Pe de alta parte, se arata ca cererea de anulare a marcilor BAUMIX a fost întemeiata pe trei ipoteze distincte, printre care si aceea a înregistrarii marcii cu rea credinta, actiune care este imprescriptibila extinctiv.

Mai arata apelantele reclamante ca au administrat un volum impresionant de înscrisuri probatorii care, coroborate cu expertiza lingvistica extrajudiciara si punctul de vedere al OSIM, au condus la concluzia similaritatii marcilor posterioare BAUIMIX cu marcile BAUMIT si notorietatea acestora din urma. S-a statuat în jurisprudenta si în practica faptul ca elementele verbale beneficiaza de prioritate în raport cu cele vizuale (figurative) deoarece sunt percepute si pe cale fonetica. Atât normele si recomandarile OMPI cât si practica judiciara consacrata indica faptul ca se compara elementele tari, puternice,distinctive din cuprinsul marcilor, si nu elementele secundare, uzuale sau generice, care nu au putere distinctiva si nu îndeplinesc functia esentiala a marcii – aceea de diferentiere a produselor.

De asemenea se arata ca a fost dovedita – prin înscrisurile depuse - existenta, publicitatea si notorietatea marcilor BAUMIT si larga utilizare a acestora în plan mondial si în România. Faptul ca apelantele reclamante detin si exploateaza si marca MUREXIM nu are nicio legatura cu aceasta cauza.

Opineaza apelantele reclamante ca este falsa si în contradictie cu apararile formulate în fata primei instante sustinerea apelantului pârât în sensul ca marcile internationale MI 672607 si 671403 nu ar fi protejate în România. Potrivit sustinerilor din cererea de chemare în judecata si probatoriului administrat, respectivele marci au fost înregistrate de reclamante în anul 1997, fiind astfel anterioare si opozabile marcilor BAUMIX. Momentul la care se apreciaza conditiile de înregistrare precum si notorietatea, opozabilitatea unor drepturi anterioare este cel al depunerii cererilor posterioare de înregistrare, si nu data judecarii cererii în anulare.

Ca efect al dobândirii de catre România, în anul 2007, a calitatii de membru al Uniunii Europene, marcile comunitare BAUMIT 000452607 cu senioritatea marcii IN 672607 siCTM 000445940 cu senioritatea marcii IR 671403 au devenit pe deplin valabile si protejate în România. Ca urmare, reînnoirea (în anul 2007) a marcilor internationale nu se justifica în ce priveste teritoriul României în conditiile în care protectia a continuat prin marcile comunitare.

În ce priveste lipsa opozitiei reclamantelor la înregistrarea marcilor a carei anulare se solicita, se arata ca reclamantele sunt societati straine, cu activitati internationale, si ar fi absurd si li se pretinsa sa monitorizeze activitatea fiecarui nou concurent ce apare pe o anumita piata sau depunerea unor marci similare, iar în situatia în care nu au formulat opozitie sa nu mai poata solicita anularea marcii frauduloase.

Considera apelantele-reclamante ca „sunt hilare” sustinerile apelantului pârât în sensul ca marcile BAUMIT ar fi lipsite de distinctivitate, respectiv ca ar fi o marca evocatoare. Larga cunoastere a marcilor BAUMIX pe care o afirma pârâtul apelant ar putea fi o consecinta directa a „ratasarii parazitare a marcilor BAUMIT”.

Referitor la reaua credinta a pârâtului apelant, se arata ca acesta a detinut functia de director de marketing si vânzari la divizia de produse de constructii a SC Henkel România, aceasta din urma societate fiind unul dintre principalii competitori ai reclamantelor apelante. Împrejurarea ca marca BAUMIX INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR a fost depusa la înregistrare de catre SC Baumix SRL, si ulterior preluata de catre pârâtul apelant nu poate fi retinuta – în sustinerea apelantelor reclamante – ca o cauza exoneratoare a relei credinte deoarece pârâtul putea sa se foloseasca de persoane interpuse pentru a înfiinta mentionata societate comerciala, tocmai pentru a fi exonerat de prevederile contractuale salariale cu firma Henkel si/sau incidentei prevederilor legale privind combaterea concurentei neloiale. Pe de alta parte, pârâtul a preluat (prin cesiune) marca cu toate calitatile si viciile ei. În ipoteza în care pârâtul a fost de buna credinta si nu avea nicio legatura cu crearea SC Baumix SRL înainte de plecarea lui de la firma Henkel România (fiind o simpla întâmplare ca a preluat o firma ce avea acelasi obiect de activitate cu cel al firmei la care fusese angajat si ca firma preluata avea o denumire cvasiidentica cu marcile notorii BAUMIT) se întreaba apelantele reclamante de ce a cesionat/transferat aceste marci în nume propriu în conditiile în care existau ti „marci libere” ce nu încalcau drepturi anterioare.

Apelantul pârât sustine caracterul nefondat al apelului declarat de reclamante, aratând în esenta ca: denumind formal „BAUMIT” si „BAUMIX” marcile în conflict, reclamantele apelante încearca sa induca ideea ca marcile sunt similare pâna la confuzie.

În ce priveste marcile internationale înregistrate de reclamante, se arata ca durata de protectia acestora a expirat în anul 2007. începând din acest an, apelantele reclamante nu au mai avut înregistrate, pe cale internetionala, aceste marci pentru România.

Mai arata apelantul pârât ca niciuna dintre probele administrate în cauza nu releva notorietatea marcilor BAUMIT. Reclamantele au încercat, în cursul judecatii, sa creeze o prezumtie de notorietate, fapt inadmisibil din perspectiva prevederilor Legii 84/1998. pentru determinarea si dovedirea notorietatii, reclamantele aveau obligatia de a demonstra îndeplinirea conditiilor stabilite prin Regula nr. 16 din Regulamentul de aplicare a Legii 84/1998.

În dovedirea sustinerilor formulate, apelantele au administrat – în etapa apelului – proba cu înscrisuri.

Analizând apelurile în raport de actele si lucrarile dosarului, de criticile formulate si de limitele stabilite prin art. 295 C.pr.civ., Curtea retine urmatoarele:

I. Referitor la exceptia tardivitatii cererii (de anulare a marcii  052719 BAU MIX, INDSUSTRIA CONSTRUCTIILOR) fundamentata pe prevederile art.48 alin. 1 lit. b) coroborat cu art. 6 lit. c) din Legea 84/1998:

Marcile al caror titular este pârâtul apelant - a caror anulare a fost solicitata în cauza de catre apelantele reclamante – sunt marci nationale, înregistrate în conditiile Legii 84/1998.

Sanctiunea (nulitatii) invocata de catre apelante, si conditiile în care poate fi invocata si aplicata, sunt de asemenea reglementate prin mentionatul act normativ.

Prin urmare, cadrul legal în care trebuie apreciat termenul în care poate fi promovata o actiune în anularea înregistrarii unei marci este cel dat de legea nationala, neexistând temei spre a se apela la reglementarile din cuprinsul Regulamentului nr. 207/2009, care reglementeaza o categorie distincta de marci, si anume marcile comunitare.

Din aceasta perspectiva, Curtea constata ca prima instanta a procedat în mod judicios apreciind asupra respectarii de catre reclamante a termenului legal în care puteau invoca nulitatea marcii nr. 052719 „BAU MIX, INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR” prin raportare la exigentele art. 48 alin. 3 coroborat cu art. 28 din Legea 84/1998, care stabileste expres ca termenul de 5 ani în care poate fi ceruta anularea marcii „curge de la data înregistrarii marcii” , respectiv „când deciziile de înregistrare a marcilor au devenit definitive, marcile se înregistreaza în Registrul National al Marcilor …”.

Prevederea din continutul art.29 alin.1 Legea 84/1998 (care se regaseste în capitolul intitulat „durata, reînnoirea si modificarea înregistrarii marcii”) - potrivit careia „înregistrarea marcii produce efecte ce începere de la data depozitului national reglementar al marcii, pentru o perioada de 10 ani” - are drept scop marcarea momentului de la care începe sa curga termenul/durata de 10 ani pentru care titularul beneficiaza de protectia legala a drepturilor conferite prin art. 35-38, fiind fara relevanta în aprecierea asupra termenului la care se refera art. 48 alin. 3 din acelasi act normativ (norma plasata în capitolul intitulat „stingerea drepturilor asupra marcilor).

Termenul prevazut în art. 29 alin 1 din Legea 84/1998 (si implicit momentul determinat de legiuitor ca fiind cel de la care acest termen începe sa curga) este unul menit sa profite titularului de marca, sa-i acorde acestuia beneficiul de a fi  plasa si pentru trecut (începând cu data constituirii depozitului reglementar) sub protectia dobândita prin actul de înregistrare ce marcheaza finalizarea procedurii declansate prin constituirea mentionatului depozit, în timp ce termenul reglementat prin art. 48 alin. 3 din acelasi act normativ (incluzând momentul de la care începe sa curga) se adreseaza tertilor care pretind vatamarea unui drept ca si consecinta a înregistrarii unei marci, si intereseaza pierderea drepturilor titularului asupra marcii, cu titlu de sanctiune pentru acesta din urma.

Ca atare, cele doua termene legale au, fiecare, o natura speciala, si se aplica numai situatiilor care se circumscriu ipotezelor normelor juridice prin care au fost stabilite.

Atâta vreme cât legiuitorul a stabilit în mod expres, pentru cele doua termene mentionate, momente de debut distincte, nu exista temei spre a se realiza – pe cale de interpretare, si în contradictie cu regula potrivit careia o dispozitie legala trebuie interpretata în sensul în care poate produce un efect, iar nu în acela în care nu ar produce niciun efect – o confuziune între cele doua momente.

II. Referitor la calitatea pretinsa de reclamante, de titulare ale unor marci anterior înregistrate pentru produse identice:

Apelantele reclamante reproseaza primei instante ca ar fi apreciat în mod eronat faptul ca marcile BAUMIT nu erau protejate pe teritoriul României la data înregistrarii marcilor a caror anulare se solicita.

Acest repros al apelantelor reclamante este real, prin raportare la data la care au fost înregistrate marcile a caror anulare se solicita în speta, însa o atare constatare nu este de natura a conduce la o alta solutie decât cea retinuta de instanta fondului pe acest aspect. Ceea ce intereseaza în analiza cererii de anulare fundamentata pe prevederile art. 48 lit. b) rap. la art. 6 lit. c) din Legea 8/1996 este împrejurarea daca reclamantele mai aveau aceeasi calitate la data la care au formulat actiunea în justitie cu acest obiect pentru ca nulitatea este o sanctiune civila a carei finalitate este aceea de a pune capat unei situatii juridice care aduce atingere unui drept subiectiv civil actual (al celui ce o invoca).

Astfel, potrivit extraselor din Registrul International al Marcilor (depuse în vol. III al dosarului constituit la instanta de fond), la data de 17.03.1997, respectiv 19.03.1997 au fost înregistrate pe cale internationala, de catre Knoch, Kern & Co. Wopfinger Stein-u. Kalwerde Schmidt & Co., marca BAUMIT cu element figurativ având numarul 671403, respectiv marca verbala BAUMIT având nr. 672607, România fiind printre tarile desemnate prin aceste înregistrari.

Pentru teritoriul României, protectia conferita de înregistrarea marcii nr. 671403 se referea la clasele de produse/servicii 1- produse chimice destinate constructiilor: adezivi destinati constructiilor; 2- mordanti; 19 - materiale de constructii nemetalice, mortare, iar protectia conferita de înregistrarea marcii nr. 672607 se referea la toate produsele si serviciile din cls. 1, 8 si 19, iar din cls. 2 toate produsele cu exceptia mordantilor.

Termenul de 10 ani pentru care a operat protectia legala data de înregistrarile anterior mentionate s-a împlinit la data de 17.03.2007, respectiv 19.03.2007.

La aceste din urma date, reclamantele au solicitat/obtinut reînnoirea înregistrarii pentru un numar mai mic de state decât cele pentru care se realizase înregistrarea initiala, România nemaifiind printre cele desemnate.

În aceste conditii, protectia conferita reclamantelor - pe teritoriul României, unde produc efecte marcile a caror anulare o solicita - de înregistrarea celor doua marci internationale a încetat în luna martie 2007, anterior initierii actiunii în anulare pendinte (ce a fost înregistrata la instanta la data de 28.11.2007).

Pe cale de consecinta, raportat la data introducerii actiunii în anulare, reclamantele nu mai erau titulare ale drepturilor (ce ar fi decurs din înregistrarea internationala) pretins încalcate prin înregistrarea marcilor detinute de pârât si, ca atare, nu se poate retine existenta  încalcarii (prin prezenta marcilor pârâtului) a unor drepturi actuale protejate prin lege.

Cât priveste drepturile conferite reclamantelor de marcile înregistrate pe cale comunitara – cu nr. 000445940 si nr. 000452607 – Curtea constata ca acestea nu pot fi retinute ca fiind generatoare de drepturi anterioare – în sensul art. 6 lit. c din Legea 84/1998 - înregistrarii marcilor a caror anulare se solicita în conditiile în care acestea din urma au fost înregistrate în perioada 2003-2006, iar efectele marcilor comunitare pe teritoriul României au debutat la data de 01.01.2007, când România a devenit membru al Uniunii Europene.

Respectivele marci comunitare confera reclamantelor apelante o protectie actuala, însa aceasta protectie nu putea functiona în România înaintea datei de 01.01.2007 în conditiile în care, potrivit cu exigentele art. 1 din Regulamentul CE  40/1994 (ce era în vigoare la data mentionata), efectele marcilor comunitare se produceau numai în statele apartinând Comunitatii.

Argumentul prin care reclamantele apelante aduc în discutie senioritatea marcilor comunitare decurgând din înregistrarea internationala nu este unul care sa conduca la înlaturarea concluziei anterior retinute. Revendicarea unei astfel de senioritatii ar fi relevanta în aprecierea momentului de la care au început sa se produca efectele marcii comunitare în statele membre – aspect ce nu intereseaza litigiul pendinte - iar nu sa extinda aceste efecte dincolo de limitele teritoriale mentionate pentru perioada 2002-2006 (când România nu era stat membru al Comunitatii).

În realitate, revendicând – în calitate de titulari ai marcilor comunitare – în asemenea coordonate senioritatea înregistrarii pe cale internationala a marcilor identice BAUMIT, reclamantele apelante pretind fara temei legal o (unica) protectie care sa fi început prin înregistrarea pe cale internationala a celor doua marci si sa se fi continuat prin marcile înregistrate pe cale comunitara, ignorând faptul ca cele doua tipuri de marci sunt supuse unor reglementari distincte, care stabilesc rigori speciale relative la limitele - de timp si de teritoriu - ale protectiei acordate titularilor ce au ales unul sau altul dintre sistemele de înregistrare a marcilor.

III. Referitor la critica privind analiza probatoriului administrat în raport de marcile nationale a caror nulitate s-a solicitat:

Apelantul pârât imputa primei instante faptul ca nu ar fi facut o analiza corecta a întregului probatoriu administrat raportat la marcile nationale, în acest context evocând opinia potrivit careia trebuia sa se analizeze: similaritatea dintre marcile a caror anulare se cere si marcile comunitare ale caror titulare sunt reclamantele; împrejurarea daca aceste marci erau destinate a fi aplicate unor servicii sau produse identice ori similare; existenta unui risc de confuzie.

În conditiile în care prima instanta nu a retinut ca, prin înregistrarea marcilor a caror anulare s-a cerut, s-ar fi adus atingere vreunui drept dobândit anterior de reclamante prin înregistrarea vreunei marci, si nu a retinut incidenta motivului de anulare prevazut la art. 48 alin. 1 lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea 84/1998 (numai în situatia acestui motiv de anulare fiind relevante riscul de confuzie, incluzând riscul de asociere) nu exista situatia premisa necesara pentru efectuarea unei analize care sa priveasca: produsele sau serviciile carora marcile în conflict le erau destinate (din perspectiva claselor de produse pentru care au fost înregistrate) si riscul de confuzie între aceleasi marci.

Instanta fondului a apreciat ca reclamantele sunt titulare ale unei marci notorii – BAUMIT, si drepturile pe care le au în aceasta calitate au fost încalcate prin înregistrarea marcilor care apartin pârâtului (ce au în continut cuvântul BAUMIX), fiind astfel incidente prevederile art. 48 alin. 1 lit. b raportat la art. 6 lit. d) din Legea 84/1998.

Spre a conchide asupra calitatii semnului BAUMIT de marca notorie, instanta a avut în vedere: facturile fiscale care atesta comercializarea, de catre reclamanta, a produselor sale pe teritoriul României începând din anul 1995; participarea intensa a reclamantei - în România, începând din anul 2001 – la târguri si expozitii;organizarea de seminarii si concursuri; detinerea primelor 2 locuri pe piata, începând din anul 2003, inclusiv locul 2 în topul firmelor specializate, în raport de cifra de afaceri.

Aprecierea asupra notorietatii unei marci este însa supusa unor rigori legale, stabilite prin Regula 16 din Regulamentul de aplicare a Legii 84/1998 potrivit careia „  (1) Pentru a aprecia daca o marca este notorie, este suficient ca aceasta sa fie larg cunoscuta:

a) pe teritoriul României; si

b) pentru segmentul de public din România caruia i se adreseaza produsele sau serviciile la care se refera marca.

(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. b), segmentul de public va fi stabilit pe baza urmatoarelor elemente:

a) categoria de consumatori potentiali, vizata pentru produsele sau serviciile la care se refera marca; identificarea categoriei de consumatori potentiali se face pe grupe de consumatori ai unor anumite produse sau servicii în legatura cu care marca este utilizata si nu pe grupe de consumatori ai unei game generale de produse sau de servicii;

b) circuitele de distribuire a produselor sau serviciilor la care se refera marca; în functie de natura produselor si serviciilor, se va tine seama de diferite mijloace de distribuire a acestora, respectiv de comercializarea prin magazine, prin intermediul unor agenti comerciali, direct de la întreprindere sau la domiciliul clientului.

(3) În aplicarea prevederilor art. 20 din lege (84/1998), termenii de mai jos vor avea urmatorul înteles:

a) utilizarea - vânzarea sau oferirea spre vânzare, precum si orice activitati de promovare a produselor si/sau a serviciilor la care se refera marca, inclusiv publicitatea si prezentarea acestora în târguri si expozitii;

b) întinderea utilizarii - cantitatea de produse si/sau de servicii carora li se aplica marca si care sunt comercializate;

c) aria geografica - cunoasterea, la nivelul teritoriului României, a marcii a carei protectie este solicitata ca notorie si, chiar în afara acestui teritoriu, daca marca este utilizata în teritorii din imediata vecinatate, în teritorii vecine în care se vorbeste limba româna, în teritorii acoperite de aceleasi mijloace de informare în masa sau în teritorii vecine în care se desfasoara relatii comerciale strânse;

d) gradul de cunoastere a marcii notorii - masura în care o marca ocupa piata româneasca, ca urmare a utilizarii pentru anumite produse si/sau servicii.

(4) Persoana care pretinde ca marca este notorie este tinuta sa dovedeasca, prin orice mijloc de proba, cunoasterea larga a marcii pe teritoriul României.

(5) În sustinerea notorietatii unei marci pe teritoriul României pot fi prezentate acte, cum ar fi cele privind:

a) comercializarea sau punerea în vânzare a produselor ori prestarea de servicii sub marca notorie;

b) importul sau exportul produselor pe care marca notorie este aplicata;

c) publicitatea sau reclama produselor si serviciilor sub marca notorie în România etc.”

Pe de alta parte, în calificarea unui semn ca fiind marca notorie se impunea a se porni de la scopul marcii, astfel cum acesta este redat în mod explicit prin art. 3 lit. a din Legea 84/1998, respectiv „marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinând altor persoane”.

Astfel, pentru dobândirea caracterului de marca notorie, nu este suficienta utilizarea unui semn, în orice conditii, ci aceasta utilizare trebuie facuta de persoana care pretinde calitatea de titular, cu o cantitate însemnata de bunuri/servicii care sa poarte semnul respectiv si pe o arie geografica semnificativa, fiind totodata necesar ca acest mod de punere în comert a produselor marcate sa fi avut ca rezultat cunoasterea produselor/serviciilor de catre consumatorii avizati.

Raportat la exigentele legale enuntate, Curtea constata ca o prima lacuna a calificarii facute de instanta fondului este aceea ca nu a stabilit si produsele sau/si serviciile pentru care a apreciat ca marcile reclamantelor aveau si calitatea de a fi  notorii la momentele înregistrarii marcilor a caror anulare se solicita.

O atare circumstantiere era imperios necesara în conditiile în care, dispunând anularea marcilor detinute de pârât ca fiind unele ce au încalcat drepturile reclamantelor asupra unor marci anterioare, aceasta anterioritate nu putea (potrivit considerentelor expuse în analiza de la pct. II, dar si conditiei care rezida din art. 6 lit. d din Legea 84/1998) sa fie reprezentata decât de marca notorie ce a fost retinuta ca generatoare a drepturilor existente atât la datele la care s-au înregistrat marcile detinute de pârât cât si la data promovarii actiunii în anulare.

Pe de alta parte, prin raportare la exigentele normelor enuntate, Curtea apreciaza ca probatoriul avut în vedere de prima instanta era departe de a fi suficient pentru a dovedi utilizarea si cunoastere pe scara larga, pe teritoriul României, a semnelor BAUMIT (cu un continut identic cu cel care îl aveau marcile înregistrate pe cale internationala si respectiv comunitara), pentru toate clasele de produse si servicii continute în Clasificarea de la Nisa (în conditiile în care cea mai veche dintre marcile a caror anulare s-a dispus era înregistrata pentru toate produsele si serviciile din clasele 1-42), sau chiar pentru o parte dintre aceste clase.

Acelasi probatoriu nu releva legatura între societatile comerciale care au calitatea de reclamante în cauza si utilizarea, pe teritoriul României, a semnului BAUMIT. O atare legatura era – de asemenea - imperios necesar a se stabili în conditiile în care scopul marcii este acela de reflecta o asociere între produsele marcate si persoana ce pretinde calitatea de titular.

În mod eronat a retinut instanta ca  cele doua reclamante (persoane juridice straine) ar fi comercializat produse proprii în România, începând din anul 1995, în conditiile în care facturile fiscale avute în vedere spre a conchide în acest sens atesta acte de comert izolate efectuate de o societate comerciala de nationalitate româna - SC Baumit Com SRL – cu produse în a caror denumire nu se regaseste vreo referire la marca BAUMIT. Asemenea acte de comert, în care nu este relevata vreo implicare a reclamantelor si care nu permit stabilirea unei legaturi între produsele efectiv comercializate si semnul care se pretinde a valora marca notorie, nu sunt de natura a dovedi utilizarea respectivelor marci de catre persoanele juridice care reclama calitatea de titulare ale unor marci notorii.

Tot astfel, ocuparea de catre SC Baumit Com SRL (si nu de catre reclamante) a unor locuri de top în clasamente întocmite cu privire la evolutia pietei adezivilor si mortarelor, respectiv cu privire la evolutia cifrei de afaceri nu sunt de natura a dovedi utilizarea, în cadrul comertului desfasurat de catre reclamante, a semnului BAUMIT în conditii care – corespunzator exigentelor Regulii nr. 16 din Regulamentul de aplicare a Legii 84/1998 – sa fi dat acestuia valentele unei marci notorii apartinând reclamantelor.

Tot astfel, prima instanta a retinut ca produsele purtând semnele BAUMIT au fost promovate prin publicitate, fara a observa ca înscrisurile care atesta acest mod de promovare (planse fotografice ale unor panouri publicitare, brosuri de prezentare, articole de presa) nu numai ca sunt preponderent ulterioare momentului la care a fost înregistrata cea mai veche dintre marcile a caror anulare era ceruta, dat nici nu contin elemente care sa permita asocierea respectivelor semne cu persoanele care invoca protectia legala a acestor semne, respectiv cu reclamantele.

Fata de considerentele expuse, si de exigentele art. 1169 C.civ., Curtea constata ca în mod eronat a apreciat prima instanta ca reclamantele ar fi dovedit în speta ca aveau calitatea de titulare ale marcilor notorii BAUMIT la datele la care au fost înregistrate marcile detinute de catre pârât (în al caror continut se regaseste cuvântul BAUMIX) si ca, prin înregistrarea acestor din urma marci s-ar fi adus atingere drepturilor reclamantelor asupra respectivelor marci notorii.

Pe cale de consecinta, urmeaza a se constat ca nu este incident în cauza motivul de anulare prevazut de art. 48 alin. 1 lit. b) raportat la art. 6 lit. d din Legea 84/1998.

În ce priveste motivul de anulare invocat ca îndeplinind exigentele art. 48 alin. 1 lit. c) din Legea 84/1998, respectiv reaua credinta a pârâtului la înregistrarea marcilor în al caror continut se regaseste cuvântul BAUMIX:

Spre a conchide ca pârâtul a fost de rea credinta la înregistrarea marcilor a caror anulare era solicitata, instanta de fond a avut în vedere împrejurarea ca acesta a îndeplinit functia de director de vânzari si marketing la o societate comerciala care activa pe piata materialelor de constructii, societate care era un competitor important al „reclamantei”.

Acest rationament al instantei este eronat pentru ca, în dezacord cu prevederile art. 35 alin. 1 si 2 din Decretul 31/1954, pune semnul echivalentei între subiecte de drept diferite, respectiv între reclamantele care au formulat actiunea în anulare pendinte si SC Baumit Com SRL, atribuindu-i acesteia din urma calitatea de reclamanta si extinzând asupra celor doua societati ca au calitatea de reclamante consecintele unor acte si fapte întreprinse de SC Baumit Com SRL.

Pe de alta parte, acelasi rationament al primei instante ignora împrejurarea ca înregistrarea primei marci ce contine cuvântul BAUMIX, respectiv BAU MIX, INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR, nu s-a realizat de catre pârât, ci de catre SC Baumix SRL, pârâtul devenind asociat la aceasta din urma societate ulterior momentului la care s-a finalizat procedura de înregistrarea a acestei marci.

În conditiile în care nu s-a evocat – si dovedit – existenta vreunei legaturi între activitatea SC Baumix SRL si conduita avuta de catre pârât anterior momentului la care acesta din urma a devenit asociat la aceasta persoana juridica, fata de prevederile art. 35 alin. 2 si 3 din Decretul 31/1954 actele si faptele juridice efectuate de societatea comerciala prin reprezentantii sai legali nu pot fi supuse vreunei sanctiuni legale ca si consecinta a conduitei unei persoane ce era straina de aceasta la epoca îndeplinirii respectivelor acte/fapte juridice.

Eventualele legaturi ascunse pe care pârâtului le-ar fi avut cu SC Baumix SRL – sustinute de apelantele reclamante  prin întâmpinarea depusa în fata instantei de apel – ar fi trebuit dovedite, corespunzator dispozitiilor art. 1169 C.civ., instanta neputând retine asemenea situatii pe baza unor rationamente speculative dezvoltate de partile în proces.

Referitor la celelalte marci detinute de catre pârât, în privinta carora reclamantele au solicitat anularea, Curtea apreciaza ca atâta vreme cât – potrivit considerentelor expuse mai sus - nu se poate retine ca, la data promovarii actiunii pendinte, reclamantele erau titulare ale drepturilor pe care le invoca, respectiv titulare ale unor marci anterior înregistrate si/sau ale unor marci devenite notorii anterior înregistrarii marcilor detinute de pârât, nu exista temei spre a se retine ca pârâtul ar fi înregistrat aceste marci cu intentia ilicita de a prejudicia drepturile anterioare ale reclamantelor.

Având în vedere considerentele expuse si dispozitiile legale mentionate, Curtea apreciaza ca este nefondat apelul declarat de apelantele reclamante, fiind fondat apelul declarat de pârât.

Pe cale de consecinta, în baza art. 296 C.pr.civ., va dispune respingerea apelului formulat de reclamantele apelante, urmând a fi admis apelul formulat de pârâtul apelant.

Va fi schimbata în parte sentinta apelata, în sensul respingerii cererii de chemare în judecata ca neîntemeiata.

Vor fi pastrate celelalte dispozitii ale sentintei.

În baza art. 274 alin. 1 C.pr.civ. vor fi obligate reclamantele la plata catre pârât a sumei de 45.606 lei cu titlu de cheltuieli de judecata efectuate la judecarea cauzei în fond si apel.

Vazând si dispozitiile art. 299 si urmatoarele C.pr.civ.

Domenii speta

Spete similare