Ecurs împotriva hotarârii tribunalului prin care s-a solutionat apelul declarat împotriva Hotarârii Comisiei de Reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci. Motiv de refuz al înregistrarii marcii constând în asemanari cu o marc...

 Recurs împotriva hotarârii tribunalului prin care s-a solutionat apelul declarat împotriva Hotarârii Comisiei de Reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.  Motiv de refuz al înregistrarii marcii constând în asemanari cu o marca protejata, ce pot genera risc de asociere sau de confuzie. Caracter uzual sau generic al unei denumiri. Protectia numelui comercial prin prisma Conventiei de la Paris pentru Protectia proprietatii industriale.

- Legea nr. 84/1998, art.5 lit.c, art.6 lit.c, art.46, art.49;

- HG nr. 833/1998 privind Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, Regula 17 alin. 4;

- Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, art.1 si art.8;

- Legea nr. 26/1990, art.5

 Aprecierea caracterului generic al unei denumiri se face în raport de clasa de produse, în speta clasa 16, pentru care se solicita la înregistrare acea denumire ca marca.

 Pentru a putea fi considerat generic prin raportare si la Regula 17 alin. 4 din HG nr. 833/1998 privind Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, cuvântul "adevarul" ar trebui, potrivit art. 5 litera c) din Legea nr. 84/1998, sa fie un semn sau o indicatie devenita uzuala în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale si constante, or, marca "ADEVARUL" nu reprezinta un astfel de semn pentru produsele din clasa 16 pentru care este înregistrata. Neputând fi considerat similar cu cuvintele "ziar, cotidian, publicatie, revista", cuvinte generice, pentru produse din clasa 16, elementul verbal "ADEVARUL" nu are caracter generic.

 În ceea ce priveste similaritatea sau identitatea de produse, Curtea retine ca marca în litigiu este destinata a fi aplicata unor produse identice din clasa 16 cu cele pentru care marca anterioara este înregistrata. Exista astfel o identitate partiala pe numarul de clase, dar o identitate completa pentru clasa 16, cea în litigiu. Datorita elementului verbal dominant, identic - ADEVARUL - marca în cauza constând în denumirea ADEVARUL Cotidian Independent Arad, creeaza un risc de confuzie pentru public, incluzând si riscul de asociere cu marca anterioara ADEVARUL ZIAR NATIONAL INDEPENDENT. Existând asemanari vizuale si fonetice, riscul de confuzie incluzând si riscul de asociere pentru consumatorul de nivel mediu nu poate fi evitat.

 Riscul de confuzie incluzând riscul de asociere nu este evitat de împrejurarile care sunt anterioare cererii de înregistrare - caracterul notoriu al semnului recurentei în zona judetului Arad. Doar folosind denumirea judetului si cuvântul "cotidian" în loc de "ziar national" nu se evita situatia în care pus în fata celor doua produse, un consumator mediu sa nu creada ca între cele doua societati nu exista o relatie de afaceri.

 Cu privire la protectia asupra numelui comercial, asa cum în mod corect a retinut Comisia, pentru a invoca un drept asupra numelui comercial, ar trebui mai întâi ca acest nume sa existe, dar potrivit documentelor depuse la dosar, numele comercial "SC Adevarul Arad SRL" este radiat din Registrul Comertului ARAD, în urma fuziunii prin absorbtie cu alta societate, SC I.M. SRL. Comisia a constatat ca invocarea prevederilor Conventiei de la Paris cu privire la dreptul asupra numelui comercial "SC Adevarul Arad SRL" este irelevanta în cauza, deoarece numele comercial SC Adevarul Arad SRL este radiat din Registrul Comertului Arad; acest nume comercial a fost înregistrat ulterior datei la care intervenienta si-a înregistrat propriul nume comercial SC ADEVARUL SA.

Prevederile art.46 din Legea 84/1998 nu sunt aplicabile, deoarece acest articol stabileste conditiile potrivit carora titularul unei marcii poate fi decazut din drepturile conferite de aceasta, or actiunea de fata are ca obiect respingerea cererii de înregistrare a marcii "ADEVARUL COTIDIAN INDEPENDENT ARAD" formulate de catre recurenta-contestatoare. Cât priveste prevederile art. 49 din Legea 84/1998, nici acestea nu sunt aplicabile în speta, deoarece textul legal invocat ocroteste numai o marca înregistrata, iar nu un semn folosit fara înregistrare. (Decizia nr.9R din 07.01.2010 - Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a Civila si Pentru Cauze Privind Proprietatea Intelectuala)

 Prin cererea înregistrata la data de 15.03.2008, pe rolul Tribunalului Bucuresti-sectia a V a Civila, reclamanta S.C. I.M. S.R.L., în contradictoriu cu S.C. ADEVARUL S.A., a formulat apel împotriva hotarârii nr.224/30.10.2007 pronuntata de Comisia de Reexaminare Marci din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci în dosar nr. CRM 125/2006, solicitând instantei ca, prin decizia pe care o va pronunta, sa dispuna: admiterea apelului asa cum a fost formulat si motivat, cu consecinta desfiintarii hotarârii atacate si, rejudecând, pe fond admiterea contestatiei formulate împotriva deciziei nr. 220056/19.01.2006 prin care s-a respins cererea de înregistrare a marcii "ADEVARUL COTIDIAN INDEPENDENT ARAD" formulata de catre contestatoare.

 Se solicita desfiintarea deciziei si înregistrarea marcii "ADEVARUL COTIDIAN INDEPENDENT ARAD" în Registrul OSIM, întrucât nu aduce atingere vreunei alte marci înregistrate si nu este de natura sa creeze confuzie cu privire la servicii similare, cu cheltuieli de judecata. Atât hotarârea nr. 224/30.10.2007, cât si decizia nr. 220056/19.01.2006 sunt netemeinice si nelegale. Reclamanta critica hotarârea atacata, având în vedere modalitatea în care Comisia de reexaminare marci din cadrul O.S.I.M. a înteles sa înlature argumentele expuse de apelanta.

 În motivarea cererii, se arata ca, potrivit prevederilor art. 6 lit. c din Legea nr. 84/1998, o marca este refuzata la înregistrare, daca este similara cu o marca anterioara si este destinata a fi aplicata unor produse sau servicii identice sau similare, daca exista un risc de confuzie pentru public, incluzând si riscul de asociere cu marca anterioara

 Legiuitorul a stabilit în mod cumulativ conditiile pentru aplicabilitatea art. 6 lit. c:  marca similara cu marca anterioara; utilizarea marcii similare pentru produse si servicii identice; riscul de confuzie pentru public (inclusiv risc de asociere cu marca anterioara).

 Analizând prin comparatie, marcile nu sunt similare, prin "similar" întelegându-se marci cu trasaturi asemanatoare sau identice. Elementele definitorii principale ale marcii a carei înregistrare o solicita le constituie cuvintele" cotidian" (însemnând publicatie zilnica) si "Arad" care indica clar aria geografica de raspândire. Chiar daca cuvântul "adevarul" - care este de altfel un cuvânt uzual - este prezent în ambele denumiri, alaturarea celorlalte cuvinte este destinata sa înlature orice confuzie referitoare la identitatea sau similaritatea marcilor.

 Serviciile si produsele pentru care urmeaza a fi folosita marca a carei înregistrare a solicitat-o nu sunt identice cu cele ale marcii deja înregistrate. Astfel, marca deja înregistrata acopera clasele 16, 35, 39, 41. Nu poate fi vorba de un risc de asociere cu clasa 16 deoarece, pe de o parte, denumirea integrala a marcii nu este identica. Pe de alta parte, potrivit regulii nr. 17 al. 4 din H.G. nr. 833/1998, în cazul în care marca include si un element care este lipsit de caracter distinctiv si daca acest element este de natura sa creeze îndoieli asupra întinderii protectiei marcii, O.S.I.M. poate cere solicitantului sa declare, în termen de doua luni de la data notificarii, ca nu va invoca un drept exclusiv asupra acestui element.

 Ca urmare a solicitarii OSIM, a dat o declaratie prin care arata ca nu solicita OSIM un drept exclusiv cu privire la elementul "adevarul" din cuprinsul marcii "ADEVARUL COTIDIAN INDEPENDENT ARAD" (a se vedea nota trimisa OSIM la data de 09.01.2006 în baza art. 17 al. 4 din H.G. nr.833/19.11.1998 privind Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998).

 Termenul "adevarul" este un termen generic care exprima o notiune generala, imposibil a fi apropriata pe aceasta cale. Astfel, nu se poate retine ca "datorita elementului verbal dominant, identic - ADEVARUL - marca în cauza creeaza un risc de confuzie pentru public, incluzând si riscul de asociere cu o marca anterioara deja înregistrata ( ... )"

 Motivarea Comisiei echivaleaza cu recunoasterea titularului marcii deja înregistrate (respectiv pârâtei S.C. ADEVARUL S.A.) a un drept exclusiv asupra unui termen general. În plus, denumirea publicatiei este "ADEVARUL COTIDIAN INDEPENDENT ARAD", diferita evident de cea a reclamantei "ADEVARUL ZIAR NATIONAL INDEPENDENT", în acest sens, a se vedea decizia civila 151/A/5.05.2005 a Curtii de Apel Bucuresti aflata la dosarul Comisiei.

 Mai mult, nu exista nici un risc de confuzie pentru public, deoarece, publicatia Adevarul de Arad a vazut lumina tiparului la 23 decembrie 1989, având o aparitie constanta si neîntrerupta pâna în prezent. Este destinata publicului din zona judetului Arad si este foarte cunoscuta si apreciata. Publicatia titulara a marcii de sub MN 51581 nu este atât de cunoscuta în zona, fapt dovedit prin tirajul extrem de mic al acesteia.

 În acest context, aprecierile Comisiei în sensul ca "înregistrarea de catre societatea S.C. ADEVARUL SA. a unui numar de 6 marci anterioare care contin ca element verbal principal cuvântul ADEVARUL a determinat indisponibilizarea acestui cuvânt pentru clasele de produse/servicii pentru care s-a facut înregistrarea acestor marci" sunt nefondate, atâta vreme cât însasi Comisia retine ca nu se poate solicita un drept exclusiv asupra unui termen generic. In legatura cu aceste aspecte, are aplicabilitate deplina regula continuta în art. 17 al. 4 din H.G. nr. 833/19.11.1998 privind Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998.

 Caracterul generic al unei denumiri nu se poate face în functie de o anumita clasa de produse, cu alte cuvinte în functie de o clasa speciala. Cuvintele generic si special sunt antonime, sens în care motivarea Comisiei este eronata.

 În al doilea rând, potrivit art. 1 al. 2 din Conventia de la Paris, "protectia proprietatii industriale are ca obiect brevetele de inventie, modelele de utilitate, desenele si modelele industriale, marcile de fabrica sau de comert, marcile de serviciu, numele comercial si indicatiile de provenienta sau denumirile de origine, precum si reprimarea concurentei neloiale". Potrivit art. 8 din Conventie, "numele comercial va fi protejat în toate tarile Uniunii, fara obligatia de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul daca el face sau nu parte dintr-o marca de fabrica sau de comert".

 Având în vedere ca: Legea nr. 84/1998 nu cuprinde nici o prevedere referitoare la numele comercial;  România a ratificat Conventia fara nici o rezerva la aceste articole;  conventiile si tratatele ratificate de Parlament fac parte din dreptul intern si au prioritate în conditiile în care prevederile nationale sunt potrivnice sau lacunare (art. 11 al. 2 si art. 20 al. 2 din Constitutie), rezulta ca faptul înregistrarii înca din anul 1991 a denumirii Adevarul Arad prin rezervarea de denumire si apoi prin înregistrarea la O.R.C. Arad conform prevederilor art. 5 ale Legii nr. 26/1990 îi confera o protectie legala absoluta, înregistrarea numelui comercial potrivit dispozitiilor Legii nr. 26/1990 face ca acest drept sa devina obiectul protectiei dreptului de proprietate industriala, indiferent daca face parte sau nu dintr-o marca.

 Este un argument legal imbatabil prevazut într-un act normativ international ratificat de România. Rezervarea de denumire, etapa anterioara înregistrarii la O.RC. Arad, presupunea verificarea disponibilitatii denumirii, si în acest sens cererea de înregistrare a apelantei la O.RC. Arad nu a întâmpinat niciun fel de piedici, fiind admisa.

 În al treilea rând, contestatoarea S.C. I.M. S.RL. a fuzionat prin absorbtie cu S.C. "Adevarul" S.A. Arad în anul 2006. Societatea comerciala absorbita "Adevarul" S.A. Arad a fost înregistrata la O.R.C. Arad în anul 1991. Începând cu acest an 1991 - denumirea Adevarul Arad a devenit cunoscuta tertilor prin rezervarea de denumire si apoi prin înregistrarea la O.R.C. Arad conform prevederilor art. 5 ale Legii nr. 26/1990. Mai mult, potrivit prevederilor art. 30 al. 4 din Legea nr. 26/1990 republicata, "dreptul de folosinta exclusiva asupra firmei si emblemei se dobândeste prin înscrierea acestora în Registrul Comertului". S.C. ADEVARUL S.A. Bucuresti, a înregistrat marca "Adevarul Ziar National Independent" sub nr. MN 51581 în anul 1992. Denumirea ADEVARUL devenise deja cunoscuta tertilor prin înregistrarea solicitata de subscrisa la ORC Arad înca din 1991.

 Ulterior, timp de aproape 15 ani, marca ADEVARUL COTIDIAN INDEPENDENT ARAD si marca ADEVARUL ZIAR NATIONAL INDEPENDENT au coexistat fara ca titularul marcii de sub nr. MN 51581 sa solicite încetarea folosintei marcii în contra S.C. - ADEVARUL S.A. ARAD, absorbita ulterior de catre apelanta.

 Înregistrarea denumirii la O.R.C. Arad si perpetuarea acesteia din anul 1991 si pâna la data fuziunii cu apelanta, au creat o aparenta de drept care nu a fost contestata de nimeni. Aceasta aparenta de drept este recunoscuta si de legiuitor prin prevederile art. 46 si 49 din Legea nr. 84/1998, potrivit cu care este asimilata folosirii efective a marcii: a) folosirea marcii de catre un tert, cu consimtamântul titularului acesteia; b) folosirea marcii sub o forma care difera de aceea înregistrata prin anumite elemente ce nu altereaza caracterul distinctiv al acesteia."

 Titularul nu poate fi decazut din drepturile sale, daca, în perioada de la expirarea duratei prevazute la art. 45 alin. 1 lit. a) de 5 ani si pâna la prezentarea cererii de decadere, marca a fost folosita efectiv (art. 46).

 Titularul unei marci anterioare, care cu stiinta a tolerat într-o perioada neîntrerupta de 5 ani folosirea unei marci posterior înregistrate, nu poate sa ceara anularea si nici sa se opuna folosirii marcii posterioare pentru produsele si serviciile pentru care aceasta marca posterioara a fost folosita ( ... ). (art.49)

 Pârâta, prin atitudinea sa de pasivitate pe o perioada atât de îndelungata, a consimtit tacit la folosirea denumirii.

 În plus, ziarul ADEVARUL - ZIAR AL FRONTULUI DEMOCRATIC ARAD a vazut lumina tiparului la data de 23 decembrie 1989, înainte si ca ZIARUL NATIONAL INDEPENDENT cu aceeasi denumire sa fie distribuit publicului.

 În ceea ce priveste notorietatea marcii apelantei, apreciaza ca aceasta a fost pe deplin dovedita, argumentele retinute de Comisie fiind nefondate.

 În drept, a invocat prevederile art. 81 alin. 1 din Legea nr. 84/1998 coroborate cu prevederile art. 287 alin. 2 si urmatoarele Cod Procedura Civila, art. 46, art. 49 din Legea nr. 84/1998, art. 17 alin. 4 din H.G. nr. 833/19.11.1998 privind Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, art. 5 si art. 30 alin. 4 din Legea nr. 26/1990.

 Prin sentinta civila nr. 1755 / 18.12.2008 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a V a Civila în dosar nr. 10776/3/2008, a fost respins ca nefondat apelul formulat de apelanta SC I.M. SRL.

 În motivarea sentintei, s-a retinut ca motivele de apel nu pot fi primite. Astfel, marca înregistrata, opusa expresiei alese de apelanta nu este una care include un element lipsit de caracter distinctiv - "adevarul". Marca este descriptiva atunci când evoca produsul sau serviciul carora urmeaza sa îi fie aplicata (periodice, carti, imprimate, material publicitar, afise publicitare, produse din clasa 16, enumerate în anexa la certificatul de înregistrare - fila 100), ceea ce nu este cazul în dosarul de fata. Marca intimatei este una sugestiva, trimitând la aceste activitati si produse, dar nu descrie natura acestora. De aceea, nu se poate primi argumentul ca marca fiind lipsita de caracter distinctiv, ar permite înregistrarea altei marci care contine, pe lânga elementele slab distinctive, suficiente elemente de diferentiere.

 Ceea ce s-a admis în practica de înregistrare a marcilor si în jurisprudenta este coexistenta marcilor care contin elemente generice. Dar marca ulterioara trebuie sa contina, pe lânga elementele generice, suficiente elemente de diferentiere, ceea ce nu se regaseste în expresia aleasa de apelanta.

 Similitudinea marcilor este recunoscuta, iar clasa indicata de apelanta pentru înregistrare este inclusa în anexa la cererea intimatei. Riscul de confuzie incluzând riscul de asociere, nu este evitat de împrejurarile care sunt anterioare cererii de înregistrare - caracterul notoriu al semnului apelantei în zona judetului Arad. Daca apelanta întelege sa se foloseasca de notorietatea semnului, poate sa ceara anularea marcii intimatei, pentru acest motiv.

 OSIM verifica riscul de confuzie potential, iar verificând aceasta împrejurare, Tribunalul a retinut ca, ipotetic, doar folosind denumirea judetului si cuvântul "cotidian" în loc de "ziar national" nu se evita situatia în care pus în fata celor doua produse, un consumator mediu sa nu creada ca între cele doua societati nu exista o relatie de afaceri.

 Cu privire la protectia asupra numelui comercial, Tribunalul a retinut ca apelanta a dobândit protectia asupra acestui drept de proprietate industriala în 31.10.1991 - fila 70 în timp ce intimata - la 16 mai 1991 - fila 72. De aceea, apelanta nu poate opune dreptul sau de proprietate industriala, marcii intimatei.

 Pasivitatea reglementata de art.49 din Legea nr.84/1995 nu poate fi invocata la înregistrarea marcii. Art. 49 ocroteste numai o marca înregistrata, iar nu un semn folosit fara înregistrare.

 Împotriva acestei decizii a formulat recurs apelanta S.C. I.M. S.R.L., solicitând modificarea în totalitate a deciziei atacate si, dupa rejudecare, admiterea apelului asa cum a fost formulat si motivat; desfiintarea hotarârii nr. 224/30.10.2007 pronuntata de Comisia de Reexaminare Marci din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci în dosar nr. CRM 125/2006; admiterea contestatiei formulate împotriva deciziei nr. 220056 /19.01.2006 prin care s-a respins cererea de înregistrare a marcii "ADEVARUL COTIDIAN INDEPENDENT ARAD"formulata de catre recurenta; desfiintarea deciziei nr. 220056 /19.01.2006 si înregistrarea marcii "ADEVARUL COTIDIAN INDEPENDENT ARAD" în Registrul OSIM, cu cheltuieli de judecata.

 În motivarea recursului, se arata ca atât decizia pronuntata de instanta de apel, hotarârea nr. 224/30.10.2007, cât si decizia nr. 220056/19.01.2006, ultimele doua fiind pronuntate de organele jurisdictionale, sunt nelegale.

 Potrivit prevederilor act. 6 lit. c din Legea nr. 84/1998, o marca este refuzata la înregistrare, daca este similara cu o marca anterioara si este destinata a fi aplicata unor produse sau servicii identice sau similare, daca exista un risc de confuzie pentru public, incluzând si riscul de asociere cu marca anterioara. Legiuitorul a stabilit în mod cumulativ conditiile pentru aplicabilitatea act. 6 lit.c: marca similara cu marca anterioara; utilizarea marcii similare pentru produse si servicii identice; riscul de confuzie pentru public (inclusiv risc de asociere cu marca anterioara).

 Analizând prin comparatie, marcile nu sunt similare, prin" similar" întelegându-se marci cu trasaturi asemanatoare sau identice. Elementele definitorii principale ale marcii a carei înregistrare o solicita le constituie cuvintele "cotidian" (însemnând publicatie zilnica) si "Arad" care indica clar aria geografica de raspândire. Chiar daca cuvântul "adevarul" - care este de altfel un cuvânt uzual - este prezent în ambele denumiri, alaturarea celorlalte cuvinte este destinata sa înlature orice confuzie referitoare la identitatea sau similaritatea marcilor.

 Serviciile si produsele pentru care urmeaza a fi folosita marca a carei înregistrare a solicitat-o nu sunt identice cu cele ale marcii deja înregistrate. Astfel, marca deja înregistrata acopera clasele 16,35,39,41. Nu poate fi vorba de un risc de asociere cu clasa 16 deoarece, pe de o parte, denumirea integrala a marcii nu este identica. Pe de alta parte, potrivit regulii nr. 17 al. 4 din H.G. nr. 833/1998, în cazul în care marca include si un element care este lipsit de caracter distinctiv si daca acest element este de natura sa creeze îndoieli asupra întinderii protectiei marcii, O.S.I.M. poate cere solicitantului sa declare, în termen de doua luni de la data notificarii, ca nu va invoca un drept exclusiv asupra acestui element.

 Ca urmare a solicitarii OSIM, recurenta a dat o declaratie prin care arata ca nu solicita OSIM un drept exclusiv cu privire la elementul "adevarul" din cuprinsul marcii "ADEVARUL COTIDIAN INDEPENDENT ARAD".

 Mai mult, nu exista nici un risc de confuzie pentru public, deoarece, publicatia Adevarul de Arad a vazut lumina tiparului la 23 decembrie 1989, având o aparitie constanta si neîntrerupta pâna în prezent. Este destinata publicului din zona judetului Arad si este foarte cunoscuta si apreciata. Publicatia titulara a marcii de sub MN 51581 nu este atât de cunoscuta în zona, fapt dovedit prin tirajul extrem de mic al acesteia.

 Caracterul generic al unei denumiri nu se poate face în functie de o anumita clasa de produse, cu alte cuvinte în functie de o clasa speciala. Cuvintele generic si special sunt antonime, sens în care motivarea Comisiei este eronata.

 În acest context, decizia pronuntata este nelegala, instanta retinând în mod gresit ca în speta de fata nu se regasesc suficiente elemente de diferentiere. S.C. I.M. S.R.L. a fuzionat prin absorbtie cu S.C. "Adevarul" S.A. Arad în anul 2006. Societatea comerciala absorbita "Adevarul" S.A. Arad a fost înregistrata la O.R.C. Arad în anul 1991.

 Timp de aproape 15 ani, marca ADEVARUL COTIDIAN INDEPENDENT ARAD si marca ADEVARUL ZIAR NATIUONAL INDEPENDENT au coexistat, fara ca titularul marcii de sub nr. MN 51581 sa solicite încetarea folosintei marcii în contra S.C. ADEVARUL S.A. ARAD, absorbita ulterior de catre subscrisa.

 Înregistrarea denumirii la O.R.C. Arad si perpetuarea acesteia din anul 1991 si pâna la data fuziunii cu subscrisa apelanta, a creat o aparenta de drept care nu a fost contestata de nimeni. Aceasta aparenta de drept este recunoscuta si de legiuitor prin prevederile art. 46 si 49 din Legea nr. 84/1998, potrivit cu care este asimilata folosirii efective a marcii: a) folosirea marcii de catre un tert, cu consimtamântul titularului acesteia; b) folosirea marcii sub o forma care difera de aceea înregistrata prin anumite elemente ce nu altereaza caracterul distinctiv al acesteia;( ... ) Titularul nu poate fi decazut din drepturile sale, daca, în perioada de la expirarea duratei prevazute la art. 45 alin. 1 lit. a) de 5 ani si pâna la prezentarea cererii de decadere, marca a fost folosita efectiv. (art.46)

 Titularul unei marci anterioare, care cu stiinta a tolerat într-o perioada neîntrerupta de 5 ani folosirea unei marci posterior înregistrate, nu poate sa ceara anularea si nici sa se opuna folosirii marcii posterioare pentru produsele si serviciile pentru care aceasta marca posterioara a fost folosita ( ... ). (art.49)

 Pârâta, prin atitudinea sa de pasivitate pe o perioada atât de îndelungata, a consimtit tacit la folosirea denumirii.

 În plus, ziarul ADEVARUL - ZIAR AL FRONTULUI DEMOCRATIC ARAD a vazut lumina tiparului la data de 23 decembrie 1989, înainte si ca ZIARUL NATIONAL INDEPENDENT cu aceeasi denumire sa fie distribuit publicului.

 Din lecturarea acestor ultime argumente prezentate se poate observa ca instanta de apel nici macar nu le-a luat în considerare, nefacând nicio referire la acestea.

 În drept, au fost invocate prevederile art. 304 pct. 8 si 9 Cod Procedura Civila.

 Analizând cauza de fata prin prisma motivelor de recurs formulate de recurenta, precum si a situatiei de fapt stabilite de instanta de fond, Curtea retine urmatoarele:

 Într-un prim motiv de recurs, se arata ca marcile nu sunt similare, prin" similar" întelegându-se marci cu trasaturi asemanatoare sau identice.

 Pentru a raspunde acestui prim motiv de recurs, Curtea va analiza pe rând  argumentele invocate de recurenta.

 Astfel, se invoca într-un prim argument, faptul ca elementele definitorii principale ale marcii a carei înregistrare o solicita sunt cuvintele "cotidian" (însemnând publicatie zilnica) si "Arad", care indica clar aria geografica de raspândire. Chiar daca cuvântul "adevarul" - care este de altfel un cuvânt uzual - este prezent în ambele denumiri, alaturarea celorlalte cuvinte este destinata sa înlature orice confuzie referitoare la identitatea sau similaritatea marcilor.

 Curtea constata ca marca în litigiu este alcatuita din denumirea ADEVARUL Cotidian independent Arad, denumire similara cu cea a marcii anterioare opuse ADEVARUL ZIAR NATIONAL INDEPENDENT, elementul verbal dominant în continutul marcilor aflate în conflict fiind ADEVARUL.

 Curtea constata ca între marcile aflate în conflict - marca solicitata la înregistrare ADEVARUL COTIDIAN INDEPENDENT ARAD fig. depozit nr. M2005 05172, clasa 16 - produse de imprimerie si marca anterioara opusa MN 51581 ADEVARUL ZIAR NATIONAL INDEPENDENT fig., clasa. 16 - periodice, carti, imprimate, material publicitar, afise publicitare exista asadar asemanari vizuale si fonetice de necontestat.

 Problema de drept care trebuie rezolvata este daca aceste asemanari, în combinatie cu elementele de diferenta dintre cele doua marci, sunt de natura sa nasca risc de confuzie si/sau risc de asociere.

 În ceea ce priveste argumentul legat de faptul ca sintagma "adevarul" este un cuvânt uzual sau generic, Curtea retine ca aprecierea caracterului generic al unei denumiri se face în raport de clasa de produse, în speta clasa 16, pentru care se solicita la înregistrare acea denumire ca marca.

 Conform Regulii 17 alin. 4 din HG nr. 833/1998 privind Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, "în cazul în care marca include si un element care este lipsit de caracter distinctiv si daca acest element este de natura sa creeze îndoieli asupra întinderii protectiei marcii, O.S.I.M. poate cere solicitantului sa declare, în termen de doua luni de la data notificarii, ca nu va invoca un drept exclusiv asupra acestui element. Aceasta declaratie va fi publicata de O.S.I.M. o data cu marca înregistrata."

 Pentru a putea fi considerat generic, cuvântul "adevarul" ar trebui, potrivit art. 5 litera c) din Legea nr. 84/1998, sa fie un semn sau o indicatie devenita uzuala în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale si constante, or, marca "ADEVARUL" nu reprezinta un astfel de semn pentru produsele din clasa 16 pentru care este înregistrata. Neputând fi considerat similar cu cuvintele "ziar, cotidian, publicatie, revista", cuvinte generice, pentru produse din clasa 16, elementul verbal "ADEVARUL" nu are caracter generic.

 Astfel, faptul ca, drept urmare a solicitarii OSIM, recurenta a dat o declaratie prin care arata ca nu solicita OSIM un drept exclusiv cu privire la elementul "adevarul" din cuprinsul marcii "ADEVARUL COTIDIAN INDEPENDENT ARAD", nu are relevanta, o astfel de declaratie nefiind necesara fata de inaplicabilitatea prevederilor Regulii nr. 17 alin. 4 în cauza.

 Asa cum în mod corect a observat si prima instanta, marca intimatei este una sugestiva, trimitând la aceste activitati si produse, dar nu descrie natura acestora.

 Recurenta mai arata ca serviciile si produsele pentru care urmeaza a fi folosita marca a carei înregistrare a solicitat-o nu sunt identice cu cele ale marcii deja înregistrate.

 În ceea ce priveste similaritatea sau identitatea de produse, Curtea retine ca marca în litigiu este destinata a fi aplicata unor produse identice din clasa 16 cu cele pentru care marca anterioara este înregistrata. Exista astfel o identitate partiala pe numarul de clase, dar o identitate completa pentru clasa 16, cea în litigiu. Argumentul formulat de recurenta în sensul ca nu poate fi vorba de un risc de asociere cu clasa 16 deoarece, denumirea integrala a marcii nu este identica, revine la problema de drept a similaritatii marcilor, nereprezentând un argument pe similaritatea produselor, cele doua aspecte apreciindu-se separat.

 Curtea constata astfel ca, datorita elementului verbal dominant, identic -ADEVARUL - marca în cauza constând în denumirea ADEVARUL Cotidian Independent Arad, creeaza un risc de confuzie pentru public, incluzând si riscul de asociere cu marca anterioara ADEVARUL ZIAR NATIONAL INDEPENDENT. Existând asemanari vizuale si fonetice, riscul de confuzie incluzând si riscul de asociere pentru consumatorul de nivel mediu nu poate fi evitat.

 Recurenta mai arata ca nu exista nici un risc de confuzie pentru public, deoarece, publicatia "Adevarul de Arad" a vazut lumina tiparului la 23 decembrie 1989, având o aparitie constanta si neîntrerupta pâna în prezent. Este destinata publicului din zona judetului Arad si este foarte cunoscuta si apreciata. Publicatia titulara a marcii de sub MN 51581 nu este atât de cunoscuta în zona, fapt dovedit prin tirajul extrem de mic al acesteia. Recurenta S.C. I.M. S.R.L. a fuzionat prin absorbtie cu S.C. "Adevarul" S.A. Arad în anul 2006. Societatea comerciala absorbita "Adevarul" S.A. Arad a fost înregistrata la O.R.C. Arad în anul 1991. Timp de aproape 15 ani, marca ADEVARUL COTIDIAN INDEPENDENT ARAD si marca ADEVARUL ZIAR NATIONAL INDEPENDENT au coexistat, fara ca titularul marcii de sub nr. MN 51581 sa solicite încetarea folosintei marcii în contra S.C. ADEVARUL S.A. ARAD, absorbita ulterior de catre recurenta.

 Curtea retine ca riscul de confuzie incluzând riscul de asociere, nu este evitat de împrejurarile care sunt anterioare cererii de înregistrare - caracterul notoriu al semnului recurentei în zona judetului Arad. Doar folosind denumirea judetului si cuvântul "cotidian" în loc de "ziar national" nu se evita situatia în care pus în fata celor doua produse, un consumator mediu sa nu creada ca între cele doua societati nu exista o relatie de afaceri.

 Cu privire la protectia asupra numelui comercial, Curtea retine ca recurenta a dobândit protectia asupra acestui drept de proprietate industriala la data de 31.10.1991, în timp ce intimata a dobândit drept de protectie la data de 16.05. 1991, deci anterior, astfel încât recurenta nu poate opune dreptul sau de proprietate industriala, marcii intimatei.

 Asa cum în mod corect a retinut Comisia, pentru a invoca un drept asupra numelui comercial, ar trebui mai întâi ca acest nume sa existe, dar potrivit documentelor depuse la dosar, numele comercial "SC Adevarul Arad SRL" este radiat din Registrul Comertului ARAD, în urma fuziunii prin absorbtie cu alta societate, SC I.M. SRL. Comisia a constatat ca invocarea prevederilor Conventiei de la Paris cu privire la dreptul asupra numelui comercial "SC Adevarul Arad SRL" este irelevanta în cauza, deoarece numele comercial SC Adevarul Arad SRL este radiat din Registrul Comertului Arad; acest nume comercial a fost înregistrat ulterior datei la care intervenienta si-a înregistrat propriul nume comercial SC ADEVARUL SA.

 Se mai arata de catre recurenta ca înregistrarea denumirii la O.R.C. Arad si perpetuarea acesteia din anul 1991 si pâna la data fuziunii cu subscrisa apelanta, a creat o aparenta de drept care nu a fost contestata de nimeni. Aceasta aparenta de drept este recunoscuta si de legiuitor prin prevederile art. 46 si 49 din Legea nr. 84/1998.

 Curtea retine ca prevederile art.46 din Legea 84/1998 nu sunt aplicabile, deoarece acest articol stabileste conditiile potrivit carora titularul unei marcii poate fi decazut din drepturile conferite de aceasta, or actiunea de fata are ca obiect respingerea cererii de înregistrare a marcii "ADEVARUL COTIDIAN INDEPENDENT ARAD" formulate de catre recurenta-contestatoare.

 Cât priveste prevederile art. 49 din Legea 84/1998, nici acestea nu sunt aplicabile în speta, deoarece textul legal invocat ocroteste numai o marca înregistrata, iar nu un semn folosit fara înregistrare.

 Recurenta mai arata ca pârâta, prin atitudinea sa de pasivitate pe o perioada atât de îndelungata, a consimtit tacit la folosirea denumirii. În plus, ziarul ADEVARUL - ZIAR AL FRONTULUI DEMOCRATIC ARAD a vazut lumina tiparului la data de 23 decembrie 1989, înainte si ca ZIARUL NATIONAL INDEPENDENT cu aceeasi denumire sa fie distribuit publicului. Din lecturarea acestor ultime argumente prezentate se poate observa ca instanta de apel nici macar nu le-a luat în considerare, nefacând nicio referire la acestea.

 Curtea a constatat deja ca pasivitatea, reglementata de art.49 din Legea nr. 84/1995 nu poate fi invocata la înregistrarea marcii. Art. 49 ocroteste numai o marca înregistrata, iar nu un semn folosit fara înregistrare. De asemenea, constata ca acest argument a fost analizat si respins de instanta de apel.

Pentru aceste considerente, Curtea, în temeiul art. 312 alin. 1 din Codul de procedura civila, va respinge recursul ca nefondat.

Domenii speta

Spete similare