Aprecierea caracterului distinctiv al unei mărci.

APEL. Utilizarea fără  drept  a  mărcii. Acţiune  în contrafacere.  Aprecierea caracterului distinctiv al unei mărci. 

Art. 36 alin 2 lit b din Lg. 84/1998 , art. 36 alin 3 lit b si d  din Lg. 84/1998

Domeniu: proprietate intelectuală (134)

Conform art. 36  din legea 84/1998 , in virtutea dreptului exclusiv conferit de legiuitor  la alin 1  titularului unei marci  ca urmare a inregistrarii  , acesta poate solicita instantelor judecatoresti  sa interzica tertilor sa foloseasca in activitatea lor comerciala , fara consimtamantul său,  a  unui semn pentru care , datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare , există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă.

Dacă  semnul este inregistrat ca marca , aceasta inregistrare creaza o prezumtie de validitate si obliga la recunoasterea protectiei marcii , chiar si in conditiile in care aceasta este o marca slaba.

Puterea distinctiva a marcii  nu se confundă cu conditia distinctivitatii la inregistrarea acesteia , singurul mijloc procesual care poate declansa , ulterior inregistrarii , cercetarea acestei conditii , fiind actiunea in anulare .

Aprecierea caracterului distinctiv al unei marci porneste de la raportul semn- produs-consumator , distinctivitatea nefiind o trasatura  doar a semnului insusi , ci a relatiei semn- produs –consumator , in sensul aptitudinii de a-l distinge de alte produse sau servicii in privinta provenientei , iar simplitatea semnului are incidenta exclusiv asupra puterii distinctive a acestuia .

Pentru a se putea  aprecia intrunite cerintele art 36 din lege , privind contrafacerea , in situatia cand exista un conflict intre marca slaba si un alt semn,  este  necesar ca intre ele sa existe un mai mare grad de similaritate decat cel cerut in mod obisnuit , avand in vedere tocmai nivelul scazut al distinctivitatii marcii care se pretinde a fi incalcata si care atrage o protectie mai putin intinsa.

Conditia distinctivitatii la momentul inregistrarii marcii nu face obiectul analizei in cadrul actiunii in contrafacere , ci eventual  in cadrul actiunii in anularea marcii .

Atata vreme cat marca a fost admisa la inregistrare , cu analiza prealabila a cerintelor obligatorii impuse de lege in acest sens, exista o prezumtie a indeplinirii acestor conditii .

Ceea ce face obiectul analizei in acţiunea  în contrafacere  este puterea distinctiva a marcii ,  in sensul aptitudinii de a distinge  in baza sa produsele si serviciile pe care este aplicat semnul de alte produse si servicii de pe piata in privinta provenientei acestora de la o intreprindere determinata .  (  Decizia civilă nr. 246A/ 20.10. 2011  CURTEA DE APEL BUCUREŞTI--SECŢIA A IX-A CIVILĂ ŞI PENTRUCAUZE PRIVIND  PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE) .

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Braşov - Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ sub nr. 740116212007, la data de 12.10.2007, reclamantele S.C. M I  S.R.L. şi S.C. F  E  S.R.L., au solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta SC R  H R SRL, să constate că utilizarea fără drept de către pârâtă a sintagmei "fără egal" în activitatea sa comercială, precum şi în publicitate, aduce atingere dreptului exclusiv asupra mărcii "fără egal" a reclamantei S.C. M  I S.R.L., precum şi dreptului exclusiv privind numele comercial al S.C. F E  S.R.L.; să se dispună interzicerea utilizării de către pârâtă în activitatea sa comercială, precum şi pentru publicitate, a sintagmei "fără egal", cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamantele au arătat că S.C. M I S.R.L. este titulară a drepturilor asupra mărcii „fără egal" (certificat nr. 60545/06.04.2004 - clasele 11, 35, 37 şi 39, emis de O.S.I.M.), drepturi protejate conform acestui certificat de înregistrare, care conferă nu numai protecţie asupra mărcii, ci şi un drept exclusiv pe întreg teritoriul României.

În temeiul acestui drept, au specificat reclamantele, S.C. M I  S.R.L. foloseşte şi a folosit frecvent (de peste 3 ani) în activitatea sa comercială, precum şi pentru publicitate marca "fără egal". Se arată că S.C. M I S.R.L., urmare a obţinerii protecţiei legale asupra mărcii menţionate, a investit sume considerabile în promovarea mărcii, suportând toate cheltuielile necesare obţinerii protecţiei asupra mărcii, cheltuieli care sunt considerabile.

Se mai arată că pârâta utilizează fără drept în activitatea sa comercială, precum şi prin publicitate sintagma "fără egal", fără consimţământul titularului, fapt ce duce la o încălcare a dreptului S.C. M  I S.R.L. de proprietate intelectuală, creând confuzie în rândul consumatorilor, inclusiv riscul de asociere în rândul acestora. Pârâta recurge la o reclamizare agresivă, folosind sintagma menţionată în toate campaniile publicitate desfăşurate (pliante, broşuri, pancarte publicitare, site internet, publicitate în presă, spoturi radio etc.), pe o arie foarte extinsă: Braşov, Satu Mare, Sibiu, Mureş, Arad, Dolj, Constanţa, Timişoara, Baia Mare etc., comercializând şi recurgând la reclamizarea aceloraşi produse şi servicii.

Reclamanta S.C. F E S.R.L., specifică reclamantele, deţine numele comercial "fără egal ", iar pârâta, prin utilizarea fără drept a acestei denumiri, aduce atingere dreptului exclusiv la denumire, creând confuzie în rândul consumatorilor, inclusiv un risc de asociere în ceea ce priveşte activitatea comercială desfăşurată de reclamante.

Totodată, reclamantele au precizat faptul că, deşi pârâta a fost notificată în repetate rânduri, continuă să folosească fără drept în activitatea sa comercială, precum şi pentru publicitate marca "fără egal", chiar şi în condiţiile în care a fost înştiinţată după notificare, faptul folosirii fără drept a mărcii "fără egal" poate fi calificat drept infracţiune. În speranţa soluţionării litigiului pe cale amiabilă, pârât a  fost convocată în vederea concilierii pentru data de 25 iulie 2007, ocazie cu care, inclusiv prin răspunsul comunicat ulterior, pârâta a declarat că nu înţelege să renunţe la utilizarea sintagmei "fără egal", nici în activitatea sa comercială şi nici în publicitate.

Reclamantele menţionează că toate iniţiativele acestora au fost exercitate cu bună¬credinţă, în scopul de a aduce la cunoştinţă pârâtei faptul că se creează confuzie în rândul terţi lor consumatori şi un evident risc de asociere.

În drept, cererea a fost întemeiată pe prevederile art. 1, 4, 35 alin. 2 lit. b şi alin. 3 lit. b, d din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, cu modificările ulterioare, art. 30 şi următoarele din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului, Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20.03.1883, art. 112 şi următoarele Codul din procedură civilă, art. 274 Codul de procedură civilă.

Prin întâmpinare, pârâta S.C. R  H R S.R.L. a invocat excepţia de necompetenţă teritorială a Tribunalului Braşov, conform art. 137 alin. 1 Cod procedură civilă, arătând că este aplicabil art. 5 Cod procedură civilă, sediul principal al pârâtei fiind în Bucureşti, Sector 3.

Pe fondul cauzei, pârâta a arătat că în susţinerea acţiunii, anterioritatea mărcii reclamantei S.C. M I S.R.L. «Fără egal & elem.fig.» nr. 60545/06.04.2004 precum şi anterioritatea numelui comercial «S.c. F E S.R.L.» nu au fost încălcate, solicitând respingerea acţiunii.

În drept, pârâta a invocat art. 115 - 118 Cod procedură civilă, art. 5, 35, 40 din Legea 8411998, art. 30 şi următoarele din Legea 26/1990.

Prin precizarea de acţiune din data de 12.11.2007, reclamanta a arătat că înţelege să cheme în judecată şi pe pârâta M M G I P GmbH & C.K. 

Prin sentinţa civilă nr. 3735/C/26.11.2007, Tribunalul Braşov a admis excepţia de necompetenţă teritorială a acestei instante şi a declinat competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Tribunalului Bucureşti .

Ca urmare a acestei măsuri, dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti ¬Secţia a VI-a Comercială sub nr. 3281/312008, la data de 25.01.2008.

Pârâta M M G I P GmbH & C.K., la data de 29.04.2008, a depus întâmpinare, solicitând respingerea cererii precizatoare la acţiune prin care se solicită introducerea în cauza a acesteia. Pe fond, a solicitat respingerea în tot a acţiunii formulate împotriva sa de reclamante, cu cheltuieli de judecată.

Prin încheierea din data de 05.05.2008, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a Comercială, pentru considerentele expuse în conţinutul acesteia, a dispus scoaterea cauzei de pe rol şi înaintarea dosarului conducerii Tribunalului Bucureşti în vederea repartizării Secţiei Civile, la un complet specializat în Proprietate Intelectuală.

Ca urmare a acestei măsuri, dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti - Sectia a IV-a Civilă sub nr. 27692/3/2008. la data de 16.07.2008.

Prin încheierea din data de 09.09.2008, tribunalul, pentru considerentele expuse în cuprinsul acesteia, a respins excepţia tardivităţii formulării cererii precizatoare aflată la fila 39 din dosarul nr. 7401/6212007 al Tribunalului Braşov, la acelaşi termen încuviinţând pentru părţi proba cu înscrisuri şi interogatoriul.

La termenul din data de 09.12.2008, pârâta M M G I P GmbH & C.K.  a depus la dosar note prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii în contrafacere precum şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei M M G I P GmbH & C.K. 

Prin sentinţa civilă nr. 91/22.01.2009, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a IV-a  Civilă, s-a respins excepţia inadmisibilităţii cererii, s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei M M G I P GmbH & C.K. fiind respinsă cererea împotriva acestei pârâte, ca formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. A fost respinsă ca nefondată acţiunea formulată împotriva pârâtei S.C. R H R S.R.L.

Soluţionând astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Pentru o abordare structurală a motivelor de netemeinicie şi nelegalitate a acţiunii formulate de către cele două reclamante, Tribunalul a analizat separat conflictul cu fiecare din cele două drepturi anterioare invocate:

În ceea ce priveşte conflictul cu marca anterioară, pârâta a arătat că reclamanta S.C. M I  S.R.L. susţine a fi titulara mărcii "fără egal" în activitatea comercială şi în publicitate. În realitate, reclamantele au omis în mod intenţionat, cu scopul vădit de a dezinformă instanţa, să arate faptul că marca/semnul folosit de pârâtă în formă completă în care este înregistrată/respectiv folosită. Astfel, reclamanta S.c. M IS.RL. este titulara unei mărci figurative având reprezentarea unui element într-un cap de om stilizat colorat în galben, având dedesubt inscripţionate elementul verbal „fără egal”

Pârâta R H  R S.R.L. foloseşte sintagma "real - fără egal", folosind culorile roşu (pentru cuvântul "real") şi respectiv albastru (pentru sintagma "fără egal"). R H R S.R.L. foloseşte sintagma "real - fără egal", în calitate de terţ autorizat de grupul M, respectiv de M M G I P GmbH & C.K companie ce a depus la înregistrare, pe cale naţională, marca "real - fără egal" nr. M 2006 02641.

Se reţine că nici reclamanta S.C. M I S.R.L., nu este titulara mărcii verbale „fără egal” astfel cum în mod nejustificat susţine şi nici pârâta nu foloseşte sintagma "fără egal" de sine stătătoare, ci doar împreună cu elementul "real". Doctrina a stabilit că atunci când se invocă un drept anterior, acesta trebuie analizat astfel cum el a fost înregistrat, neputându-se invoca doar o componentă a lui, cum ar fi elementul verbal "fără egal", făcându-se abstracţie de elementul figurativ.

Acţiunea este întemeiată pe dispoziţiile art. 35 alin.2 din Legea 84/1998 care prevăd: "titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţi lor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul titularu1ui:

b)un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marcă ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul.”

Conform textului de lege mai sus reprodus, trebuie îndeplinite trei condiţii pentru a se constata folosirea fără drept a unui semn de către un terţ:

-să existe identitate/similaritate între marcă şi semn. Pentru analiza îndeplinirii acestei condiţii, este evident că instanţa urmează să analizeze similaritatea între marcă astfel cum aceasta a fost înregistrată şi semnul astfel cum acesta este folosit şi nu doar elemente din cadrul acestora, astfel cum încearcă să sugereze reclamanta;

-să existe asemănare între produsele/serviciile pe care le protejează marca şi produsele/serviciile pe care se aplică semnul;

-asemănările sus menţionate să producă un risc de confuzie care include şi riscul de asociere.

În ceea ce priveşte îndeplinirea primei condiţii impuse de textul de lege - similaritatea între marcă şi semn, aceasta trebuie apreciată prin raportare la marcă şi semn în integralitatea lor. Elementul "fără egal" din componenţa mărcii/semnului folosit de pârâtă, este un element descriptiv ce desemnează calitatea produselor, astfel încât nu poate fi apropriat în mod exclusiv de nici un titular. Marca anterioară invocată de S.C. M I S.R.L., cuprinde un element figurativ ce conferă distinctivitate mărcii, elementul verbal "fără egal" nefiind în măsură să confere distinctivitate. Astfel, marca aparţinând S.C. M I S.R.L., a putut fi înregistrată doar datorită distinctivităţii conferite de elementul figurativ. Expresia verbală "fără egal" asupra căreia reclamanta revendică un drept exclusiv, este echivalentă cu alte atribute, ce fac referire la calitatea produselor/serviciilor ca: nemaiîntâlnit, nemaipomenit, extraordinar etc. Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. lit. d: "sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau alte indicaţii purtând servi în comerţ pentru a desemna ... calitatea produsului ori serviciului"; înregistrarea mărcii aparţinând S.C. M I S.R.L., a fost posibilă doar datorită existenţei elementului figurativ considerat ca fiind distinctiv în raport cu produsele şi serviciile solicitate. Drept urmare, drepturile exclusive pe care le pretinde reclamanta sunt date de combinaţia elementului figurativ distinctiv - elementul puternic, dominant al mărcii acesteia - cu expresia verbală descriptivă „fără egal", şi nu doar de aceasta din urmă.

Faptul ca expresia "fără egal" este una descriptivă în raport cu calitatea produselor, reiese şi din practica Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, de unde rezultă că mai sunt înregistrate încă două mărci conţinând expresia "fără egal", respectiv marca "Regal - un produs fără egal" cu nr. de înregistrare 46580 şi marca "Regal - gustul fără egal" cu nr. de înregistrare 45516. Drept urmare, comparând marca anterioară invocată de reclamantă cu marca folosită de către pârâtă, se constată ca acestea nu sunt similare, elementele distinctive şi dominante în cadrul celor două mărci fiind elementul figurativ pentru marca reclamantei, respectiv elementul verbal "real” iar nu expresia "fără egal ''pentru marca pârâtei .

În plus „real” reprezintă o marcă notorie pe teritoriul României, fiind folosită de vreme îndelungată tot de către R  H  România S.R.L., în calitate de persoană autorizată şi fiind înregistrată pe cale internaţională, prin intermediul O.M.P.I. şi în România încă din anul 2005 sub nr. 869043. Alăturarea lângă marca notorie "real” a elementului descriptiv "fără egal" se înscrie în cadrul folosirii mărcii prevăzute de art. 46 alin. 1 lit. b din Legea nr. 84/1998 care prevede: "Este asimilată folosirii efective a mărcii: folosirea mărcii sub o formă care diferă de aceea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia".

Alăturarea expresiei descriptive "fără egal" la marca "real" nu alterează caracterul distinctiv al acesteia, în sensul că, consumatorul mediu va percepe marca la fel şi aparţinând aceluiaşi producător şi nicidecum reclamantei S.C. M I  S.R.L. Acest fapt este întărit de faptul că marca "real" este o marcă notorie pe teritoriul României, fapt care exclude total riscul de confuzie şi asociere. Alăturarea la o marca notorie a unor elemente lipsite de caracter distinctiv "fără egal", nu poate schimba percepţia consumatorului asupra acelei mărci, astfel încât să o poată confunda cu o altă marcă (ce conţine acelaşi element descriptiv).

Marca "real - fără egal" a fost solicitată la înregistrare de firma M M G I P din Germania, firmă ce deţine portofoliul de mărci al grupului M  din care face parte şi pârâta şi care a autorizat folosirea de către aceasta a mărcii "real - fără egal". Această marcă a fost depusă la înregistrare pe cale naţională, la data de 14.03.2006 şi a primit numărul de depozit M 2006 02641.

În ceea ce priveşte conflictul cu numele comercial anterior, se invocă de către cea de ¬a doua reclamantă S.C. F E S.R.L. în susţinerea acţiunii, anterioritatea numelui comercial. În susţinerea acestei anteriorităţi, se invocă dispoziţiile art. 30 si urm. din Legea 26/1990. Într-adevăr, orice firmă nouă trebuie să se deosebească de cele existente, cum stabileşte art. 38 din legea susmenţionată, iar pe de altă parte la alin. 2 se prevede că atunci "când o firmă nouă este asemănătoare cu o alta, trebuie să se adauge o menţiune care să o deosebească de aceasta, fie prin desemnarea mai precisă a persoanei, fie prin indicarea felului de comerţ exercitat sau în orice alt mod".

Aşadar Legea 26/1990 prevede - în cazul identităţii de nume comerciale - că un nume comercial subsecvent va putea fi înregistrat dacă conţine un element de diferenţiere faţă de numele anterior. Aceasta prevedere legală exclude analiza similarităţii numelor comerciale, practic discutându-se de încălcare de nume comercial, doar în caz de identitate. În aceste condiţii, atâta timp cât „real - fără egal” ar putea fi înregistrat ca nume comercial, fără a constitui o încălcare a numelui comercial anterior „fără egal”, cu atât mai mult „real - fără egal” va putea fi folosită ca marcă, fără a încălca numele comercial.

În acest sens, la fila 126 din dosar este depusa o dovadă a verificării disponibilităţii numelui de domeniu "real - fără egal" prin care registrul comerţului informează că denumirea "real - fără egal" poate fi înregistrată.

În concluzie, atâta timp cât se apreciază ca între numele comercial "fără egal" si "real - fără egal" nu există risc de confuzie, cu atât mai mult nu poate exista risc de confuzie între marca "real - fără egal" şi numele comercial "fără egal".

Tribunalul a respins excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, în raport de dispoziţiile. art. 35 alin.2 din Legea nr. 84/1998.

Prin sentinţa civilă nr. 1023/14.07.2009, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a IV-a  Civilă, s-a admis cererea de completare a dispozitivului sentinţei civile nr. 91/22.01.2009, în sensul obligării reclamantelor la plata cheltuielilor de judecată către pârâta SC R  H  SRL, în cuantum de 4.520 euro.

Împotriva sentinţei civile nr. 91/22.01.2009, reclamantele au declarat apel la data de 24.07.2009 (conform ştampilei poştale aplicate pe plicul de expediere).

Prin cereri înaintate separat, la data de 03.09.2009, reclamantele au indicat un nou sediu ales în vederea comunicării actelor de procedură, respectiv au solicitat repunerea în termenul de apel, susţinând prin administratorul acestora, că au luat cunoştinţă de conţinutul hotărârii atacate, numai la data de 19.08.2009 şi nu la 15.06.2009, cum consemnează dovezile de comunicare prin afişare, aflate la dosar. S-a arătat că această stare de fapt se datorează, pe de o parte, faptului că s-a realizat vânzarea sediului situat în Braşov, Bd. 13 Decembrie 2009 nr. 213, judeţ Braşov, reclamantele nemaiavând acest sediu, iar pe de altă parte, angajatul însărcinat cu preluarea corespondenţei, nu a încunoştiinţat administratorul. 

Intimatele-pârâte au formulat întâmpinare la cererea de repunere în termenul de apel, solicitând respingerea acesteia, respectiv respingerea apelului ca tardiv formulat.

Prin DC nr. 68A/ 2.03.2005 Curtea  a respins cererea de repunere in termenul de declarare a apelului , a respins ca nefondata exceptia de nulitate a procedurii de comunicare catre reclamanti a SC nr. 1023/2009 si a admis exceptia tardivitatii declararii apelului , care a fost respins in consecinta .

In motivarea hotararii s-au retinut urmatoarele :

Sentinţa civilă nr. 91/22.01.2009, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a IV-a  Civilă, în discuţie în această cale de atac, a fost comunicată prin afişare pe uşa principală a locuinţei destinatarelor, la data de 15.06.2009, la sediul indicat al acestora, uzitat pe parcursul judecăţii în fond, situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 209, judeţ Braşov, conform dovezilor ataşate la dosarul de fond (filele 251 şi 252), procedându-se astfel, datorită faptului că nu a fost găsită nici o persoană pentru primirea corespondenţei.

Deşi iniţial  apelantele au argumentat cererea de repunere în termenul de apel, prin luarea la cunoştinţă cu întârziere datorită vânzării propriului sediu, respectiv datorită neglijenţei de încunoştiinţare a propriului angajat însărcinat cu primirea corespondenţei, ulterior apărările acestora au fost reformulate, în sensul indicării culpei agentului procedural, prin lipsa de diligenţă la identificarea uşii principale a destinatarului, în vederea afişării.

Dincolo de inconsecvenţa susţinerilor apelantelor asupra primirii comunicării, Curtea a reţinut că în lipsa unei dovezi care să certifice afişarea pe o altă uşă decât cea principală a sediului reclamantelor (situat într-un imobil cu mai multe uşi principale de acces, atât la parter, cât şi la etaj), consemnarea procesului-verbal de comunicare este completă şi legală.

Existenţa unui risc de confuzie asupra unei atare identificări, este imputabilă destinatarului care a indicat o adresă insuficient delimitată şi nu agentului procedural care a întocmit procesul-verbal cu respectarea dispoziţiilor enunţate de art. 92 şi 921 Cod pr. civilă.

Distincţia efectuată de către apelante în definirea noţiunilor de „sediu” şi „loc al afişării”, nu este de natură a înlătura ori a dilua obligaţia persoanei interesate în comunicare, de indicare a tuturor elementelor sediului său, ca spaţiu identificabil într-o clădire cu mai multe căi de acces.

Ca atare, este nefondată excepţia de nulitate a procedurii de comunicare a sentinţei civile atacate, prin invocarea propriei culpe a reclamantelor la identificarea sediului comunicării.

Nefiind primite aceste susţineri şi constatând, pe cale de consecinţă, că argumentele cererii de repunere în termenul de apel devin nefondate, prin lipsa unei dovezi asupra împiedicării exercitării actului procedural de către o împrejurare mai presus de propria voinţă, conform art. 103 alin. 1 Cod pr. civilă, Curtea a constat că declararea apelului s-a efectuat la data de 24.07.2009, peste termenul legal de 15 zile de la comunicare, declanşat la data de 15.06.2009, ceea ce atrage ca sancţiune, decăderea din dreptul formulării căii de atac, cu consecinţa respingerii apelului reclamantelor, ca tardiv formulat.

Impotriva acestei hotarari au declarat recurs reclamantele , iar prin DC nr. 1478/ 18.02.2011 Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul , a casat decizia recurata si a trimis cauza spre rejudecarea apelului aceleiasi instante .

Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de recurs a retinut urmatoarele: 

Procesele — verbale întocmite de către agentul constatator cu ocazia efectuării actului procedural al comunicării sentinţei civile nr. 91/22.01.2009 către fiecare dintre cele două reclamante cuprind menţiunea afişării „pe uşa principală a clădirii”.

Cu privire la dispoziţiile legale în materia afişării şi sancţiunea nerespectării acestora, înalta Curte reţine următoarele:

Potrivit art. 921 Cod procedură civilă, „Comunicarea citaţiei şi a altor acte de procedură nu se poate realiza prin afişare în cazul persoanelor juridice..., cu excepţia cazurilor în care se refuză primirea sau dacă se constată lipsa oricăror persoane la sediul acestora”.

Comunicarea prin afişare fiind permisă de legiuitor şi în cazul persoanelor juridice şi în absenţa vreunei indicaţii privind realizarea afişării în cuprinsul art. 92l, sunt incidente regulile generale referitoare la comunicarea actelor de procedură, inclusiv prin afişare, ca situaţie de excepţie de la regula comunicării prin înmânare.

Modalitatea de afişare „pe uşa principală a clădirii” este prevăzută doar în art. 92 alin. 4 teza ultimă, pentru ipoteza în care citaţia nu este primită sau toate persoanele abilitate în alin. 3 să primească actul comunicat sunt lipsă, iar afişarea „pe uşa locuinţei” destinatarului actului nu este posibilă, „dacă nu are indicaţia apartamentului sau camerei locuite”.

În art. 92 alin. 4 nu se precizează contextul celei din urmă situaţii anterior menţionate, însă acesta este relevat în alin. 3 din aceeaşi normă, aplicabil pentru identitate de raţiune, deoarece vizează (în partea a doua) aceeaşi situaţie care generează afişarea, însă, spre deosebire de alin. 4, presupune prezenţa altor persoane cărora li se poate înmâna actul.

Astfel, în conformitate cu art. 92 alin. 3, ipoteza neindicării de către destinatarul actului a camerei sau apartamentului în care locuieşte este formulată în legătură cu hoteluri sau clădiri compuse din mai multe apartamente.

Din coroborarea normelor citate, rezultă că se recurge la afişarea „pe uşa principală a clădirii”, chiar şi în cazul persoanelor juridice, atunci când destinatarul actului ce trebuie comunicat locuieşte/are sediul  într-un  imobil  cu  mai  multe camere sau apartamente, destinatarul nu a indicat camera sau apartamentul în care locuieşte şi sunt lipsă toate persoanele cărora li s-ar fi putut înmâna actul.

In plus, chiar dacă nu se prevede expres, normele citate vizează un imobil cu o singură uşă principală, acest fapt deducându-se din interpretarea literală a normelor, care folosesc forma de singular a cuvântului ce desemnează locul prin care se face accesul în clădire.

Agentul constatator a considerat că sunt întrunite toate cerinţele anterior arătate şi a procedat la afişarea sentinţei tribunalului „pe uşa principală a clădirii” indicate de către reclamante drept loc al comunicării actelor de procedură.

Or, după cum a reţinut chiar instanţa de apel în considerentele deciziei recurate, clădirea unde s-a efectuat comunicarea (situată în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 209) are mai multe nivele şi mai multe uşi principale de acces, atât la parter, cât şi la etaj.

Această situaţie de fapt rezultată din probatoriul administrat nu a fost contestată şi este certă, reţinându-se, din fotografiile depuse la dosar (file 105 — 110 dosar apel) că accesul la etaj se realizează prin mai multe scări exterioare.

Confruntându-se cu această situaţie inedită şi având la îndemână doar posibilităţile oferite de art. 92, agentul constatator, înainte de afişarea actului, trebuia să se asigure că există o singură uşă principală, în sensul art. 92. Deşi norma nu conţine o definiţie, prin „uşă principală” se înţelege nu numai intrarea cea mai importantă în imobil (de exemplu, cea mai largă sau cea dinspre stradă etc), dar şi intrarea care asigură accesul prin interior la toate apartamentele şi camerele clădirii, întocmai ca în cazul hotelului sau al clădirii cu mai multe apartamente, reglementat de art. 92.

Diligentele în această direcţie presupuse în sarcina agentului constatator sunt necesare pentru completarea corespunzătoare a procesului — verbal de comunicare, ale cărei menţiuni sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 100 alin. 3 Cod procedură civilă.

Deşi în ipotezele din art. 92, în care se arată în concret atribuţiile agentului constatator, nu se prevede efectuarea vreunui demers de către acesta, chiar în situaţia în care nu este indicat numărul camerei sau al apartamentului, procedându-se pur şi simplu la afişare, efectuarea unor diligente se impune în cazul în care norma nu mai prevede o soluţie anume, iar procesul — verbal trebuie să cuprindă menţiuni reale, în caz contrar, fiind nul.

Aceste demersuri nu depăşesc, în speţă, sfera unei simple identificări a uşii principale de acces în clădire.

În raport de situaţia de fapt redată anterior, în care nu este indicat numărul camerei sau apartamentului, agentul ar fi trebuit să verifice dacă intrarea pe care o consideră drept principală asigură accesul prin interior la toate apartamentele ori accesul la acestea sau chiar la unele dintre acestea se face doar prin exterior.

În acest din urmă caz, ar fi trebuit să constate că există mai multe uşi principale (aceasta este, în fapt, situaţia de fapt reţinută în speţă de instanţa de apel), astfel încât nu putea insera în cuprinsul procesului — verbal o menţiune eronată. Aceeaşi concluzie se impune şi dacă agentul avea vreun dubiu în privinţa situaţiei de fapt.

Procedându-se în sensul contrar, procesul — verbal de comunicare este lovit de nulitate absolută, în baza art. 100 alin. 3 cu referire la art. 100 alin. 1 pct. 4 Cod procedură civilă, în condiţiile în care procesul — verbal conţine o menţiune eronată în raport de situaţia de la faţa locului, respectiv afişarea „pe uşa principală a clădirii”, clădire ce avea mai multe uşi principale.

De altfel, potrivit art. 100 alin. 1 pct. 4, procesul - verbal ar fi trebuit să menţioneze - de asemenea, sub sancţiunea nulităţii -, împrejurarea dacă cel căruia i s-a făcut comunicarea locuieşte într-o clădire cu mai multe etaje sau apartamente, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză.

Cu privire la aplicarea acestei sancţiuni procedurale, înalta Curte reţine următoarele:

Respingând excepţia nulităţii actului procedural al comunicării, instanţa de apel a argumentat, pe de o parte, că existenţa riscului de confuzie în identificarea locului comunicării este imputabilă reclamantelor, care au indicat o adresă insuficient delimitată iar, pe de altă parte, că, în lipsa unei dovezi care să certifice afişarea pe o altă uşă decât cea principală a sediului reclamantelor, consemnarea din procesul — verbal de comunicare este completă şi legală.

Se observă că primul argument menţionat corespunde principiului potrivit căruia „nimeni nu poate invoca neregularitatea pricinuită prin propriul său fapt”, inserat în art. 108 alin. 4 Cod procedură civilă.

Evocând acest principiu, chiar dacă nu a făcut explicit referire la norma anterior menţionată, instanţa de apel a constatat indirect o neregularitate a comunicării, pe care nu a enunţat-o şi nici nu a sancţionat-o, în virtutea culpei titularului excepţiei nulităţii.

Nelegalitatea comunicării, după cum s-a arătat anterior, rezidă în menţiunea eronată inserată în procesul - verbal de comunicare, privind afişarea pe uşa principală a clădirii care avea mai multe uşi principale.

Or, astfel enunţată, neregularitatea nu putea fi pricinuită prin fapta reclamantelor, după cum, în mod corect, s-a susţinut prin motivele de recurs, în absenţa unei obligaţii de natura celei arătate în decizia de apel, în sarcina reclamantelor, ca destinatare ale actului comunicat, a cărei neîndeplinire să le împiedice pe acestea de a invoca excepţia nulităţii actului procedural.

Art. 92 Cod procedură civilă, anterior citat, nu impune destinatarului actului de comunicat să indice numărul camerei sau apartamentului, dintr-o clădire cu mai multe apartamente. Chiar dacă destinatarul suportă efectele acestei neindicări, prin afişarea actului pe uşa principală a clădirii, legiuitorul nu îl obligă în niciun fel să înlesnească activitatea agentului, ci doar reglementează modalitatea de comunicare în acest caz, respectiv afişarea.

Dacă am accepta ideea că afişarea, ca modalitate de comunicare, reprezintă, prin ea însăşi, o sancţiune pentru neindicarea numărului camerei sau al apartamentului, ar însemna că, într-adevăr, există o obligaţie de furnizare a acestor indicaţii. Pentru neîndeplinirea acesteia, legiuitorul a prevăzut, însă, o sancţiune, aceea a afişării, caz în care nu s-ar putea aplica încă o sancţiune pentru aceeaşi faptă, respectiv sancţiunea valabilităţii procesului — verbal de comunicare în cazul unor menţiuni eronate provocate prin eventuala faptă culpabilă a destinatarului actului.

Obligaţiile reclamantului în vederea comunicării actelor de procedură sunt cele prevăzute de art. 112 Cod procedură civilă, vizând indicarea denumirii şi a sediului persoanei juridice. Or, în cauză, acestea au fost respectate, adresa poştală a imobilului corespunzând unui spaţiu în care reclamantele desfăşurau activitate comercială, menţionat fiind în evidenţele de la acel moment ale Registrului Comerţului la „alte categorii” decât sediul principal şi secundar pentru reclamanta SC M I SRL (fila 155 apel) şi ca punct de lucru pentru reclamanta SC F E SRL (fila 157 apel).

Este de observat că sediul principal al reclamantelor nu era situat la acel moment în imobilul din str. 13 Decembrie nr. 209, astfel cum impune art. 87 pct. 2 Cod procedură civilă, ci în str. Codrul Cosminului nr. 56.

Fiind vorba despre un sediu ales, sunt incidente dispoziţiile art. 93 Cod procedură civilă, în baza cărora reclamantele aveau obligaţia indicării persoanei primitorului actului. Dacă această obligaţie nu este îndeplinită, sancţiunea, prevăzută expres, constă în comunicarea actelor de procedură la domiciliul/sediul părţii, iar procesul - verbal vizând sediul ales, fără menţiunea primitorului actului, este nul.

Această constatare confirmă concluzia deja enunţată, aceea că procesul — verbal de comunicare a sentinţei către reclamante este nul, chiar dacă nu s-ar fi reţinut motivul de nulitate prevăzut de art. 100 alin. 1 pct. 4 Cod procedură civilă.

Nici cel de-al doilea argument din decizia de apel nu poate fi reţinut, deoarece prezumţia absolută de adevăr de care beneficiază procesul — verbal de comunicare, până la înscrierea în fals, astfel cum prevede art. 100 alin. 4 Cod procedură civilă, nu se aplică dacă actul procedural conţine menţiuni eronate, fiind nul din acest motiv.

Sunt fondate susţinerile recurentelor şi în ceea ce priveşte lipsa de relevanţă a atitudinii inconsecvente a reprezentantului legal al reclamantelor în formularea apărării în contextul excepţiei tardivităţii apelului.

Chiar dacă a fost învestită atât cu o cerere de repunere în termenul de declarare a apelului, cât şi cu soluţionarea excepţiei nulităţii procesului — verbal de comunicare, instanţa de apel are obligaţia calificării corecte a mijloacelor de apărare adecvate şi să verifice, chiar din oficiu, legalitatea comunicării hotărârii tribunalului.

În condiţiile în care recurgerea concomitentă la ambele mijloace procedurale ar fi fost calificată de către instanţă drept un abuz de drept procesual, trebuia sancţionată prin respingerea demersurilor procesuale fără o cercetare a temeiniciei susţinerilor părţii; or, acest lucru nu s-a întâmplat în cauză, motiv pentru care argumentul referitor la atitudinea procesuală a reclamantelor este irelevant în analiza excepţiei tardivităţii.

Faţă de cele expuse, înalta Curte a constatat că instanţa de apel nu a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor legale în materia comunicării actelor de procedură, fără a fi necesar, din acest motiv, să se analizeze incidenţa în speţă a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a jurisprudenţei relevante a Curţii Europene, din perspectiva invocată prin motivele de recurs.

Procesul — verbal de comunicare a hotărârii primei instanţe fiind nul , termenul de declarare a apelului prevăzut de art. 284 alin. 1 Cod procedură civilă nu a curs, astfel încât instanţa de apel trebuia să constate că cererea de apel a fost depusă în termenul legal.

Ca atare, apreciaza instanta de recurs ca cererea de repunere în termenul de declarare a apelului este lipsită de obiect.

Dupa casare pricina a fost inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti sub nr. 6557/2/2011 .

In sedinta publica de la 8.09.2011 apelantele- reclamante invoca exceptia tardivitatii declararii apelului incident, iar prin incheierea de sedinta de la acea data Curtea a respins aceasta exceptie , pentru considerentele cuprinse in aceasta hotarare .

Tot la acest termen de judecata a fost incuviintata si proba cu inscrisuri , solicitata atat de catre apelante , cat si de catre parate .

Apelantele reclamante au criticat sentinta pronuntata pentru urmatoarele motive :

I. Instanţa de fond în mod greşit a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei M M G I P GmbH & C.K. ; aceasta are calitate procesuală pasivă pentru că foloseşte în activitatea comercială semnul „fără egal” prin:

a.Autorizarea Societăţii RH să folosească în activitatea comercială desfăşurată semnul „real - fără egal”.

b. Depunerea cererii de înregistrare a semnului „real-fără egal” la OSIM are natura unui act comercial. În acest sens este orientată şi practica Oficiului de Armonizare a Pieţei Interne (OHIM) prin care se statuează că scopul înregistrării semnului este folosirea în relaţiile comerciale.

II. Nelegalitatea şi netemeinicia hotărârii primei instanţe

Tribunalul Bucureşti consideră în mod eronat că nu există un conflict între marca anterioară „fără egal” a cărei titulară este SC M  I  Srl şi utilizarea sintagmei „fără egal” de către intimatele-pârâte S.c. R  H R SRL şi M M G I P din Germania şi prin urmare nu există folosire fără drept a unui semn de către terţ deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 35 alin. 2 din Legea nr. 84/1998. şi că numele comercial beneficiază de protecţie numai împotriva folosirii unor semne identice.

A) Marca: existenţa riscului de confuzie

În principal, instanţa a considerat, în esenţă, că:

- elementul verbal „fără egal” din compunerea mărcii  este lipsit de putere distinctivă şi, în consecinţă, nu poate fi elementul dominant, nejucând aşadar nici un rol în aprecierea riscului de confuzie;

- marca „real” este una notorie, astfel încât alăturarea elementului „fără egal” nu poate conduce la un risc de confuzie cu marca anterioară. 

(1) Cat priveste aprecierea riscului de confuzie , apelantele invoca  practica instanţelor europene in aceasta materie - principii pertinente pentru cauza de faţă .

a) Marca anterioară („fără egal”) este inclusă totalmente în semnul complex ulterior alături de o marcă notorie („real - fără egal”)

Principiile stabilite de Curtea Europeană de Justiţie: Ipoteza în care semnul utilizat de către un terţ este compus dintr-o marcă anterioară şi marca sa renumită, nu este subordonată condiţiei ca impresia de ansamblu produsă de semnul compus să fie dominat de partea celui care compune marca anterioară. Dacă s-ar cere o astfel de condiţie, titularul mărcii anterioare ar fi privat de dreptul exclusiv prevăzut de art. 5, paragraful 1 din Directiva 89/104/CEE.2

b) Aprecierea riscului de confuzie şi elementul dominant al mărcii

Principii stabilite de Curtea Europeană de Justiţie:

i) Rolul elementului dominant în aprecierea globală a riscului de confuzie

În ceea ce priveşte similaritatea vizuală, fonetică sau conceptuală a semnelor în conflict, aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie fondată pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ţinând seama, mai ales, de elementele lor distinctive şi dominante.

Jurisprudenţa este de altfel constantă în sensul că nu pot fi considerate ca fiind similare o marcă complexă şi un alt semn, identic sau prezentând o similitudine cu unul din elementele componente ale mărcii complexe decât atunci când acesta constituie elementul dominant în impresia de ansamblu produsă de marca complexă, adică atunci când acest element component este susceptibil să domine singur imaginea acestei mărci pe care publicul pertinent o păstrează în memorie, astfel încât toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile în impresia de ansamblu produsă de aceasta.

ii) Aprecierea caracterului dominant

Consumatorul nu are decât rareori posibilitatea de a proceda la o comparaţie directă a diferitelor semne şi trebuie deci să se încreadă în imaginea imperfectă pe care a păstrat-o în memorie. În general, caracteristicile dominante şi distinctive ale unui semn sunt cel mai uşor de memorat.' În consecinţă, necesitatea de a aprecia impresia de ansamblu produsă de un semn nu exclude examinarea fiecărui element component în vederea determinării elementelor dominante .

Pentru aprecierea caracterului dominant al unuia sau mai multor elemente ale unei mărci complexe, trebuie avute în vedere calităţile intrinseci ale fiecărui element component, comparându-le cu cele ale celorlalte elemente componente. În plus, în mod accesoriu, poate fi avută în vedere şi poziţia relativă a diferitelor componente în configuraţia mărcii.

Atunci când o marcă este compusă din elemente verbale şi figurative, în principiu, elementele verbale sunt mai distinctive decât cele figurative, deoarece consumatorul mediu se va referi mai uşor la produsele în cauză citând numele decât descriind elementul figurativ al mărcii.” În mai multe cauze, căutând să determine elementul dominant al unei mărci complexe, Tribunalul a realizat compararea semnelor reţinând numai elementele verbale, respectând principiul conform căruia aprecierea riscului de confuzie, în ceea ce priveşte similaritatea semnelor, trebuie să se fondeze pe impresia de ansamblu produsă de acestea.”

c) Riscul de confuzie şi caracterul distinctiv 

Principii stabilite de Curtea Europeană de Justiţie: Riscul de confuzie este cu atât mai mare cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedeşte important. Caracterul distinctiv al mărcii anterioare şi, în special, renumele său, este deci un element ce trebuie avut în vedere pentru a aprecia dacă similaritatea semnelor sau produselor este suficientă pentru a da naştere unui risc de confuzie.''

Pentru a determina caracterul distinctiv al unei mărci şi, în consecinţă, a evalua dacă are un caracter distinctiv ridicat, trebuie apreciată global aptitudinea mai mare sau mai mică a mărcii de a identifica produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la o întreprindere determinată şi deci, să distingă aceste produse sau servicii de cele ale altor întreprinderi.

(2) Aplicarea principiilor menţionate anterior in concreto

a) Elementul dominant al mărcii ; „ fără egal”

Marca detinuta de apelante ”  fără egal” este compusă din două elemente: unul verbal - „fără egal” şi unul figurativ „smiley face” - „☺. Elementul dominant, singurul care poate rămâne în memoria publicului ca desemnând originea comercială a produselor este elementul verbal „fără egal”, pentru următoarele argumente:

i) Este elementul verbal

Se arata ca , într-o marcă compusă dintr-un element verbal şi unul figurativ, cel verbal este cel dominant, fiind perceput de către consumatorul mediu ca un indicator al provenienţei produselor. În cazul de faţă, elementul verbal „fără egal” este cel dominant.

ii) Poziţia şi caracterele tipografice

Poziţionarea centrală, sub „smiley face”, şi caracterele tipografice mari, cursive, fac imposibil de neglijat elementul verbal, aceasta fiind cel care transmite mesajul conceptual al mărcii către consumatori.

iii) Calităţile intrinseci

Instanţa a reţinut că expresia „fără egal” are caracter descriptiv, ceea ce a condus la concluzia că elementul figurativ este cel distinctiv şi dominant. În realitate, aşa cum vom demonstra mai jos, „smiley face” nu are caracter distinctiv iar expresia „fără egal”, conform jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie, nu este descriptivă.

1) „Smiley face” nu are caracter distinctiv

a) „Smiley face” se regăseşte pe un mare număr de produse de o natură foarte variată.

b)„Smiley face” are un înţeles propriu de bună dispoziţie dobândit ca urmare a folosirii intensive pe internet.

2) „Fără egal” nu este descriptiv

În primul rând, „fără egal” nu desemnează nici un tip de produs şi nici o caracteristică a unor produse din domeniul sanitar sau din orice alt domeniu. Un termen este descriptiv atunci când descrie o anume caracteristică a produsului: natura, destinaţia, culoarea, cantitatea, caracteristici tehnice, etc. Textul legal - art. 5 lit d) - vorbeşte de asemenea şi de „calitatea” produsului, dar acest lucru este greşit interpretat de prima instanţă ca interzicând înregistrarea oricărui termen ce ar sugera unui consumator o calitate ridicată a produsului.

Se arata că trebuie făcută o diferenţă între termenii care se referă la o anume calitate a unui produs şi cele care induc consumatorului ideea că este vorba despre un produs foarte bun. În primul caz se încadrează termenii care descriu calitatea unui produs ce prezintă, în baza legii sau a practicilor comerciale, mai multe grade/ trepte de calitate: spre exemplu, mere de calitatea 1, sau făină de calitatea a II a, alcool de calitate superioară, etc. În acest gen de cazuri, termenii respectivi sunt descriptivi. În acest gen de situaţii, calitatea respectivă (1, II, superioară, etc.) reprezintă o caracteristică obiectivă ce defineşte produsul şi nu o apreciere subiectivă făcută de un comerciant.

În schimb, dacă pentru a vinde un produs comerciantul îl prezintă ca fiind „de calitate”, „foarte bun”, „cel mai bun”, etc., este clar că termenii respectivi nu desemnează o anume caracteristică a produsului, obiectivă, inerentă naturii sale, ci reprezintă un instrument de marketing, o formă de publicitate, în care comerciantul îşi prezintă produsele sale ca fiind superioare produselor celorlalţi. În acest caz, termenii respectivi nu mai sunt unii descriptivi (neraportându-se la caracteristicile obiective ale produsului) adică nu se încadrează la art. 5 lit. d), ci sunt „semne sau indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile loiale şi constante” în sensul articolului 5 lit. c). Este cazul clasic al sloganelor.

De aceea, semnul „fără egal” este, în realitate, folosit atât de reclamantă cât şi de pârâtă pe post de slogan, pentru a indica consumatorilor calitatea ridicată a produselor/ serviciilor comercializate/prestate în opinia lor, a comercianţilor. „Fără egal” nu desemnează o calitate definită şi obiectivă, caracteristică naturii unui produs/ serviciu, ci este un slogan, un semn folosit în legătură cu produse/ servicii ca element de marketing.

Pentru asemenea situaţii, în cauza BRAVO, prin decizia C-517/99 din 04.10.2001, Curtea Europeană de Justiţie a stabilit că „înregistrarea unei mărci ce constă exclusiv în semne sau indicaţii ce sunt folosite ca slogan publicitar, indicaţii ale calităţii sau stimulente pentru a cumpăra produsele sau serviciile desemnate prin marcă nu este exclusă ca atare în baza unei asemenea folosiri. Revine instanţei naţionale să determine, în fiecare caz în parte, dacă asemenea semne sau indicaţii au devenit uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale constante şi oneste pentru a desemna bunurile sau serviciile desemnate de marcă” .

Altfel spus, în opinia instanţei europene, o indicaţie a calităţii unui produs poate fi considerată ca lipsită de caracter distinctiv numai atunci când se stabileşte că a devenit uzuală în limbajul curent sau în practicile comerciale constante şi oneste pentru a desemna bunurile sau serviciile desemnate de marcă.

Or, la dosarul cauzei nu există nici o asemenea dovadă. Nu există nici o dovadă că, la momentul înregistrării mărcii , expresia „fără egal” era curentă în limbajul curent sau practicile comerciale pentru a desemna produse ca instalaţii sanitare, echipamente, utilaje accesorii şi piese de schimb pentru instalaţii termice, sanitare şi de climatizare.

În plus, în aprecierea că expresia „fără egal” este descriptivă, instanţa a nesocotit principiile stabilite de Curtea Europeană de Justiţie în hotărâre a Baby Dry: ,,( ... ) un eventual caracter descriptiv trebuie să fie constatat nu numai pentru fiecare termen luat separat, ci prin întregul pe care îl creează. Toată diferenţa ce poate fi observată în sintagma propusă la înregistrare se realizează prin raportare la terminologia folosită în vorbirea curentă a consumatorului ţintă, pentru desemnarea produsului sau serviciului ori a caracteristicilor esenţiale, fiind în măsură să confere sintagmei caracter distinctiv”.

Expresia „fără egal” nu este una uzuală pentru a desemna calitatea aparatelor de iluminat, de încălzire, de gătit, de răcire, de uscare, de ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare, precum şi a celorlalte servicii pentru care a fost instituită protecţia, astfel încât este eliminată legătura cu produsul.

În sfârşit, în componenţa mărcii „fără egal” nu mai există vreun alt element verbal, respectiv vreun substantiv, pentru a argumenta faptul că această expresie ar avea caracterul doar a unui atribut de natură să desemneze calitatea produselor.

În concluzie, doar elementul „fără egal” domină prin el însuşi imaginea de ansamblu a mărcii pe care publicul pertinent o păstrează în memorie, elementul figurativ este neglijabil. Elementul figurativ al mărcii nu poate schimba percepţia mărcii şi implicit originea comercială a produselor şi serviciilor, ci el este interpretat de consumatori ca un semn „friendly” cu rol în atragerea clientelei. Acest aspect este susţinut şi de faptul că este utilizat de către Sc Mondo Instal Srl şi în alte sintagme ca „preţuri negQciabile” după cum rezultă din pliantele depuse la dosar.

b) Notorietatea mărcii „real” nu înlătură riscul de confuzie: „fără egal” rămâne independentă şi autonomă .

Curtea de Justiţie a Consiliului Europei într-un litigiu referitor la mărcile Thomson şi Thomson Life a analizat cazul în care un terţ foloseşte un semn compus dintr-o marcă anterioară care nu este prin ea însăşi renumită şi din marca sa renumită sau numele său comercial. Concluzia, expusă anterior, a fost aceea că poate exista risc de confuzie între cele două semne dacă marca anterioară păstrează o poziţie autonomă în semnul compus folosit de terţ, chiar dacă impresia de ansamblu este dominată de marca renumită sau numele comercial renumit.

Or, prima instanţă a nesocotit tocmai acest principiu. Raţionamentul său este exact invers celui făcut de Curtea Europeană de Justiţie: pentru că „Real” este o marcă notorie, „fără egal” nu mai contează absolut deloc. Altfel spus, instanţa a aplicat cu totul alte criterii, neglijând regulile stabilite pentru exact acelaşi tip de situaţie în practica europeană.

Singurul lucru pe care trebuia să îl facă instanţă era să stabilească dacă elementul „fără egal” şi-a păstrat autonomia, independenta în semnul complex „Real fără egal”; ori este fără doar şi poate că o asemenea autonomie există atât din punct de vedere vizual şi auditiv cât şi din punct de vedere conceptuală. „Fără egal” este perceput distinct din punct de vedere vizual! auditiv, el nu se integrează în semnul complex în aşa fel încât să nu mai poată fi perceput de consumator. Din punct de vedere conceptual, prin asocierea cu „Real” e transmite exact acelaşi mesaj, „cel mai bun”, definind în acest mod elementul „Real”; tocmai de aceea, şi din punct de vedere conceptual, elementul „fără egal” îşi păstrează autonomia şi înţelesul.

c) Similaritatea semnelor

i) Similaritatea vizuală

Gradul de similaritate vizuală este foarte ridicat, dat fiind faptul că elementul dominant este elementul verbal „fără egal”, acesta fiind şi elementul care se contraface. De aceea, impactul impresiei puternice în percepţia vizuală de ansamblu a consumatorului este determinat de literele comune, reproducerea semnului cu aceleaşi caractere grafice, acelaşi fond şi dimensiuni ale literelor existente în marca deţinută de SC Mondo Instal Srl, deoarece intimata foloseşte exact acelaşi semn, deşi se apără că s-a depus spre înregistrare marca „real fără egal” cu alte caractere grafice, fond şi dimensiuni, fapt care nu prezintă relevanţă în speţă.

ii) Similaritatea fonetică

Sub aspect auditiv, gradul de similaritate a semnelor „fără egal” este foarte ridicat chiar dacă mai există şi marca „real” utilizată de intimată. Mai mult, reclamanta desfăşoară şi activităţi de publicitate audio (ex. radio), utilizând sintagma „fără egal”, iar elementul grafic” ☺ „ de care se prevalează intimata-pârâtă nu ar putea fi redat în utilizarea acestei modalităţi de publicitate. În mod similar şi intimata pârâtă desfăşoară activităţi de publicitate intensivă audio, utilizând fără drept aceleaşi elementele verbale „fără egal”, fiind însuşită inclusiv intonaţia în spoturile radio, creând aceeaşi asonanţă.

iii) Similaritatea conceptuală

În ceea ce priveşte aspectul conceptual şi semantic, cele două semne conţin elementele verbale „fără egal” şi evocă ideea de „nemaiîntâlnit”, „cel mai bun”, de aici rezultând şi identitatea conceptuală.

d) Identitatea produselor şi serviciilor

Marca reclamantelor  este înregistrată pentru produse şi servicii din clasele 11, 35, 37 şi 39, iar de cealaltă parte, intimata comercializează sub semnul similar produse şi servicii identice cu ale noastre.

Dovada o fac cataloagele promoţionale ale Societăţii R H  depuse la dosar în care găsim produse ca aeroterme, radiatoare cu halogen, aparate de aer condiţionat, toate acestea fiind identice cu produsele pentru care noi am instituit protecţie prin înregistrarea mărcii pe clasa 11.

De asemenea, în magazinele R se găsesc spre a fi comercializate şi alte produse identice cu ale noastre ca: centrale termice, boilere, echipamente, accesorii şi piese de schimb pentru instalaţii termice, sanitare şi climatizare.

Societatea intimată oferă aceeaşi categorie de servicii prevăzute în clasa 39 pentru care reclamantele  au obţinut exclusivitate, respectiv de transport, de ambalare şi depozitare mărfuri, după cum se poate constata atât de pe site-ul acestora, dar şi din ofertele promoţionale existente în pliantele publicitare ataşate la dosar.

Şi serviciile din clasa 35, respectiv publicitate sunt identice cu ale reclamantelor , intimata înţelegând să promoveze produsele prin utilizarea aceloraşi modalităţi şi materiale publicitare: spoturi audio şi video (prin posturile de radio şi tv), cataloage promoţionale, pliante, participări la târguri organizate pe plan local şi naţional etc.

e) Distinctivitatea dobândită prin folosire a mărcii „☺fără egal” .

Semnul „fără egal” este utilizat de către SC M I SRL înainte de a fi înregistrat ca marcă, fapt dovedit prin:

Publicitatea produselor şi serviciilor care este susţinută de încheierea cu TI&M PRINT SRL a unor contracte de care a avut ca obiect efectuarea de materiale publicitare pentru produsele comandante de beneficiar, precum şi de derularea de proiecte de amplasare panouri publicitare în Asociaţiile de Locatari din Braşov şi Sinaia, proiect desfăşurat în colaborare cu SC Advertising M C  SRL Braşov.

Apariţiile în publicaţii ca reviste, ziare a determinat în egală măsură o creştere a gradului de cunoaştere a produselor şi serviciilor comercializate de către Sc M I  Srl. Dovada în acest sens o reprezintă încheierea de contracte care au avut ca obiect desfăşurarea unor Campanii de publicitate în Publicaţia” Transilvania Expres, în Revista Regională de Publicitate. Alte apariţii relevante au fost în publicaţia „Soluţii pentru casa ta” - editia 2005.

Publicitatea produselor şi serviciilor s-a realizat şi prin modalităţi video şi audio, prin desfăşurarea de reprezentări publicitare prin care s-au difuzat spoturi. Orice tip de centrale termice Ariston”, pe canalul PRO TV Braşov şi spotul „Ariston Family TX 2004”. Alte spoturi care au vizat produsele şi serviciile oferite de Sc Mondo Instal Srl au fost difuzate pe o perioadă de 1 an la Tv Mixz.

Publicitatea de tip Caravană pe anul 2004, desfăşurată în colaborare cu Sc Cool Events Srl care a cuprins producţie de materiale promoţionale (30 tricouri şi 30 şepcuţe personalizate), baloane inscripţionate pe băţ şi rozetă, producţie film eveniment, filmare digitală, montaj, transpunere pe dvd, producţie ştire publicitară), a avut ca efect mărirea gradului de cunoaştere a semnului „fără egal” în rândul publicului.

Un alt element de utilizare a semnului ,,fără egal” îl reprezintă faptul inscripţionării acestuia pe facturile fiscale emise de Sc Mondo Instal, depuse la dosarul cauzei.

Publicitatea produselor şi serviciilor s-a realizat în manieră intensivă nu doar pe plan regional, fiind desfăşurate servicii de publicitate şi în alte zone ale ţării cum ar fi Bucureşti şi Judeţul Ilfov, prin apariţii în Publicaţia Pagini Aurii pe anul 2004-2005.

Comercializarea produselor şi serviciilor se face prin reţeaua de distribuţie dezvoltată de SC M I Srl care cuprinde atât zona Braşovului, oraşe vecine cum ar fi Codlea, Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, Covasna, Predeal, Sinaia, Câmpina, însă creşterea gradului de cunoaştere de către consumatori a determinat extinderea comercializării pe întreg teritoriul tării.

Cunoaşterea semnului” ☺ fără egal” este dovedită şi de faptul că în cadrul Expoziţiilor TERMICA, organizate la Braşov, Societatea a obţinut trei ani la rând 2000 şi 2001, 2002 Certificat de Excelenţă pentru noutatea şi calitatea deosebită a produselor şi serviciilor oferite, precum şi pentru modul ingenios de expunere a produselor şi de promovare a firmei în relaţia cu marele public.

Rata vânzărilor de produse şi servicii ale reclamantei  s-a mărit de la an la an, ceea ce reflectă implicit interesul şi creşterea numărului de consumatori de produse şi servicii care poartă marca subscrisei. Astfel, Se M I  Srl a obţinut în 2003, Certificat de merit şi locul 1 pe ţară pentru volumul record de vânzări al produselor Termomax România, în 2004, Diplomă de Onoare şi locul 1, pentru rezultatele obţinute în vânzarea produselor Termomax România.

Din toate aspectele relevate mai sus rezultă faptul că la momentul constituirii depozitului naţional reglementar, semnul „☺fără egal” era cunoscut de o parte notabilă de consumatori de pe întreg teritoriul ţării. De asemenea, datorită ultilizării mărcii „☺fără egal” de către Societatea M I Srl, în sensul prezentat mai sus, publicul este capabil să distingă produsele şi serviciile pe care este aplicat semnul de alte produse şi servicii de pe piaţă în privinţa provenienţei acestora.

In concluzie , apreciaza apelantele , in cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 35 alin. 2 din Legea nr. 84/1998 , astfelincat instanta  trebuie să sancţioneze comportamentul celor două intimate.

Mai arata apelantele ca , si in situatia in care s-ar  accepta ideea că SC R  H  Srl comercializează produsele numai prin magazine R , nu este exclus ca un consumator intrat într-un astfel de magazin să aibă impresia datorită similarităţii între semn şi marcă, faptul că există o legătură, fie între produsele pe care se aplică, în sensul că aparţin aceluiaşi producător SC M I Srl, fie între titularul mărcii şi întreprinderea care foloseşte semnul, în sensul că există cel puţin o autorizare a titularului pentru ca Sc R H să comercializeze produse sub aceeaşi marcă.

Prin urmare, consumatorul mediu va putea substitui involuntar produsele, iar aceste relaţii care se creează în mintea consumatorilor aduc prejudicii însemnate titularului mărcii, aceasta nemaiputând să îşi exercite funcţia sa esenţială de a distinge produsele şi serviciile unui comerciant de cele ale altui comerciant.

Consumatorul nu are la îndemână ambele produse pentru a le compara în mod direct, ci rămâne cu imaginea de ansamblu a mărcii, pe care o suprapune peste semnul folosit de către concurent şi tinde să creadă că are în faţă aceeaşi marcă.

În cazul de fată, riscul de confuzie sau de asociere rezultă din analiza coroborată a similarităţii semnelor făcută anterior, din identitatea serviciilor şi a produselor, dar şi din faptul că ambii comercianţi se adresează aceluiaşi segment de consumatori.

Pentru produse şi servicii identice, pârâta a preluat întocmai elementul dominant al mărcii. Faptul că expresia „fără egal” este alăturată mărcii „real” este irelevant, câtă vreme sintagma îşi păstrează autonomia şi independenţa, transmiţând clar acelaşi mesaj conceptual.

De aceea, semnul folosit de către societăţile pârâte în activitatea de comerţ este similar cu marca noastră înregistrată şi există risc de confuzie.

B) Protecţia numelui comercial „fără egal”

1. Numele comercial ca drept de proprietate intelectuală protejat în temeiul legii .

Faptul că numele comercial dă naştere unui drept de proprietate industrială, rezultă din dispoziţiile art. 1 alin. 2, din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883, ratificată de România prin Decretul nr. 1.177/1968 potrivit căruia „Protecţia proprietăţii industriale are ca obiect brevetele de invenţie, modele de utilitate, desenele sau modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerţ, mărcile de serviciu, numele comercial şi indicaţiile de provenienţă sau denumirile de origine, precum şi reprimarea concurenţei neloiale”. Conform art. 8 din aceeaşi convenţie „Numele comercial va fi protejat în toate ţările uniunii, fără obligaţia de depunere sau înregistrare, indiferent dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerţ”.

În dreptul românesc, numele comercial este reglementat prin Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului în 30 alin. 4 că: „Dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei şi emblemei se dobândeşte prin înscrierea acestora în registrul comerţului”, iar Convenţia de la Paris, odată ratificată, face parte, de asemenea, din dreptul intern şi permite calificarea numelui comercial ca obiect de protecţie al dreptului de proprietate industrială, indiferent dacă face sau nu parte dintr-o marcă.

De asemenea, comportamentele generatoare de risc de confuzie cu activitatea unui concurent sunt în mod constant sancţionate ca acte de concurentă neloială, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 bis al Convenţiei de la Paris. Astfel, în alineatul 3 al acestui articol se dispune că vor trebui să fie interzise mai ales „ orice fapte care sunt de natură să creeze prin orice mijloc o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent.”

2. Existenţa riscului de confuzie creat de utilizarea intimatelor a numelui comercial „Fără Egal”

Legea concurenţei neloiale în cuprinsul art. 5 lit. a) incriminează „folosirea unei firme, invenţii, mărci, indicaţii geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant”.

Referitor la conflictul cu numele comercial „Fără Egal”, instanţa de fond apreciază în mod greşit că se poate discuta de o încălcare de nume comercial anterior doar în situaţia în care există identitate, iar nu şi similaritate între numele comercial şi semnul utilizat de către intimatele pârâte.

Învederăm instanţei de apel că numele comercial este protejat în sectorul economic în care este exploatat, această protecţie se întinde şi împotriva semnelor similare, nu doar identice astfel cum eronat reţine instanţa de fond, tocmai pe considerentul evitării riscului de confuzie în comerţ.

Într-un litigiu referitor la încălcarea numelui comercial „SZABADSAG” instanţa a apreciat în sensul că deşi, în numele comercial al recurentei apar şi alte cuvinte sau faptul că această societate comercială are ca obiect şi alte activităţi comerciale, nu este de natură să înlăture riscul de confuzie, atât timp cât elementul principal distinctiv al numelui comercial îl constituie cuvântul „SZABADSAG” .

Utilizarea fără drept de către intimate a numelui comercial „Fără Egal” reprezintă acte de concurenţă neloială în sensul art. 2 din Legea privind concurenţa neloială.

Totodată, SC F E  Srl foloseşte numele său comercial, de la momentul pronunţării de către judecătorul delegat a încheierii nr. IJ/866161 din 22.12.2005, astfel încât poate reclama măsuri de protecţie împotriva utilizării ulterioare şi pe nedrept a semnului identic sau similar de către intimate.

Astfel, confuzia există în rândul publicului deoarece aceşti comercianţi au un obiect de activitate identic, activitatea principală a reclamantei F E fiind comerţul pentru instalaţii sanitare şi de încălzire, iar numele comercial al acesteia a fost ales tocmai pentru diferenţierea de orice altă societate comercială. Altfel spus, există clar raporturi de concurenţă comercială între reclamantă şi pârâtă.

Confuzia se creează cu un semn anterior cunoscut unor consumatori în aceeaşi zonă geografică în care cei doi comercianţi îşi desfăşoară activitatea comercială, respectiv zona Braşovului şi împrejurimile acesteia, intimata având deschise magazine şi la Sibiu, Tg. Mureş, Piteşti.

Atât timp cât faptele intimatelor pot fi încadrate ca fiind şi infracţiune prevăzută de Legea privind concurenţa neloială, se impune cu precădere ca instanţa de apel să constate săvârşirea faptului ilicit, respectiv utilizarea fără drept a numelui comercial Fără Egal şi să-i interzică luând în considerare că este generator de prejudicii reclamantei .

 Intimatele parate au declarat apel incident , solicitand pe aceasta cale modificarea Sentinţei civile nr. 91 din data de 22.01.2009 in sensul admiterii excepţiei inadmisibilităţii acţiunii în contrafacere si pe cale de consecinţa respingerea acţiunii ca inadmisibila;

Se arata ca  la termenul din 09.12.2008 paratele  au invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii în contrafacere prin care se solicita interzicerea utilizării mărcii „real,-fara egal” , motivat de faptul ca  „real” este o marca definitiv inregistrata iar „real,-fara egal” este o marca admisa la înregistrare de catre OSIM si publicata .

Prin sentinţa Civila nr. 91 din 22.01.2009 s-a respins excepţia inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata in raport cu dispoziţiile art. 35 alin. 2 din Legea 84/1998 fara a se motiva aceasta soluţie. Apreciaza apelantele-intimate  ca soluţia pronunţata este nelegala si netemeinica pentru următoarele considerente:

1.M M este titulara a doua mărci naţionale „real,-”, inregistrate pentru servicii din clasa 35 si anume marca nr. 070468 constand in elementul verbal „real”, precum si marca nr. 070469, constand in elementul verbal „real & design” (filele 88-91 dosar fond ).

2.M M este titulara unei cereri de marca internaţionala „real,-”, IR nr. 869043 inregistrata in mod definitiv si pe teritoriul României inclusiv pentru produse din clasele 11,35, 37 si 39 (anexai).

3.M M  este titulara unei cereri de marca naţionala „real,- fara egal” număr depozit M2006/02641, fata de care OSIM a emis de asemenea un Aviz de refuz provizoriu (fila 81 din dosarul de fond) in temeiul căruia la înregistrarea mărcii au fost opuse mai multe mărci naţionale si internaţionale constand tot in denumirea „real” .împotriva acestui aviz s-au formulat argumente (filele 82-87 din dosarul de fond) argumente ce au fost admise de catre OSIM si s-a dispus înregistrarea mărcii „real, - fara egal „ si publicarea acestei mărci.

4.împotriva mărcii „real,- fara egal” număr depozit M2006/02641 SC Mondo Instal SRL a formulat opoziţie ce se afla in prezent in stadiu de soluţionare.

5.In concluzie M M este titulara unor mărci inregistrate „real”, dar si a unei mărci „real,-fara egal” pentru care a fost emisa o decizie de admitere la înregistrare emisa de OSIM aflandu-se in present in etapa opoziţiei. R H  România este utilizatorul autorizat al acestor mărci pe teritoriul României. Pe de alta parte, chiar daca instanţa ar considera doar mărcile a căror înregistrare este certa si nu poate fi contestata (nr. 869043, 070468 si 070469), învederam faptul ca folosirea elementului verbal „fara egal” pe langa mărcile inregistrate, reprezintă o folosire efectiva a acestora, potrivit dispoziţiilor art. 46 alin 1 lit b din Legea 84/1998, care prevăd: „este asimilata folosirii efective a mărcii: folosirea mărcii sub o forma care diferă de aceea inregistrata prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia”.

8.Drept urmare, o hotărâre a instanţei prin care s-ar interzice folosirea mărcii ,,real,-fara egal” ar fi de natura sa contravina intru totul deciziilor OSIM prin care s-au admis la înregistrare mărcile „real”, decizii prin care li s-a acordat practic un drept exclusiv de folosinţa al acestor expresii verbale. In acest sens, practica judiciara a stabilit, in ceea ce priveşte raportul dintre acţiunea in anulare a unei mărci si acţiunea in contrafacere, ca „o acţiune in contrafacere si in concurenta neloiala poate fi promovata numai dupa anularea irevocabila a mărcii inregitrate la OSIM” (Curtea Suprema de Justiţie, Secţia Comerciala, Decizia nr. 2271/ 11.04.2003, pronunţata in cadrul litigiului privitor ta mărcile Santal, aparţinând Parmalat SPA Italia si Sânte, aparţinând SC Rieni Drinks SA România)

9.In concluzie, atâta timp cat apelanta intimata deţine drepturi exclusive conferite de un certificat de înregistrare asupra mărcii „real” dar si drepturi exclusive provizorii conferite de cererea de inregsitrare a mărcii „real,-fara egal”,  instanţa nu poate sa pronunţe o hotărâre prin care se interzice exercitarea acestor drepturi conferite in mod legal de autoritatea specializata in domeniu, OSIM.

10.Calea legala de atacare a acestor drepturi legal obţinute este acţiunea in anulare (pentru mărcile definitiv înregistrate) si respectiv urmarea procedurii opoziţiei si a contestaţiei (pentru marca „real,-fara egal”). Orice decizie pronunţata cu privire la utilizarea acestor insemne pe teritoriul României de către instanţa ar putea conduce la o hotărâre contradictorie cu deciziile de admitere la înregistrare emise de către OSIM in ceea ce priveşte aceste mărci.

 Criticile formulate de catre apelantele- reclamante sunt nefondate si urmeaza ca in baza dispozitiilor art 296 C.pr.civila sa fie respinse , avand in vedere urmatoarele considerente : 

Cat priveste conflictul invocat de reclamanta SC M I intre marca  sa si semnul folosit de catre parata , cererea a fost intemeiata pe prevederile art. 36 alin 2 lit b din Lg. 84/1998 , solicitandu-se totodata aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 36 alin 3 lit b si d .

Conform acestor prevederi legale , in virtutea dreptului exclusiv conferit de legiuitor  la alin 1 titularului unei marci  ca urmare a inregistrarii  , acesta poate solicita instantelor judecatoresti  sa interzica tertilor sa foloseasca in activitatea lor comerciala , fara consimtamantul sau a  unui semn pentru care , datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare , există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă ;

Inainte de a proceda la analiza marcii si respectiv semnului aflata in conflict , trebuie apreciat asupra identitatii sau similaritatii produselor sau serviciilor marcate de acestea , ca o prima etapa in determinarea temeiniciei actiunii in contrafacere .

Astfel , marca detinuta de reclamanta „ fara egal „ , cu element grafic protejeaza produse din clasele 11 , 35 , 37 si 39 , respectiv : cls.11 – aparate de iluminat , de incalzire , de producere a aburului , de gatit , de racire, de uscare , de ventilatie , de distribuire a apei , si instalatii sanitare „ ; servicii din clasa 35- publicitate , gestionarea afacerilor comerciale , lucrari de birou , administratie comerciala , comercializarea en-gros si en-detail a unei game variate de echipamente , utilaje , accesorii si piese de schimb pentru instalatii termice , sanitare si de climatizare ; servicii din cls. 37 – constructii , reparatii , servicii de instalare si proiectare , executie , service –garantie si post garantie ; servicii din cls. 39- transport , ambalaje si depozitare de marfuri , distributie de echipamente , utilaje ,  acccesorii si piese de schimb pentru instalatii termice , sanitare si de climatizare .

Serviciile de publicitate protejate de marca reclamantei se circumscriu produselor din clasa 11 , care au legatura si cu obiectul de activitate al societatii „ M I „ .

Parata , la randul sau , foloseste sintagma „ fara egal „ , alaturi de marca sa „ real „ ( ce beneficiaza de protectie pentru clasa de servicii 35 ) pentru servicii de publicitate , servicii de vanzare cu amanuntul in supermarket sau hipermarket , reclama , actiuni de promovare a vanzarilor cu privire la o diversitate mare de produse , printre care se numara si produse de tipul celor cuprinse la cls. 11 . Aceste produse insa nu sunt inscriptionate cu marca paratei sau semnul „ real fara egal „ , ci poarta marcile a diferiti producatori . Prin urmare exista o identitate partiala privind clasele de produse si servicii folosite de parata .

 Una dintre criticile formulate de reclamante privind  solutia pronuntata de instanta de fond se refera la  gresita  apreciere privind  inexistenta riscului de confuzie , incluzand si riscul de asociere .

Un prin argument  in acest sens este sustinerea ca marca anterioara este inclusa totalmente in semnul complex alaturi de o marca notorie .

Aceasta sustinere este nefondata , Curtea retinand in acest sens ca marca reclamantei este compusa din elementul figurativ „ smiley face „ si elementul verbal „ fara egal „ , avand culoarea revendicata galben , iar parata la randul sau foloseste propria sa marca inregistrata „ REAL „ , alaturi de sintagma „ fara egal „ ce face parte din componenta marcii invocate de apelante .

Prin semn verbal identic se intelege semnul care reproduce intocmai , sub aspect vizual si fonetic marca verbala , fara elemente verbale sau grafice suplimentare , indiferent de ponderea sau importanta acestora . In cauza semnul cu care marca „ Fara egal „ cu reprezentare grafica „ smiley face „ se afla in conflict este „ real fara egal „ si nu „ fara egal „ .

Cat priveste riscul de confuzie , incluzand si riscul de asociere , apelantele arata ca aprecierea globala asupra acestuia trebuie fondata pe impresia de ansamblu produsa de semnele aflate in conflict , tinandu-se seama mai ales de elementele lor dominante si distinctive .

Paratele invoca  la randul lor lipsa riscului de confuzie , datorita caracterului descriptiv al elementului „ fara egal „ , cat si a distinctivitatii elementului „ smiley face „ .

Fara a antama problema legalitatii inregistrarii semnului „ fara egal „ ca marca , alaturi de elementul figurativ , Curtea apreciaza ca marca apelantei reclamante este o marca slaba , dat fiind caracterul descriptiv al elementului verbal , cat si a caracterului slab distinctiv al elementului grafic „ smiley face „ .

Cum insa semnul este inregistrat ca marca , aceasta inregistrare creeaza o prezumtie de validitate si obliga la recunoasterea protectiei marcii , chiar si in conditiile in care aceasta este o marca slaba.

Nu se confunda puterea distinctiva a marcii cu conditia distinctivitatii la inregistrarea acesteia , singurul mijloc procesual care poate declansa , ulterior inregistrarii , cercetarea acestei conditii , fiind actiunea in anulare .

Astfel , aprecierea caracterului distinctiv al unei marci porneste de la raportul semn- produs-consumator , distinctivitatea nefiind o trasatura  doar a semnului insusi , ci a relatiei semn- produs –consumator , in sensul aptitudinii de a-l distinge de alte produse sau servicii in privinta provenientei , iar simplitatea semnului are incidenta exclusiv asupra puterii distinctive a acestuia .

Pentru a se putea  aprecia intrunite cerintele art 36 din lege , privind contrafacerea , in situatia cand exista un conflict intre marca slaba si un alt semn , este  necesar ca intre ele sa existe un mai mare grad de similaritate decat cel cerut in mod obisnuit , avand in vedere tocmai nivelul scazut al distinctivitatii marcii care se pretinde a fi incalcata si care atrage o protectie mai putin intinsa.

Cat priveste expresia „ fara egal „ , Curtea apreciaza ca in mod corect a retinut instanta de fond ca aceasta are un caracter descriptiv , in sensul prevazut de art. 5 lit d din lege .

 Aceasta sintagma are intelesul in limba romana de „ exceptional , neasemuit , neintrecut „ , astfel incat se poate prezuma ca publicul consumator caruia i se adreseaza ambele semne percepe aceasta expresie ca fiind un indicator al calitatii produselor sau serviciilor .

Curtea apreciaza ca nu poate fi retinuta apararea apelantelor in sensul ca trebuie facuta o distinctie dupa cum calitatea respectiva reprezinta o caracteristica obiectiva ce defineste produsul si nu o apreciere subiectiva facuta de un comerciant , atata vreme cat o astfel de distinctie nu a fost facuta de legiuitor si nici nu se regaseste in practica sau in doctrina .

Nu poate fi retinuta nici apararea formulata de catre reclamante in sensul ca expresia „ fara egal” nu are un caracter descriptiv , intrucat a fost folosita pe post de slogan , atat de catre reclamanta , cat si de catre parata , pentru a indica consumatorilor calitatea ridicata a produselor, conditie in care cele doua cuvinte alaturate nu desemneaza o calitate definita si obiectiva ,iar termenii nu sunt unii obiectivi .

Se retine in acest sens ca , sub un prim aspect ,  caracterul descriptiv trebuie analizat in ceea ce o priveste pe reclamanta in raport de marca inregistrata detinuta de catre aceasta pe care o opune semnului folosit de catre parata si nu de sloganul pe care eventual aceasta il foloseste ,  cu privire la care acest caracter a fost retinut , astfel cum s-a aratat mai sus.

Un alt argument cat priveste caracterul descriptiv al expresiei „ fara egal” rezida chiar in practica OSIM , referitor la inregistrarea a doua marci care cuprind aceasta expresie , ( Regal -  un produs fara egal si Regal- gustul fara egal ) , rezultand implicit ca aceasta este folosita in mod uzual .

Tot in acest sens au fost depuse in apel inscrisuri noi , din cuprinsul carora rezulta ca OHIM a pronuntat mai multe decizii de refuz de inregistrare privind marci ce aveau in componenta denumirea „ best” sau „ excellent” , ca unic element sau ca element dominant , refuzul fiind intemeiat pe dispozitiile art 7 lit b – lipsa de distinctivitate si art. 7 lit c- caracter descriptiv.

Totodata s-a depus un extras din baza de date a OAPI din cuprinsul caruia rezulta admiterea la inregistrare a mai multor marci , avand in compunerea lor elementele „ best „ sau „excellent „ , insotite de regula de alte semne grafice .

Pentru toate argumentele mai sus expuse  se va retine ca sintagma „ fara egal „ este una descriptiva  , aspect ce are relevanta in aprecierea caracterului slab distinctiv al marcii invocate de reclamanta .

Elementul verbal „ fara egal „ se regaseste si in cuprinsul semnului folosit de catre parata , insa alaturat marcii sale „ real  „ , in aceasta situatie , fata de caracterul slab distinctiv al marcii „ fara egal „  „ real” constituind elementul dominant .

Numai in ipoteza in care „ fara egal „ ar fi constituit element dominant in cadrul semnului folosit  , s-ar fi putut retine , in aprecierea riscului de confuzie , un grad ridicat de similaritate ridicat intre acesta si marca opusa .

Prin urmare , folosirea de catre concurenti a elementului verbal „ fara egal „ cu valoare descriptiva a calitatii produselor /serviciilor oferite si avand un rol secundar in perceptia de ansamblu a semnului – nu poate fi interzisa , intrucat s-ar recunoaste astfel un monopol asupra unei expresii larg folosite pentru a evoca o anumita  calitate .

Avand in vedere nivelul scazut al distinctivitatii marcii care se pretinde a fi incalcata si care atrage o protectie mai putin intinsa a acesteia , cat si nivelul scazut al similaritatii intre marca reclamantei si semnul folosit de catre parata , se apreciaza ca aceasta folosire  nu atrage nici macar existenta unui risc de asociere , un astfel de risc pentru consumatorul mediu neavizat fiind exclus.

De altfel , simpla asociere pe care publicul vizat ar putea sa o faca intre marca si semn nu este prin ea insasi suficienta pentru a se concluziona ca exista risc de confuzie .

In speta , reclamanta invoca atat  riscul  de confuzie directa , cat si riscul de confuzie indirecta , in sensul ca , datorita similaritatii intre semn si marca , un consumator ar putea considera ca exista o legatura , fie intre produsele pe care se aplica , in sensul ca apartin aceluiasi producator SC M I SRL , fie intre titularul marcii si intreprinderea care foloseste semnul , in sensul ca exista cel putin o autorizare din partea tritularului pentru ca R H  sa comercializeze produse sub aceeasi marca .

Curtea retine ca nu este dovedita in cauza existenta unui risc de confuzie direct sau indirect , in sensul mai sus aratat ,  aceasta in contextul caracterului slab al marcii reclamantei , al slabei similaritati intre aceasta si semnul folosit de catre parata .

In aprecierea riscului de confuzie intre marca folosita de reclamanta si semnul folosit de catre parata , Curtea retine ca in mod corect a dat eficienta instanta de fond apararii paratei privind notorietatea marcii sale „ real „ , aspect necontestat de catre apelanta .

Astfel , folosirea sintagmei „ fara egal „ , alaturi de marca notorie a paratei „ real „ , alaturi de celelalte elemente analizate anterior , este de natura sa  intareasca convingerea instantei  in sensul nedovedirii existentei riscului de confuzie , incluzand si riscul de asociere .

Notorietatea marcii duce  practic la o identificare mai usoara de catre consumator a serviciului prestat cu prestatorul , astfel incat folosirea acesteia alaturi de o expresie slab distinctiva este de natura a contura ideea inexistentei riscului de confuzie .

Curtea apreciaza ca in speta , consumatorul roman mediu , confruntat  cu produse identice sau similare comercializate sub semnul folosit de intimata – parata , nu isi va aminti in mod automat faptul ca marca anterioara , apartinand reclamantei , contine elementul verbal „ fara egal „ , nu va substitui involuntar produsele sau serviciile si nu va aprecia ca intre societatea reclamanta si parata exista anumite relatii comerciale in sensul existentei unui acord privind folosirea sintagmei : „ fara egal „ .

O alta critica formulata de apelanta reclamanta se refera la dobandirea distinctivitatii prin folosire a marcii „ fara egal „ cu element grafic smiley face .

Se invoca in acest sens faptul ca semnul „fara egal „ a fost folosit ca marca anterior inregistrarii acestuia , prin publicitate , inscriptionarea pe facturile fiscale emise de SC M I  etc ., astfel incat la momentul inregistrarii ca marca semnul „ fara egal” cu element grafic era cunoscut de un numar mare de consumatori pe teritoriul tarii , fapt ce i-a conferit caracter distinctiv .

Astfel cum s-a aratat si mai sus , in cadrul analizei riscului de confuzie , puterea  distinctiva a marcii si  conditia distinctivitatii la inregistrarea marcii sunt doua aspecte diferite  , iar ceea ce intereseaza in cauza este puterea distinctiva a marcii , pentru ca in raport de aceasta , cat si de celelalte elemente analizate sa se poata aprecia asupra existentei riscului de confuzie .

Conditia distinctivitatii la momentul inregistrarii marcii nu face obiectul analizei in cadrul actiunii in contrafacere , ci eventual  in cadrul actiunii in anularea marcii .

Atata vreme cat marca a fost admisa la inregistrare , cu analiza prealabila a cerintelor obligatorii impuse de lege in acest sens, exista o prezumtie a indeplinirii acestor conditii .

Ceea ce face obiectul analizei in cauza este puterea distinctiva a marcii ,  in sensul aptitudinii de a distinge  in baza sa produsele si serviciile pe care este aplicat semnul de alte produse si servicii de pe piata in privinta provenientei acestora de la o intreprindere determinata .

In acest sens nu este suficienta dovedirea folosirii marcii , ci este necesar ca termenul ce face obiectul protectiei sa fi dobandit prin folosire o semnificatie secundara , care permite distingerea produselor sau serviciilor pe care le desemneaza de cele ale concurentilor .

Cat priveste  termenul descriptiv „ fara egal „ , ar fi fost necesar a  se dovedi ca acesta a dobandit un sens secundar , in sensul ca este  specific pentru bunurile avute in vedere , respectiv ca acesta  poate fi recunoscut drept indicand faptul ca bunurile pentru care este utilizat provin dintr-o anume sursa comerciala , cerinta care nu este indeplinita in cauza .

Referitor la acetele de folosire a marcii , invocate de catre apelante , Curtea retine ca din analiza inscrisurilor administrate ca proba rezulta ca marca nu a fost folosita in modalitatea in care a fost protejata , ci intr-un mod diferit , prin alaturarea sintagmei „ fara egal „ la numele comercial al apelantei „ M I  „ , cu reproducerea stilizata a literei „ O „ , fapt de natura sa conduca la aceeasi concluzie a nedovedirii sustinerilor reclamantei privind cunoasterea larga a marcii in randul publicului .

Cat priveste existenta riscului de confuzie creat de utilizarea intimatelor a numelui comercial „ fara egal „ , Curtea retine urmatoarele :

Reclamanta si-a intemeiat cererea , privind conflictul nume comercial – semn pe dispozitiile Lg.26/1990  , articolele 30 si urm , insa prin cererea de apel se tinde la schimbarea cauzei  pricinii , invocandu-se de aceasta data dispozitiile Lg. 21/1996 ,privind concurenta .

Prin urmare , cum in conformitate cu prevederile art. 294 C.pr.civila in apel nu se poate schimba cauza cererii de chemare in judecata , Curtea urmeaza sa analizeze pricina doar prin prisma prevederilor lg. 26/1990 pe care si-au intemeiat reclamantele cererea de chemare in judecata .

In acest sens se va retine ca , in analiza existentei unui risc de confuzie intre numele comercial ‚ „ Fara egal „ si semnul folosit de catre parata , alaturi de marca sa „ real „ , trebuie avute in vedere aceleasi criterii  de analiza ca si in ipoteza conflictului marca – semn , cat si criteriile particulare , prevazute in cuprinsul Lg. 26/1990 .

Prin aplicarea aceluiasi rationament mai sus expus in cadrul analizei conflictului marca – semn , se poate aprecia ca nefiind dovedita cerinta existentei riscului de confuzie .

Mai mult ,  in cuprinsul dispozitiilor  art. 38(2) din lege se mentioneaza ca,  in situatia cand  o firmă nouă este asemănătoare cu o alta, este necesar  să se adauge o menţiune care să o deosebească de aceasta . In aceasta materie legiuitorul a prevazut ca , in analiza  incalcarii drepturilor privind numele comercial sa fie avute in vedere doar situatiile cand se opune un nume comercial identic .

La momentul inregistrarii numelui comercial nu se procedeaza la o analiza prealabila a conditiilor de registrabilitate , ca in situatia marcilor , aceasta cerinta nefiind prevazuta de lege , astfel incat pot fi inregistrate ca nume comerciale si semne lipsite de caracter distinctiv .

Prin urmare , cata vreme s-a retinut nedovedirea riscului de confuzie in ipoteza conflictului marca – semn , cu atat mai putin se va putea retine existenta riscului de confuzie in ipoteza conflictului nume comercial – semn . 

Curtea urmeaza ca in baza dispozitiilor art. 296 C.pr.civila sa respinga apelul incident , formulat de apelanta parata , avand in vedere urmatoarele considerente :

 Marca „ Real , fara egal „ , invocata de parata se afla in cursul procedurii  de inregistrare  , comisia de contestatii marci respingand , prin Decizia nr. 272/2010 contestatia formulata de SC M I  impotriva Deciziei OSIM nr. 3360/2009 emisa de Comisia de Reexaminare . Tot prin aceeasi decizie Comisia a admis in parte contestatia formulata de M M G I P  si a admis la inregistrare marca individuala combinata „ Real fara egal „ si pentru serviciile din clasele 35, 37 si 39 , cu exceptia produselor din clasa 11 , cu privire la care a fost mentinuta decizia de respingere la inregistrare .

Hotararea susmentionata a fost atacata cu apel .

Dreptul exclusiv asupra marcii este dobandit de titularul acesteia la momentul inregistrarii in Registrul National al Marcilor , inregistrare care se produce dupa ce deciziile de admitere la inregistrare au ramas definitive .

Curtea apreciaza ca pana la momentul dobandirii unui drept exclusiv asupra acestei marci de catre parata  , reclamantei nu-i poate fi interzis dreptul de a recurge la mijoacele legale de care intelege sa se foloseasca pentru a-si proteja marca inregistrata , aceasta incluzand si actiunea in contrafacere .

Atata vreme cat nu a fost dobandit un drept de proprietate exclusiv asupra marcii , nu poate fi aplicat rationamentul propus de apelanta-intimata , in sensul ca  admisibilitatea actiunii in contrafacere este determinata de exercitarea , in prealabil a actiunii in anularea marcii .

In mod corect a stabilit instanta de fond ca fiind nedovedita in cauza calitatea procesuala pasiva a intimatei-apelante M M , avand in vedere ca nu s-a facut dovada folosirii efective  in activitatea sa comerciala a semnului „fara egal„ .

Curtea apreciaza in acest sens ca  depunerea  de catre aceasta parte  a cererii de inregistrare ca marca a semnului „ Real fara egal „ , nu constituie act de folosire efectiva , astfel cum sustin apelantele  reclamante .

Acesta este si acceptiunea legii 84/1998 , in cuprisnul careia s-a stabilit cu privire la dobandirea dreptului exclusiv conferit de marca si obligatia corelativa  de folosire a marcii , nefolosirea acesteia pe o perioada determinata putand fi invocata drept cauza de anulare a inregistrarii marcii .

In temeiul dispozitiilor art 274 C.pr.civila , urmare a respingerii atat a apelului prinsipal , cat si a apelului incident , Curtea urmeaza sa respinga , ca nefondate si cererile de acordare a cheltuielilor de judecata .

Domenii speta

Spete similare