Marci în conflict. Analiza similaritatii în functie de conditiile concrete ale utilizarii marcii. Risc de asociere.

Marci în conflict. Analiza similaritatii în functie de conditiile concrete ale utilizarii marcii. Risc de asociere.

Legea nr. 84/1998, art.6 lit.c, art.36 (fost art.35) alin.2, art.47 (fost art.48) alin.1 lit.b;

HG nr.833/1998, Regula 15

Nota: Legea nr. 84/1998 a fost modificata prin Legea nr. 66/2010, fiind republicata ulterior modificarii, iar unele texte au fost renumerotate

Marca ulterior înregistrata de intimata-pârâta, compusa din elementul verbal TRUS HORECA SERVICES si un element figurativ format din trei triunghiuri albastre dispuse asimetric, este similara cu marca înregistrata a apelantei-reclamante - cum de altfel a retinut si prima instanta - însa similaritatea data de prezenta cuvântului HORECA în ambele marci nu este de natura a genera riscul ca ele sa fie confundate în conditiile în care marca intimatei pârâte are în compunere o pluralitate de elemente (verbale si figurative) apte sa o deosebeasca de cea detinuta de apelanta.

Însa, analizând circumstantial conditiile utilizarii semnului înregistrat ulterior ca marca, Curtea apreciaza ca se genereaza un risc de asociere din coexistenta pe piata a celor doua semne-marci.

În conditiile în care pârâta intimata, anterior înregistrarii marcii sale, îsi promova produsele prin revistele destinate pietei HORECA, iar aceste reviste erau editate de catre reclamanta-apelanta titulara a marcii HORECA, Curtea apreciaza ca includerea cuvântului HORECA în semnul sub care pârâta îsi facuse deja publicitate este în mod evident de natura a sugera publicului tinta existenta unei legaturi între produsele/serviciile marcate cu semnul TRUS HORECA SERVICES si marca unuia dintre editorii revistelor HORECA prin care s-a realizat reclama publicitara.

În acest context, produsele/serviciile puse pe piata sub marca pârâtei pot fi cu usurinta percepute de consumatorii avizati ca provenind de la titularul marcii (anterioare) HORECA sau de la un producator/prestator care activeaza în colaborare cu acesta din urma, existând astfel un risc serios de asociere între cele doua marci înregistrate.  (Decizia civila nr. 219.A din data de 07 octombrie  2010, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a Civila si pentru Cauze privind Proprietatea Intelectuala)

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a Civila la data de 17.04.2008, reclamanta S.C. B.E. S.R.L. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtii S.C. T. S.R.L si Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, ca prin hotarârea ce se va pronunta: sa dispuna anularea marcii TRUS HORECA SERVICES nr. 083882, nr. de depozit M 2006 11317 titular S.C. T. S.R.L.; sa fie obligat Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (O.S.I.M.) la publicarea hotarârii in Buletinul de Proprietate Industriala si radierea marcii din Registrul National al Marcilor; sa interzica pârâtei S.C. T. S.R.L., sa foloseasca în activitatea comerciala sub orice forma denumirea marcii HORECA, obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca este titulara exclusiva a marcii HORECA, conform înregistrarilor nationale materializate prin certificatele de înregistrare emise de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (O.S.I.M.), cu nr. 49342/19.12.2001 si nr. 52523/24.01.2002, valabile pana în anul 2011, respectiv 2012, pentru produse si servicii din 44 de clase, clasele 1-9, 11-45 conform clasificarii Nisa, marca nefiind licentiata sau cesionata l nici unei alte societati.

A mai aratat ca, potrivit art. 48 alin.1 pct.b din Legea nr.84/1998 raportat la art. 6 lit.c, orice persoana interesata poate cere Tribunalului Bucuresti anularea înregistrarii marcii daca înregistrarea marcii s-a facut cu nerespectarea dispozitiilor art. 6, respectiv daca este similara cu o marca anterioara si este destinata a fi aplicata unor produse sau servicii identice sau similare, daca exista un risc de confuzie pentru public, incluzând si riscul de asociere cu marca anterioara.

Reclamanta a precizat ca S.C. B.E. S.R.L., este singurul titular al marcii HORECA pe teritoriul României, din anul 2001, aceasta având dreptul exclusiv de a folosi marca pentru produse si servicii din 44 de clase (clasele 1-9, 11-45 conform clasificarii Nisa), inclusiv pentru clasele 35 si 37, pe care pârâta S.C."T." S.R.L. le-a înregistrat la O.S.I.M.

Marca TRUS HORECA SERVICES nr. 083882, apartinând paratei, a fost înregistrata cu încalcarea dispozitiilor imperative ale Legii 84/1998 în sensul ca înregistrarea marcii s-a facut cu nerespectarea dispozitiilor art. 6 alin. 1 lit. c din aceeasi lege. Astfel, exista similaritate între marcile aflate în conflict, marca reclamantei HORECA înregistrata anterior, fiind similara marcii pârâtei TRUS HORECA SERVICES. Similaritatea reiese din prezenta elementului puternic distinctiv, fantezist HORECA prezent în ambele marci, elementul verbal "SERVICES" adaugat în marca pârâtei fiind un termen descriptiv, care nu poate distinge în mod suficient marcile atât timp cât marca se apreciaza în ansamblu, iar impresia generala este în sensul similaritatii amintite.

De asemenea, pentru publicul avizat se poate retine - în sustinerea reclamantei - riscul de confuzie atât cu privire la marci cât si cu privire la servicii, deoarece ambele marci sunt înregistrate pentru clasele 35 si 37.

În aceste conditii poate sa apara riscul de asociere în perceptia publicului consumator, între societatea reclamanta S.C. B.E. S.R.L. si societatea pârâta S.C.T. S.R.L., sau între pârâta si firmele asociate reclamantei, astfel încât riscul de asociere între firme sa duca la obtinerea de beneficii nemeritate de catre pârâta în baza renumelui câstigat de reclamanta prin folosirea marcii sale.

Considera reclamanta ca este incorecta fapta pârâtei, si savârsita cu buna stiinta, cu alte cuvinte înregistrarea marcii sale este frauduloasa.

Prin utilizarea permanenta a marcii HORECA, din anul 2001 si pâna în prezent, în activitatea sa de comert, reclamanta S.C. B.E. S.R.L. a facut cunoscuta aceasta marca pe teritoriul României pentru produsele si serviciile sale, în prezent publicul consumator percepând-o ca o garantie de calitate.

Reclamanta a mai aratat ca art. 35 alin. 2 din Legea nr. 84/1998 are în vedere ca înregistrarea marcii confera titularului sau un drept exclusiv asupra marcii. Titularul marcii poate cere instantei judecatoresti competente sa interzica tertilor sa foloseasca, în activitatea lor comerciala, fara consimtamântul titularului, un semn care, data fiind identitatea sau asemanarea cu marca ori data fiind identitatea sau asemanarea produselor sau serviciilor carora li se aplica semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrata, ar produce în perceptia publicului un risc de confuzie, incluzând si riscul de asociere a marcii cu semnul.

Având în vedere cele expuse mai sus se poate observa ca exista atât riscul de confuzie pentru public între marca HORECA a S S.C. B.E. S.R.L. si marca TRUS HORECA SERVICES a S.C. T. S.R.L., cât si existentei unei concurente neloiale între aceste doua firme.

Astfel, reclamanta a licentiat societatea E.H. S.R.L. societate apartinând grupului de firme al S.C. B.E. S.R.L., din anul 2002, pentru a folosi denumirea HORECA, pentru promovarea echipamentelor profesionale de alimentatie publica (produse/servicii pentru care parata si-a înregistrat marca).

Revista HORECA se bucura de notorietate în rândul celor ce-si desfasoara activitatea în domeniul utilajelor profesionale pentru industria hoteliera si de alimentatie publica în general, face publicitate si îi consiliaza pe cei interesati care activeaza în aceste domenii.

De asemenea, reclamanta si-a promovat în mod constant marca HORECA, atât prin materiale publicitare, cât si prin participarea sa la diverse târguri si expozitii, obtinând o serie de diplome de excelenta, de fidelitate, de participare etc.

Drept urmare, pârâta induce în eroare consumatorii, beneficiind fraudulos de reputatia si notorietatea pe care reclamanta a câstigat-o cu mari investitii.

Reclamanta mai aratat ca marcile în conflict sunt marci similare, iar aceasta similaritate este data de prezenta elementului verbal comun "HORECA", acesta fiind elementul distinctiv de baza ce confera greutate fiecareia dintre cele doua marci (analizate în ansamblul lor).

Cât priveste produsele/serviciile pentru care este asigurata protectia de catre marca al carei titular este pârâta S.C. T. S.R.L.,., si anume clasele 35 si 37 potrivit clasificarii Nisa, acestea sunt: publicitate, comercializarea produselor destinate hotelurilor, restaurantelor si unitatilor specifice de catering si respectiv: reparatii si instalarea produselor si aparaturii destinate hotelurilor, restaurantelor si unitatilor care ofera servicii de catering.

În conditiile în care partile utilizeaza marcile în conflict se genereaza în mod evident un risc de confuzie, în forma riscului de asociere. Un consumator mediu, caruia i se ofera produse/servicii purtând cele doua marci, poate fi indus în eroare asupra originii acestora, existând un risc maior ca el sa conchida ca provin de la acelasi producator care si-a diversificat/ îmbogatit portofoliul de marci. O astfel de perceptie este de natura a aduce atingere dreptului reclamantei dobândit prin înregistrarea anterioara a marcilor sale.

Reclamanta a invocat Regula 15 din Regulamentul de aplicare al Legii nr. 84/1998, referitoare la conflictul cu drepturile anterioare, care prevede ca un semn nu poate fi înregistrat ca marca sau ca element al unei marci, daca aduce atingere unui drept anterior protejat. În întelesul legii si al prezentului regulament este considerat drept anterior protejat: o marca identica sau similara înregistrata în România pentru produse sau servicii identice sau similare, daca data înregistrarii acestei marci sau data de prioritate, în virtutea art. 11 alin. 2 si art. 12 alin. 1 din lege, este anterioara datei depozitului national reglementar al marcii pentru care se cere înregistrarea; în aplicarea parag. (2) lit. a) si b) notiunea de similitudine trebuie interpretata în legatura cu riscul de confuzie sau de asociere ce se poate crea pentru public.

De asemenea a invocat Regula 42, pct. (3) referitoare la apararea drepturilor asupra marcilor care prevede ca, daca în baza unei hotarâri judecatoresti înregistrarea unei marci a fost anulata sau titularul a fost decazut din drepturile conferite de marca, persoana interesata va comunica la O.S.I.M. hotarârea judecatoreasca definitiva si irevocabila. O.S.I.M. va publica hotarârea în BOPI si va radia marca din Registrul National al Marcilor.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 48 alin. 1 pct. b raportat la art. 6 lit. c din Legea 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice; art. 35 din Legea 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice; Regula 15, Regula 42 din Regulamentul de aplicare al Legii 84/1998; Legea nr. 148/2000, Legea 298/2001, art. 112 si urm. C. proc. civ.

Prin întâmpinarea formulata, pârâta a solicitat respingerea cererii de chemare în judecata, aratând ca nu exista risc de confuzie între marcile cu partile în litigiu întrucât, desi se adreseaza aceluiasi segment de public, nu exista o similaritate între cele doua marci.

A aratat ca denumirea HORECA a rezultat din prescurtarea cuvintelor hoteluri, restaurante, catering, definind activitatea din acest sector, marca reclamantei având un grad redus de distinctivitate. în ce priveste marca pârâtei, aceasta trebuind apreciata global, si nu prin desprinderea arbitrara a fiecarui elemente în vederea compararii cu marca anterioara. În cazul marcii pârâtei, elementul dominat este TRUS are o pozitie care atrage privirea consumatorului, fiind scris cu litere marite si îngrosate fata de celelalte elemente verbale care sunt scrise cu litere obisnuite si pozitionate într-un plan secundar.

Prin cererea reconventionala formulata, pârâta S.C.T. S.R.L., a solicitat anularea înregistrarii marcii verbale HORECA nr. 49342/19.12.2001 si nr. 52523/24.01.2002 pentru produse si servicii din clasele 1-9, 11-45 deoarece înregistrarea marcilor a fost facuta cu rea credinta si obligarea reclamantei pârâte la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest litigiu

În motivarea cererii, a aratat ca societatea S.C. B.E. S.R.L. a înregistrat drept marca la data de 19.12.2001 si data de 24.01,2002, denumirea HORECA ce reprezinta o prescurtare a cuvintelor "hotel, restaurant si catering", pentru clasele de produse 1-9 si 11-45.

A aratat ca, potrivit art. 48 alin. lit. c din Legea 84/1998: orice persoana interesata poate cere Tribunalului Bucuresti anularea înregistrarii marcii daca înregistrarea marcii a fost solicitata cu rea credinta.

În prezenta cauza, pârâta reclamanta S.C. T. S.R.L., justifica un interes legitim în anularea marcii pârâtei-reclamante având în vedere urmatoarele aspecte: a) marca HORECA este un cuvânt uzitat folosit atât de catre pârâta-reclamanta cât si de catre toti agentii economici ce activeaza în acest domeniu de prestare de servicii pentru lanturile hoteliere si de restaurante, iar interzicerea folosirii acestuia ar duce la o imposibilitate a acestora de a-si arata apartenenta la un anumit domeniu de activitate; b) pârâta-reclamanta SC B.E. SRL a actionat cu rea credinta în înregistrarea ca marca a cuvântului HORECA, cuvânt ce reprezinta prescurtarea cuvintelor "hotel, restaurant, catering" desi acest cuvânt era folosit de catre persoanele ce activeaza in acest segment de activitate înca din anii 90.

A aratat ca exista rea-credinta când se înregistreaza ca marca un cuvânt generic ce desemneaza un tip de produse si servicii, înregistrarea facându-se in scopul interzicerii celorlalti competitori folosirea acestuia, desi acesta desemneaza domeniul in care acestia îsi desfasoara activitatea.

Reaua credinta a societatii S.C. "B.E." S.R.L. reiese din intentia evidenta a acesteia de a obtine monopol pe termenul HORECA si, implicit, pe domeniul respectiv, desi termenul este uzual, generic si ca atare, e normal sa fie folosit fara restrictii de toti participantii din acest sector de activitate.

Atitudinea reclamantei pârâte care si-a înregistrat drept marca un cuvânt ce face aluzie la domeniul de activitate în care aceasta îsi desfasoara activitatea, cuvânt alcatuit din prescurtarea cuvintelor "hotel, restaurant, catering" si apoi încercarea acesteia de a obtine monopol asupra acestuia prin înlaturarea oricarei alte societati de a folosi acest cuvânt denota reaua-credinta a reclamantei-pârâte.

A încerca sa obtii monopolul asupra unui cuvânt foarte folosit de catre agentii economici din domeniul în care activezi prin înregistrarea acestuia ca marca nu poate duce decât la constatarea unei atitudini abuzive chiar a reclamantei-pârâte.

Pârâta nu a înregistrat marca pentru a-si distinge propriile produse sau servicii, ci dat fiind faptul ca acesta are o larga folosinta în domeniul respectiv si pentru a împiedica folosirea acestui cuvânt de catre orice alta persoana, desi acesta fiind uzual nu mai îndeplineste conditia esentiala a marcii de a fi distinctiv.

Justificarea cererii reconventionale are la baza înlaturarea abuzurilor si a practicilor neconcurentiale întreprinse de catre reclamanta-pârâta SC B.E. SRL prin utilizarea exclusiva a denumirii HORECA, în acest sens aceasta demarând deja o campanie de înlaturare a concurentilor prin trimiterea unor notificari catre toate societatile comerciale ce folosesc denumirea HORECA si apoi intentarea unor actiuni în justitie.

Cuvântul HORECA devenind o denumire necesara pentru a desemna sectorul de servicii asigurate lanturilor de hoteluri, restaurante si catering nu poate constitui proprietatea exclusiva a unei singure persoane, chiar daca unul dintre competitori si-a înregistrat cuvântul ca marca înaintea altor competitori ci fiecare persoana ce activeaza în acest domeniu are posibilitatea de a-l folosi.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 119 C. proc. civ. si art. 48 lit. c din Legea nr. 84/1998.

Prin sentinta civila nr. 581/23.04.2009 , a fost respinse atât cererea principala cât si cererea reconventionala, ca neîntemeiate.

Pentru a dispune astfel, instanta a retinut în esenta ca:

Reclamanta pârâta S.C. B.E. S.R.L. este titulara exclusiva a marcii verbale HORECA înregistrata la nivel national prin certificatele de înregistrare nr. 49342/19.12.2001 si nr. 52523/24.01.2002 emise de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (O.S.I.M.), pentru produse si servicii din clasele 1-9, 11-45 conform clasificarii de la Nisa.

Pârâta reclamanta S.C.T. S.R.L., a obtinut înregistrarea marcii nationale individuale combinate TRUS HORECA SERVICES  pentru clasele 35 - publicitate, comercializarea produselor destinate hotelurilor, restaurantelor si unitatilor care ofera servicii de catering si 37 - reparatii si instalarea produselor si aparaturii specifice destinate hotelurilor, restaurantelor si unitatilor care ofera servicii de catering.

Este adevarat ca marcile în conflict sunt înregistrate pentru aceleasi clase de servicii, 35 si 37, destinate acelorasi servicii si aceluiasi segment de public consumator, societati din domeniul hotelurilor, restaurantelor, cateringului.

A apreciat instanta ca, în speta, nu poate fi retinut un grad de similaritate suficient pentru a exista riscul de confuzie. Astfel, din punct de vedere conceptual marca reclamantei pârâte este una verbala, compusa din elementul verbal HORECA, în timp ce marca pârâtei reclamante este una combinata compusa din un element verbal dominant TRUS plasat central si scris cu litere mai mari si unul secundar HORECA SERVICES pe fondul a trei triunghiuri albastre dispuse asimetric.

Reclamanta pârâta considera ca elementul dominant al marcii pârâtei reclamante îl constituie elementul verbal HORECA, pe care îl apreciaza ca fiind puternic distinctiv si fantezist, argumente pe care instanta le-a apreciat neîntemeiate.

Sub un prim aspect a avut în vedere faptul ca, desi fantezist în întelesul ca nu are o semnificatie proprie ca si element lingvistic, elementul verbal HORECA reprezinta o prescurtare uzuala în domeniul serviciilor de hoteluri, restaurante si catering, ho+re+ca, desemnând un întreg sector de servicii, folosita atât în plan national cât si international, astfel cum rezulta din toate categoriile de materiale publicitare si publicatii depuse la dosar, atât anterior cât si ulterior înregistrarii marcii de catre reclamanta pârâta.

Prin urmare, caracterul fantezist nu este suficient prin el însusi sa confere o puternica distinctivitate în conditiile în care este un element care desemneaza un sector de servicii, intrat în limbajul uzual nu doar pentru sectorul caruia i se adreseaza ci si pentru publicul consumator interesat de serviciile hoteliere, de restaurante si catering.

Nu trebuie confundata larga folosinta a acestui termen în domeniul de referinta mentionat cu notorietatea marcii reclamantei pârâte, întrucât raportul cauza - efect este invers, în sensul ca reclamanta pârâta a înregistrat ca marca un termen uzual în sectorul serviciilor hoteliere, de restaurante si catering, care se bucura de o larga cunoastere pentru semnificatia intrinseca, si nu în sensul ca marca înregistrata de aceasta a devenit notoriu cunoscuta.

Împrejurarea ca aceasta a facut numeroase demersuri pentru protejarea marcii, actionând împotriva tuturor concurentilor care au înteles sa foloseasca acest termen, sau ca a folosit publicatiile proprii pentru a o promova, ca a obtinut numeroase premii pentru activitatea desfasurata, nu sunt elemente care sa justifice notorietatea marcii reclamantei pârâte.

Sub un alt aspect, prima instanta a avut în vedere faptul ca gradul de similaritate se apreciaza global, prin raportare la impactul marcii în ansamblul sau. Din aceasta perspectiva, doctrina si jurisprudenta au consacrat unele criterii de apreciere, care se regasesc si în cauza, cum ar fi faptul ca în cazul unei marci combinate elementul dominant este cel pozitionat în centrul imaginii, scris cu caractere diferite sau evidente, ca elementele figurative pot avea un puternic impact în functie de culorile folosite, forme, modul de dispunere, în speta efectul fiind obtinut prin dispunerea asimetrica si radiala a trei triunghiuri albastre care dau o senzatia dinamica la perceperea imaginii în ansamblu.

În cauza, a apreciat instanta ca elementul dominant este elementul verbal TRUS, plasat central si scris cu litere mai mari, care de asemenea are un caracter fantezist, cuvintele HORECA SERVICES fiind secundare si destinate a particulariza elementul dominant prin indicarea domeniului caruia i se adreseaza marca.

Prin urmare, s-a retinut ca gradul de similaritate între cele doua marci este redus, insuficient pentru a crea un risc de confuzie în rândul publicului consumator.

În ce priveste riscul de asociere între marca reclamantei si marca înregistrata de pârâta, s-a procedat la examinarea acestuia din perspectiva art. 6 lit. c din Legea nr. 84/1998 si din perspectiva regulii 15 din regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 precum si din perspectiva art. 35 alin. 2 din Legea nr. 84/1998.

Astfel, instanta a retinut ca riscul de asociere nu este exclus, apreciind însa ca nu este unul suficient de serios pentru a determina anularea marcii pârâtei.

În situatia a doua societati comerciale care îsi desfasoara activitatea pe o piata concurentiala, oferind servicii si folosind în activitatea lor marci care contin unele elemente comune, cum este cazul în speta, exista de principiu riscul ca publicul consumator sa asocieze serviciile oferite sub marca ulterioara cu serviciile oferite de titulara marcii mai întâi înregistrate, mai ales în situatia în care aceasta a devenit cunoscuta si a intrat în constiinta publicului ca o garantie a calitatii.

În concret, riscul de asociere prin raportare la aceste repere, a fost apreciat  ca unul redus.

Este adevarat ca reclamanta a facut dovada, prin diplomele depuse la dosar, a faptului ca atât activitatea Editurii HORECA cât si activitatea reclamantei au fost recunoscute si apreciate la mai multe saloane, târguri si evenimente media de profil.

Aceasta recunoastere vizeaza însa numai serviciile din una din clasele pentru care marcile sunt în conflict, respectiv clasa 35, nu si serviciile din clasa 37, pentru care nu s-au facut dovezi în sensul unei recunoasteri similare a activitatii reclamantei.

Sub un alt aspect, a apreciat Tribunalul ca trebuie avut în vedere aspectul particular al elementului verbal al marcii în conflict, respectiv faptul ca desemneaza un sector de activitate, ceea ce atrage în mod frecvent asocierea acestuia cu numele comercial sau cu diversele marci, pentru a furniza un indiciu relevant asupra domeniului caruia i se adreseaza serviciile oferite, aspect care rezulta din faptul ca la nivelul Registrului Comertului sunt înregistrate foarte multe societati comerciale în al caror nume comerciale se regaseste particula HORECA, fiind de asemenea înregistrate si o serie de marci care contin aceasta particula.

Prin urmare, în conditiile în care marca înregistrata de pârâta reclamanta a fost apreciata ca fiind distinctiva prin elementele sale, riscul de asociere cu marca reclamantei pârâte nu este cu nimic mai ridicat decât riscul general existent în raport cu orice nume comercial sau marca ce include si particula HORECA, ceea ce nu justifica refuzul protejarii marcii pârâtei reclamante.

Este adevarat ca marca reclamantei pârâte este înregistrata, si prin urmare se bucura de protectia conferita de lege, titulara putând actiona eficient împotriva celor care urmaresc sa uzurpe marca si drepturile conferite de aceasta. Numai ca fiecare caz se apreciaza în raport de elementele concrete, perspectiva din care se impun anumite precizari.

Reclamanta pârâta a înteles sa invoce în sustinerea pretentiilor sale si a caracterului distinctiv marcii HORECA, inclusiv hotarâri judecatoresti pronuntate într-un alt litigiu ce a facut initial obiectul dosarului nr. 5690/3/2006 al Tribunalului Bucuresti Sectia a III a Civila, solutionat prin sentinta civila nr. 1279/11.10.2006, ramasa definitiva si irevocabila prin care s-a retinut ca marcile HORECA si HORECA Expert sunt similare, elementul HORECA fiind unul fantezist si puternic distinctiv. Aceasta apreciere, fundamentata de asemenea pe argumentul ca elementul verbal HORECA este elementul distinctiv prin raportare la elementul verbal "expert" care este un termen comun si descriptiv, nu-si mai regaseste ratiunea în prezenta cauza, în care elementul distinctiv si dominant este altul, astfel cum rezulta din considerentele expuse cu privire la inexistenta riscului de confuzie.

Protectia acordata marcii reclamantei nu poate fi una absoluta, prin interzicerea utilizarii elementului verbal HORECA în orice combinatie sau asociere, câta vreme acesta este un termen specific ce desemneaza un întreg domeniu al vietii comerciale, astfel încât o recunoastere absoluta ar echivala cu monopolul unei denumiri de profil folosita pentru a indica domeniul de activitate al serviciilor de hoteluri si catering, deci totodata cu o restrângere a drepturilor societatilor concurente lipsita de ratiunea pentru care s-a reglementat protectia dreptului la marca.

Prin urmare, riscul de asociere a fost apreciat de instanta fondului ca insuficient pentru a determina anularea marcii pârâtei reclamante.

În ce priveste cererea formulata de pârâta reclamanta de anularea marcii reclamantei pentru înregistrarea cu rea credinta, Tribunalul a apreciat-o de asemenea ca fiind nefondata.

Pârâta reclamanta si-a întemeiat solicitarea pe considerentul ca exista rea credinta atunci când se înregistreaza ca marca un cuvânt generic ce desemneaza un tip de produse si servicii, înregistrarea facându-se în scopul interzicerii folosirii acesteia de catre ceilalti competitori, cu intentia de a obtine un monopol asupra acestuia. De asemenea a invocat faptul ca reclamanta pârâta nu si-a înregistrat marca pentru a-si distinge propriile produse sau servicii astfel încât nu este îndeplinita conditia esentiala a marcii de a fi distinctiva.

Aceste considerente nu pot fi retinute pentru a se dispune anularea marcii reclamantei pârâte în conditiile art. 6 lit. c din Legea nr. 84/1998.

Astfel, interesul economic de a înlatura concurenta societatilor pe aceeasi piata, chiar daca nu poate fi considerat legitim protejat pe o piata bazata pe principii concurentiale, nu poate fi asimilata aprioric relei credinte.

Actiunile specifice ale reclamantei pârâte, inclusiv judiciare, împotriva altor marci, care au inclus si particula HORECA au avut scopul de a conferi marcii un caracter distinctiv puternic, deci de a o întari, din probatoriul administrat nerezultând intentia reclamantei de a bloca pur si simplu utilizarea pe piata, ca marca, a acestei denumiri. În acest sens, buna credinta este dovedita de faptul ca reclamanta a folosit efectiv marca pentru serviciile din clasa 35, impunând-o aprecierii publicului si mediului concurential, pentru activitatea sa obtinând recunoastere si distinctii.

Faptul ca reclamanta pârâta a înteles sa înregistreze ca marca o denumire utilizata în mod curent pentru un domeniu de activitate, urmeaza a fi sanctionat indirect prin aprecierea marcii sale ca fiind una lipsita de putere distinctiva, si deci prin acordarea unei protectii juridice mai slabe, inclusiv prin permiterea înregistrarii unor marci care sa utilizeze si elementul verbal, "HORECA", daca acestea au prin ele însele caracter distinctiv.

Aceasta apreciere nu reduce protectia acordata marcii reclamantei pârâte la un nivel iluzoriu, tocmai pentru faptul ca marcile care urmaresc sa includa si acest element verbal se impun a fi distinctive prin ele însele si nu prin acest element verbal.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel reclamanta pârâta S.C. B.E. S.R.L.

În motivarea apelului astfel formulat se arata în esenta ca:

Este gresit rationamentul expus prin sentinta apelata, întrucât caracterul distinctiv al marcii anterioare HORECA si confuzia creata nu au fost apreciate în functie de domeniul de activitate al partilor din litigiu, existând în mod clar si de netagaduit identitate si similaritate între produsele pentru care sunt înregistrate marcile între care exista confuzie, cu atât mai mult cu cât chiar instanta de fond a confirmat în motivarea sentintei criticate ca exista un domeniu în care atât apelanta cât si intimata-pârâta îsi desfasoara activitatea: hoteluri, restaurante, baruri, catering.

Practica judecatoreasca arata ca în analiza semnelor aflate în conflict se porneste de la regula conform careia similaritatea si riscul de confuzie, incluzând si riscul de asociere, se apreciaza prin prisma asemanarilor, si nu a deosebirilor dintre ele, fiind suficient sa existe asemanare într-un singur domeniu - fie vizuala, fie auditiva, fie conceptuala - daca induce publicul în eroare, cuvântul HORECA, folosit într-un domeniu recunoscut de însasi instanta de judecata, fiind de natura sa produca confuzie între marca HORECA si marca TRUS HORECA SERVICES.

Faptul ca intimata - pârâta foloseste cele trei elemente în marca TRUS HORECA SERVICES întotdeauna împreuna si ca sunt utilizate identic, având exact aceeasi pozitie si aceeasi grafie speciala astfel cum a fost retinuta de instanta de fond, nu este - în opinia apelantei - suficient pentru ca publicul sa le perceapa ca atare, ca reprezentând împreuna o marca.

Elementul dominant în ambele semne conflictuale este cuvântul HORECA. Acesta este elementul principal comun, deoarece cuvântul folosit nu este unul romanesc, astfel încât scrierea lui sa constituie un criteriu pentru realizarea distinctiei. Consumatorul îl percepe mai întâi fonetic, mai întâi citeste cuvântul si - constatând identitatea fonetica a cuvântului - poate banui ca semnul cu care se confrunta este cel pe care îl cunoaste.

Folosirea semnului conflictual HORECA alaturi de alt semn, înregistrat ca marca de catre intimata - pârâta, pentru a marca aceleasi tipuri de produse, intra în categoria factorilor pertinenti, de luat în considerare la aprecierea gradului de similaritate în strânsa legatura cu riscul de confuzie, incluzând si riscul de asociere a semnului cu marca anterioara.

Modul în care este utilizat semnul conflictual în raport de modul în care este folosita marca anterioara constituie un factor pertinent în aprecierea gradului de similaritate verbala în perceptia de ansamblu, în strânsa legatura cu riscul de confuzie.

Larga cunoastere a marcii anterioare HORECA pe teritoriul României trebuie luata în considerare pentru a aprecia daca similaritatea dintre semne (si/sau produse) este suficienta pentru a retine riscul de confuzie.

Referitor la distinctivitatea semnului ca marca, aceasta nu se confunda cu originalitatea si nu presupune nici noutate ori creativitate.

Factorul decisiv pentru ca un semn sa fie apt de a fi înregistrat ca marca este capacitatea acestuia de a distinge produsele unei întreprinderi de cele ale unei alte întreprinderi. Evaluarea distinctivitatii se face doar în legatura cu fiecare clasa de produse si servicii pentru care s-a cerut înregistrarea. Nu exista semne nedistinctive în sine, a priori, "în abstracto", datorita banalitatii sau simplitatii lor intrinseci. Aprecierea distinctivitatii trebuie facuta doar în raport de produsul sau serviciul pe care semnul este chemat sa-l individualizeze, "in concreto", deci în niciun caz prin raportare globala la toate clasele de produse/servicii trecute în certificatul de înregistrare a marcii.

Asadar, considera apelanta ca marca TRUS HORECA SERVICES apartinând intimatei-pârâte a fost înregistrata cu încalcarea dispozitiilor imperative ale Legea nr. 84/1998 - art.6, alin.1 lit.c), astfel ca exista similaritate între marca anterioara HORECA si marca intimatei-pârâte S.C.T. S.R.L., similaritate ce rezulta din prezenta elementului puternic distinctiv, fantezist HORECA prezent în ambele marci, elementele verbale "trus" si "services" fiind termeni descriptivi care nu pot distinge în mod suficient marcile atâta timp cât marca se prezinta în ansamblu.

În aceste conditii poate sa apara riscul de asociere în perceptia publicului mediu consumator între activitatea apelantei si cea a intimatei, risc care sa duca la obtinerea de beneficii nemeritate de catre intimata în baza renumelui câstigat de societatea apelanta prin folosirea marcii sale.

Apel legal timbrat.

Intimata, legal citata, nu a formulat întâmpinare.

Nu s-au administrat probe noi în apel.

Analizând apelul în raport de acele si lucrarile dosarului, de criticile formulate si de limitele stabilite prin art. 295 C.pr.civ., Curtea constata caracterul fondat al acestuia.

Considerentele avute în vedere sunt urmatoarele:

Astfel cum a retinut în mod judicios prima instanta, reclamanta apelanta are calitatea de titular al marcii HORECA ce a fost înregistrata sub numarul 49342/2001 pentru clasele de produse/servicii 16, 35, 39, 40 si 41 si sub numarul 52523/2002 pentru clasele de Produse/servicii 1-9 si 11-45.

În considerarea acestei calitati, reclamanta apelanta are beneficiul protectiei legale ce rezida din prevederile art. 36 din Legea nr.84/1998 si din dispozitiile Regulii nr. 15 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.84/1998 aprobat prin HG 833/9998, respectiv are dreptul exclusiv de a exploata semnul înregistrat ca marca si de a se opune includerii semnului înregistrat în compunerea unor marci ulterior solicitate la înregistrare.

Semnul înregistrat ca marca de catre reclamanta-apelanta - cuvântul HORECA - desi nu are o semnificatie proprie în limbajul curent, a dobândit valentele unui termen care desemneaza activitati economice legate de hoteluri, restaurante, catering. Ca atare, desi la origine acesta era un termen fantezist, el a devenit relativ uzual si descriptiv pentru persoanele care activeaza în mentionatul sector de activitate.

Chiar în aceste conditii, în care s-a diluat forta marcii înregistrate de apelanta reclamanta ca urmare a  sugestivitatii dobândite în timp de cuvântul HORECA, actualitatea înregistrarii acestui semn ca marca îl pune pe titularul acesteia la adapostul protectiei legale conferite de Legea nr.84/1998.

Ca atare, el este îndreptatit sa pretinda tertilor sa îi respecte dreptul asupra marcii înregistrate, conduita care implica abtinerea acestora de la utilizarea neautorizata a semnului înregistrat - utilizare care, din perspectiva Regulii nr. 15 din HG 833/1998, implica si includerea acestuia într-o alta marca.

Cât priveste alegatia reclamantei apelante în sensul notorietatii marcii HORECA, Curtea constata ca, potrivit cu exigentele Regulii nr.16 din HG 833/1998, se impunea ca apelanta-reclamanta sa produca dovezi care sa ateste ca semnul a dobândit o larga cunoastere (ca si consecinta a prezentei pe piata a produselor/serviciilor din clasele 35 si 37 furnizate de apelanta) pe teritoriul României, din partea segmentului de populatie caruia i se adreseaza produsele la care se refera.

Or, probatoriul administrat nu releva o atare situatie a marcii pentru care  reclamanta apelanta beneficiaza - în conditiile anterior expuse - de protectia data de înregistrarea semnului si, astfel, nu poate fi retinut un caracter mai puternic al acesteia ce ar fi putut eventual sa fie dat de beneficiul notorietatii.

Marca ulterior înregistrata de intimata-pârâta, compusa din elementul verbal TRUS HORECA SERVICES si un element figurativ format din trei triunghiuri albastre dispuse asimetric, este similara cu marca înregistrata a apelantei-reclamante - cum de altfel a retinut si prima instanta - însa similaritatea data de prezenta cuvântului HORECA în ambele marci nu este de natura a genera riscul ca ele sa fie confundate în conditiile în care marca intimatei pârâte are în compunere o pluralitate de elemente (verbale si figurative) apte sa o deosebeasca de cea detinuta de apelanta.

Însa, analizând circumstantial conditiile utilizarii semnului înregistrat ulterior ca marca, Curtea apreciaza ca se genereaza un risc de asociere din coexistenta pe piata a celor doua semne-marci.

Astfel cum reiese din revistele intitulate HORECA, la care societatea apelanta are calitatea de editor asociat - depuse la judecata în fond a pricinii - intimata-pârâta a utilizat înca din anul 2004 semnul compus din cuvântul TRUS si trei triunghiuri de culoare albastra dispuse asimetric, facându-si publicitate în mentionatele publicatii prin semnul având continutul descris (pg. 37 din revista nr. 15/2004 si pg. 31 din revista nr. 28/2007); în aceleasi reviste se regaseau si materiale publicitare ale apelantei-reclamante S.C. B.E. S.R.L..

Or, în conditiile în care pârâta intimata, anterior înregistrarii marcii sale, îsi promova produsele prin revistele destinate pietei HORECA, iar aceste reviste erau editate de catre reclamanta-apelanta titulara a marcii HORECA, Curtea apreciaza ca includerea cuvântului HORECA în semnul sub care pârâta îsi facuse deja publicitate este în mod evident de natura a sugera publicului tinta existenta unei legaturi între produsele/serviciile marcate cu semnul TRUS HORECA SERVICES si marca unuia dintre editorii revistelor HORECA prin care s-a realizat reclama publicitara.

În acest context, produsele/serviciile puse pe piata sub marca pârâtei pot fi cu usurinta percepute de consumatorii avizati ca provenind de la titularul marcii (anterioare) HORECA sau de la un producator/prestator care activeaza în colaborare cu acesta din urma, existând astfel un risc serios de asociere între cele doua marci înregistrate.

Având în vedere considerentele expuse, Curtea constata ca prima instanta a apreciat în mod eronat ca, fata de elementele concrete ale spetei, nu exista un risc serios de asociere între cele doua marci detinute de partile în proces.

În raport de aceste concluzii si  de prevederile art.296 raportat la art.295 C.pr.civ., Curtea urmeaza a dispune admiterea apelului si schimbarea în parte a deciziei apelate, în sensul admiterii în parte a cererii principale.

În temeiul art. 47 lit. b) raportat la art. 6 lit.b) din Legea 84/1998 republicata, Curtea urmeaza a dispune anularea înregistrarii marcii TRUS HORECA SERVICES cu nr. 083882 apartinând pârâtei.

În baza dispozitiilor art.36 alin.2 din Legea 84/1998, se va interzice pârâtei sa foloseasca în activitatea comerciala, sub orice forma, marca HORECA.

În ce priveste solicitarea reclamantei de a se dispune, prin hotarârea de fata, obligarea OSIM la publicarea acesteia în Buletinul de proprietate industriala si la radierea marcii pârâtei din Registrul National al Marcilor, Curtea constata ca  o atare dispozitie a instantei nu are fundament legal. Asemenea finalitate se realizeaza fara interventia instantei, în baza demersurilor facute de persoana interesata ulterior momentului în care hotarârea judecatoreasca privind anularea marcii devine irevocabila, potrivit dispozitiilor înscrise în regula nr. 42 alin. 3 din Regulamentul de Aplicare a Legii 84/1998 aprobat prin HG 833/1998. pe cale de consecinta, solicitarea formulata de reclamanta în acest sens va fi respinsa, ca neîntemeiata.

Va fi mentinuta solutia primei instante în privinta cererii reconventionale (solutie neatacata cu apel).

2

Domenii speta

Spete similare