Marca. Refuz de înregistrare. Conflict cu o marca anterioara.

Marca. Refuz de înregistrare. Conflict cu o marca anterioara. Risc de confuzie. Criterii de analiza.

Legea nr. 84/1998, art.6 lit.c;

În ceea ce priveste riscul de confuzie, acesta exista în cazul în care cumparatorul, desi distinge perfect produsele, crede, datorita caracteristicilor comune ale semnelor cu care sunt protejate, ca aceste produse provin de la una si aceeasi întreprindere. Acesta este si cazul în speta, având în vedere ca marca depusa spre înregistrare are ca element verbal, cuvântul DentalMed, care se confunda cu elementul dominant al marcii înregistrate DENTALMEDCOM. Pe lânga faptul ca acest cuvânt se situeaza la începutul marcii anterior înregistrate, particula "com" creeaza în mintea consumatorului ideea ca aceasta este prescurtarea cuvântului comercial, societate comerciala, astfel ca nu are nicio relevanta în sustinerea faptului ca nu dentalmed ar fi element dominant.

Ca atare, din punct de vedere auditiv si conceptual, cele doua marci sunt similare pâna la identitate.

Or, este posibil chiar ca simpla similaritate auditiva dintre marci sa creeze o probabilitate de confuzie, întrucât, chiar daca grafic doua marci sunt foarte diferite una de alta, ceea ce nu este cazul în speta, aceste diferente sunt fara importanta în cazul comunicarii orale.

Pentru a nu exista risc de confuzie, cu cât sunt mai asemanatoare semnele cu atât deosebirile trebuie sa fie mai puternice. În speta, elementul dominant al marcii anterioare este identic din punct de vedere auditiv si conceptual cu marca depusa spre înregistrare, asa cum s-a mentionat anterior. În ceea ce priveste deosebirile relevate de catre recurenta, Curtea constata ca acestea sunt neesentiale, nefiind de natura sa înlature riscul de confuzie, având în vedere ca la compararea celor doua marci nu numarul de cuvinte al fiecareia este important, ci daca elementele dominante ale marcilor percepute în ansamblu sunt similare. (decizia civila nr. 21R din data de 18 ianuarie 2011, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a Civila si pentru Cauze privind Proprietatea Intelectuala)

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a Civila la data de 11.02.2010, apelanta S.C. DM-CS S.R.L., a formulat apel împotriva hotarârii nr. 422 din 25.11.2008 pronuntata de Comisia de Reexaminare Marci din cadrul Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (O.S.I.M.), solicitând admiterea apelului astfel cum a fost motivat, anularea hotarârii atacate, iar pe fond obligarea intimatei la înregistrarea marcii individuale combinate constând în denumirea DENTALMED cu element figurativ si emiterea deciziei de înscriere a acesteia în registrul National al Marcilor, conform depozitului depus sub nr. M 2007 03241 din 26.03.2007.

În motivarea apelului s-a aratat ca în speta nu sunt îndeplinite conditiile prevazute în Legea nr.84/1998 la art.6 lit.c, pentru respingerea cererii de înregistrare a marcii DENTALMED cu element figurativ, aceasta nefiind similara cu nicio marca anterioara retinuta de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci în decizia de respingere 012698 (254566) din 25.02.2008. Marca propusa de reclamanta si cea înregistrata deja de un alt solicitant - DENTALMEDCOM, nu au cum sa creeze confuzie pentru public, întrucât între marca pe care reclamanta doreste sa o înregistreze si marca cu nr. MN 39262, exista suficiente elemente distinctive, de la cuvintele continute pâna la aranjarea acestora în sintagma si elementul grafic continut de propunerea reclamantei. Fata de aceste diferente, rezulta ca acestea nu pot fi considerate similare, în acceptiunea legii.

În ceea ce priveste marca DENTALMEDCOM, nu o diferentiaza de cea propusa de reclamanta doar extensia COM, ci si elementul figurativ care este diferit la fiecare dintre marci. Apreciaza reclamanta ca extensia marcii deja înregistrata COM, este element distinctiv suficient între cele doua marci, cele 3 caractere în plus continute de marca DENTALMEDCOM fiind îndeajuns pentru a nu produce confuzie. În temeiul dispozitiilor Legii nr.84/1998 marca propusa de apelanta trebuie privita în ansamblul ei, fiind o marca combinata - verbala si cu element grafic elaborat constând într-un fulg si nu poate fi similara cu cea deja înregistrata, nici sub aspectul cuvintelor continute si nici sub aspectul elementului grafic. Mentioneaza ca aceste aspecte au fost recunoscute si de Comisia de Reexaminare Marci în hotarârea nr. 422/25.11.2008.

Mai mult decât atât, nici culorile revendicate de cele doua marci nu sunt nici pe departe asemanatoare, cea propusa de apelanta revendica culorile rosu si negru, pe când cea deja înregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (O.S.I.M.) are drept culoare revendicata doar negrul. Comisia de Reexaminare Marci s-a aflat în eroare în sensul ca în argumentatia facuta în hotarârea 422/25.11.2008 arata ca, în marca reclamantei, cuvântul Dental este de culoare CTI elementul grafic reprezinta o pana de culoare tot gri iar extensia Med este de culoare rosie. Culorile revendicate sunt gri si rosu. Marca opusa DENTALMEDCOM este o marca combinata alcatuita din clementul verbal DENTALMEDCOM si un element grafic de forma unui triunghi întrerupt. Un element important de care nu face vorbire Comisia de Reexaminare este culoarea revendicata de marcii amintita respectiv numai negrul.

În plus, marca propusa de reclamanta, este diferita si sub aspect grafic, respectiv felul aranjarii literelor în sintagma; în timp ce marca propusa este o combinatie de litere majuscule si litere mici - DentalMed, sugerând doua cuvinte si doua idei distincte (una referitoare la dentitie, una referitoare la medicina), marca retinuta de intimata este scrisa unitar, cu acelasi fel de litere, respectiv doar cu litere majuscule DENTALMEDCOM.

Reclamanta a mai aratat ca din punct de vedere semantic limba româna nu ofera prea multe variante pentru a descrie domeniul, clasa de servicii pentru care s-au formulat solicitarile ce fac obiectul prezentei contestatii. Serviciile medicale stomatologice pot fi descrise în extrem de putine cuvinte, pentru care evident, opteaza toti solicitantii. În conditiile în care limba româna nu este generoasa în aceasta privinta ramânea ca examinatorul sa ia în analiza solicitarilor de înregistrare de marci pe aceasta clasa - 44 - toate elementele distinctive ale solicitarilor, caractere în plus, culori revendicate si elemente figurative.

Nu se justifica astfel decizia de respingere a solicitarii care consta, într-o combinatie verbala si grafica si cuvântul Dentalmed pentru care au optat deja si alti solicitanti. Daca în opinia examinatorului cuvântul Dentalmed este singurul care poate face diferenta între marci pentru clasa de servicii 44 si blocheaza alte solicitari continând, între altele si acest cuvânt, ar însemna ca nicio alta marca continând acest cuvânt sa nu mai poata fi înregistrata, ceea ce este contrazis de registrul de marci deja înregistrate continând acest cuvânt.

Marca DENTALMEDCOM este detinuta în prezent de o persoana fizica, iar valabilitatea acesteia este de înca 1 an, în acest moment nu stie daca aceasta marca este folosita de altcineva sau doar de persoana care o detine sau daca este utilizata aceasta marca. Mentioneaza reclamanta ca detinatorul acestei marci nu a depus niciun înscris prin care sa arate ca se opune ca marca propusa sa fie înregistrata sau ca marca propusa de reclamanta îi creeaza vreun prejudiciu daca ar fi înregistrata. Practic doar intimatul OSIM a fost cel care s-a opus înregistrarii marcii fara sa tina cont de sustinerile acestuia sau de eventual punctul de vedere sau eventuala opozitie a proprietarului marcii deja existenta.

Apelanta a precizat Comisiei de Reexaminare ca Societatea Comerciala Dental Med - Clinica Stomatologica este înregistrata la Registrul Comertului si are ca obiect de activitate chiar servicii medicale stomatologice, motiv pentru care aceasta marca va fi utilizata tocmai pentru a arata obiectul principal de activitate al societatii, însa Comisia de Reexaminare nu a tinut cont de aceste precizari. De asemenea a aratat ca în zona unde îsi desfasoara activitatea aceasta societate se bucura de o mare notorietate.

Având în vedere aceste considerente, reclamanta a aratat ca dispozitiile art. 6 lit. c din Legea nr.84/1998 nu au cum sa fie aplicate în cazul de fata deoarece, nu exista un risc de confuzie pentru public, si nici riscul de asociere cu marca anterioara, deoarece elementele distinctive aratate demonstreaza cele sustinute de aceasta.

Mai mult decât atât nu s-a formulat nici o opozitie concreta din partea persoanei care are în proprietate aceasta marca respectiv Fiesta Hotels&Resorts S.L. din Spania, motiv pentru care considera ca societatea amintita nu este stânjenita în niciun fel de înregistrarea marcii reclamantei.

Un alt element de care trebuie sa tina cont instanta de judecata este faptul ca la nivelul Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (O.S.I.M.), Comisia de reexaminare nu a respectat dispozitiile art. 81 alin 1 din Legea 84/1998 în sensul ca nu s-a comunicat hotarârea partilor în termenul de 15 zile ci la aproximativ 1 an si 3 luni. De asemenea la sedinta programata de comisia de reexaminare nu a participat niciun reprezentant al detinatorului marcii pe care Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (O.S.I.M.) o protejeaza din oficiu si gratuit, pentru a avea o discutie cu acesta potrivit principiului contradictorialitatii.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 81 din Legea 84/1998 cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin decizia civila nr.418 A din data de 30.03.2010 Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a Civila a respins ca nefondat apelul.

În motivarea deciziei s-a aratat ca desi din punct de vedere vizual, cele doua marci au elemente figurative si culori revendicate diferite, exista riscul de confuzie pentru consumatorul mediu avizat de servicii medicale pentru care ambele marci au fost înregistrate, întrucât, ceea ce constituie elementul puternic al marcilor nu este elementul figurativ ci, denumirile acestora care sunt cvasiidentice. Astfel, de regula, când un pacient cauta un cabinet medical, întreaba de denumirea acestuia iar nu despre emblema/marca sa, care contine o anumita grafie si anumite culori.

Sub aspect fonetic, conceptual si al serviciilor oferite, marcile sunt similare, doar cu privire la elementele figurative difera întrucâtva, diferente care, însa, nu prezinta relevanta în ceea ce priveste riscul de confuzie sau asociere, care nu poate fi astfel înlaturat.

Împotriva deciziei men?ionate anterior a declarat recurs apelanta S.C. DM-CS S.R.L., solicitând modificarea hotarârii recurate în sensul admiterii apelului ?i, pe fond, obligarea intimatei OSIM la înregistrarea marcii individuale combinate constând în denumirea DentalMed cu element figurativ ?i emiterea deciziei de înscriere a acesteia în Registrul National al Marcilor, conform depozitului depus sub nr. M2007 03241, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea recursului s-a aratat ca instanta de apel a facut o gresita aplicare a prevederilor art. 6 lit.c) din Legea nr.84/1998. Potrivit practicii recente a Sectiei Civile a Înaltei Curti de Casatie si Justitie (Decizia nr. 4228/2007), "Probabilitatea de confuzie trebuie analizata cu referire la marci ca ansamblu, luând în considerare perceptia consumatorului obisnuit al produselor în discutie, pornind de la premisa ca acesta este unul rezonabil de bine informat în domeniu si de precaut în alegerea produsului, însa cu un nivel mediu de atentie în distingerea produselor similare." Or, instanta de apel, în aprecierea riscului de confuzie, s-a limitat doar la fonetica asemanatoare a celor doua marci, în discutie, nefacând o apreciere în ansamblu si în concreto a celor doua marci.

Instanta de apel a fost în eroare inclusiv cu privire la clasele de servicii, retinând ca marca anterioara si marca depusa la înregistrare de catre recurenta privesc aceeasi clasa-clasa 44, când, în realitate, clasele sunt diferite. Atât din extrasul din registrul on line al marcilor, cât si din avizul de refuz provizoriu nr. 248135/12.11.2007 emis de OSIM, rezulta fara echivoc ca marca DENTALMEDCOM NM 039262 este înregistrata pentru clasa de servicii 42- Clasificarea de la Nisa, pe când marca DENTALMED M 2007 03241, solicitata de recurenta la înregistrare, a fost depusa pentru clasa de servicii 44 - Clasificarea de la Nisa. În aceste conditii, riscul de asociere prin raportare la clasele de servicii este exclus.

Instanta de apel, a apreciat în mod gresit caracterul distinctiv al marcii numai prin prisma denumirilor asemanatoare, înlaturând cu desavârsire elementele figurative ale celor doua marci in discutie, cu ignorarea art.3 din Legea nr. 84/1998, care prevede clar care este definitia marcii. Instanta de apel trebuia sa aiba în vedere ca marca recurentei DENTALMED M 2007 03241, este o marca având drept culori revendicate rosu si negru, potrivit extrasului din registrul online al marcilor; marca opusa nu are culoare revendicata, dupa cum rezulta din acelasi extras online al marcilor. Or, sub acest aspect, în mod gresit s-a retinut ca aceasta ar avea culoarea neagra, drept culoare revendicata.

Marca a carei înregistrare a solicitat-o este o marca cu element figurativ care îi da distinctivitate. Aceasta este compusa din doua cuvinte, fata de trei, cat are in componenta marca anterioara. Cuvântul "Dental" este scris in culoare neagra, iar cuvântul "Med" este scris cu culoare rosie, în timp ce marca opusa este scrisa cu negru, dar fara a avea culoarea neagra, drept culoare revendicata. Deasupra cuvântului "Dental", în marca a carei înregistrare a solicitat-o, apare un fulg. Marca opusa are o jumatate de triunghi la începutul cuvântului înregistrat ca marca. Or, între un fulg si un triunghi pe jumatate, orice consumator avizat ar putea face fara probleme diferenta. Grafica celor doua marci este foarte diferita. Marca depusa de recurenta la înregistrare are majuscule doar ca prima litera a celor doua cuvinte ce o contin, respectiv "Dental" si "Med",scrise cu culori diferite, pe când marca anterioara are în componenta sa doar majuscule.

 "Consumatorul mediu avizat" la care s-a raportat tribunalul in aprecierea riscului de asociere sau confuzie nu este nici pe departe acel consumator mediu avizat avut in vedere de lege si consacrat de jurisprudenta recenta, atât nationala, cât si europeana. Cu privire la acest aspect, Tribunalul, prin hotarârea recurata, retine ca: "Astfel, de regula, când un pacient cauta (n.n. ca directie/orientare) un cabinet medical, întreaba de denumirea acestuia, iar nu despre emblema, marca sa, care contine o anumita grafie si anumite culori". O astfel de motivare în aprecierea riscului de asociere sau confuzie este pe atât superficiala, cât si gresita.

De cele mai multe ori, denumirea societatii comerciale este diferita de numele si marca sub care societatile comerciale, în speta, cabinetele medicale si laboratoarele dentare îsi promoveaza serviciile. Astfel ca, de cele mai multe ori, oamenii se intereseaza de anumite servicii întrebând de numele ce fac parte din marca sub care sunt promovate aceste servicii, iar nu de denumirea înregistrata la registrul Comertului.

In ceea ce priveste probabilitatea de confuzie, acesta trebuie analizata cu referire la marci ca ansamblu, luând în considerare perceptia consumatorului obisnuit al produselor în discutie, pornind de la premisa ca acesta este unul rezonabil de bine informat în domeniu si de precaut în alegerea produsului, însa cu un nivel mediu de atentie în distingerea produselor similare. (Decizia nr. 4228/2007 a ICCJ Sectia Civila)

Astfel, un consumator avizat, care cauta sa localizeze adresa cabinetului medical, odata ajuns la adresa indicata, va putea distinge daca produsele si serviciile furnizate in acel loc sunt cele pe care le cauta, functie de marca sub care acestea sunt comercializate. Or este evident, ca un consumator mediu avizat, rezonabil de bine informat în domeniu si de precaut în alegerea produsului, însa cu un nivel mediu de atentie în distingerea produselor similare, va putea distinge fara probleme intre serviciile oferite sub marca înregistrata anterior si cele oferite sub marca a carei înregistrare a solicita-o, aceasta din urma vând un puternic caracter distinctiv fata de marca opusa.

Societatea recurenta mai are înregistrata marca "Dental Med - Clinica Stomatologica" (NM 088672), având aceleasi elemente figurativ. Cuvintele "clinica stomatologica" nefiind relevante in aprecierea caracterului descriptiv al marcii, acestea fiind cuvinte uzuale in domeniu, element care este lipsit de caracter distinctiv si care intra sub incidenta Regulii 17 alin 4 din regulamentul de aplicare a legii nr. 84/1998. Cu privire la aceasta marca OSIM nu a dat un aviz de refuz provizoriu, si nici titularul marcii opuse nu a formulat vreo opozitie.

Mai mult, data fiind situatia descrisa si lipsa oricarei opozitii din partea titularului DENTALMEDCOM si a oricarui aviz de refuz provizoriu, iar in final, fata de admiterea la înregistrare a marcii "Dental Med - Clinica Stomatologica" (NM 088672), este evident, ca in acest moment, singura marca ce s-ar putea opune la înregistrarea marcii "DentalMed" M2007 03241 este doar cealalta marca a recurentei, si nicidecum marca DENTALMEDCOM.

Cu privire la marca opusa DENTALMEDCOM, aceasta este compusa din elemente lipsite de caracter distinctiv în privinta serviciilor pentru care a fost înregistrata, cuvintele ce intra în componenta acestei marci fiind cuvinte frecvent uzitate in domeniul serviciilor medicale stomatologice si/sau de laborator de tehnica dentara. Or, aceasta constituie unul din cazurile pentru care marcile sunt excluse de la înregistrare, conform art.5 lit a) din Legea nr. 84/1998, afara de cazul când devine aplicabila prevederea Regulii nr. 17 alin 4 din regulamentul de aplicare a acestei legi.

Numai in situatia in care suntem sub incidenta acestor prevederi, o marca continând elemente lipsite de caracter distinctive ar putea fi admisa la înregistrare.

Or, in cazul de fata, marca DENTALMEDCOM fiind înregistrata, rezulta, per a contrario, ca titularul acestei marci nu a invocat un drept exclusiv asupra elementelor ce intra in componenta marcii sale. Aceasta înseamna ca orice persoana interesata le poate folosi ca parte a marcii sale, alaturi de alte elemente care au caractere distinctive marcii depuse spre înregistrare, cum este cazul marcii DENTALMED M2007 03241.

În aprecierea in concret a caracterului de asociere sau confuzie a marcii, trebuie avut in vedere si elementul de teritorialitate. DENTALMEDCOM NM 039262 este înregistrata de o persoana din localitatea Brasov, pe când marca sa este solicitata si urmeaza a fi folosita in Bucuresti, asa cum a fost si cazul marcii "Dental Med - Clinica Stomatologica" (NM 088672), cat si a altor doua marci ce au apartinut recurentei si la care a renuntat, respectiv DENTALMED DRISTOR (M 2007 03245), DENTALMED SEBASTIAN (M 2007 03247), DENTALMEDMARIOTT (M2007 03250). Or, teritoriul unde sunt furnizate serviciile este un element foarte important in aprecierea riscului de confuzie sau asociere, mai ales prin prisma unui consumator avizat.

Marca solicitata de recurenta spre a fi înregistrata a capatat caracter distinctiv fiind folosita anterior cererii de înregistrare ca urmare a folosirii si expunerii acesteia la diverse spectacole, manifestari sportive si conferinte de presa, dupa cum rezulta din actele atasate. Marca poate fi înregistrata daca înainte de data cererii de înregistrare, urmare a folosirii intensive a acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv. (Decizia nr. 3313/2007 a ICCJ Sectia Civila).

Tribunalul nu a tinut cont de prevederile Legii nr. 26/1990  si nici de Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale. Marca va aparea in legatura cu numele comercial al firmei, fapt ce ii confera un grad ridicat de distinctivitate (dupa cum rezulta si din actele atasate). În plus, numele comercial al firmei este un drept anterior înregistrarii marcii.

Tribunalul, prin hotarârea recurata, a ignorat jurisprudenta europeana in materia proprietatii intelectuale. Riscul de confuzie în perceptia publicului trebuie apreciat în mod global, tinând seama de toti factorii pertinenti ai cauzei (a se vedea Hotarârea CAPIO, punctul 47, punctul 71 si jurisprudenta citata; a se vedea, prin analogie, Hotarârea Curtii din 11 noiembrie 1997, SABEL, C-251/95, Rec, p. 1-6191, punctul 22, si Hotarârea Curtii din 22 iunie 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec, p. 1-4861, punctul 40).

Aprecierea globala trebuie, în ceea ce priveste similitudinea vizuala, fonetica sau conceptuala dintre marcile în conflict, sa se întemeieze pe impresia de ansamblu produsa de acestea, tinând seama în special de elementele lor distinctive si dominante. Într-adevar, din modul de redactare a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, potrivit caruia "exista un risc de confuzie în perceptia publicului", rezulta ca perceptia asupra marcilor pe care o are consumatorul mediu al tipului de produs sau de serviciu în cauza are un rol determinant în aprecierea globala a riscului de confuzie. Or, în mod normal, consumatorul mediu percepe o marca ca pe un tot si nu face o examinare a diferitelor detalii ale acesteia (a se vedea Hotarârea CAPIO, punctul 47 , punctul 73 si jurisprudenta citata; a se vedea de asemenea, prin analogie, Hotarârea SABEL, punctul 48 de mai sus, punctul 23, si Hotarârea Lloyd Schuhfabrik Meyer, punctul 47 de mai sus, punctul 25).

În vederea aprecierii globale a riscului de confuzie, consumatorul mediu al produselor vizate este prezumat a fi normal informat si suficient de atent si de avizat.

Cu privire la riscul de confuzie nu se poate exclude ca similitudinea conceptuala ce decurge din faptul ca cele doua marci utilizeaza imagini concordante din punctul de vedere al continutului lor semantic sa poata crea un risc de confuzie în cazul în care marca anterioara detine un caracter distinctiv special fie în mod intrinsec, fie gratie notorietatii de care se bucura în perceptia publicului. Cu toate acestea, în cazul în care marca nu se bucura de o anumita notorietate si consta într-o imagine ce prezinta putine elemente imaginare, simpla similitudine conceptuala dintre marci nu este suficienta pentru a crea un risc de confuzie (a se vedea Hotarârea SABEL, punctul 48 de mai sus, punctele 24 si 25).

Potrivit unei jurisprudente constante, constituie un risc de confuzie riscul ca publicul sa creada ca produsele sau serviciile în cauza provin de la aceeasi întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic. Potrivit aceleiasi jurisprudente, riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, în functie de perceptia pe care o are publicul relevant asupra semnelor si produselor sau serviciilor în discutie si tinând seama de toti factorii pertinenti din cauza, în special de interdependenta dintre similitudinea semnelor si cea a produselor sau a serviciilor desemnate [a se vedea Hotarârea Tribunalului din 9 iulie 2003, Laboratorios RTB/OAPI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec, p. 11-2821, punctele 30-33].

Tribunalul a decis ca o diferenta care consta într-o singura consoana poate împiedica constatarea unui grad ridicat de similitudine vizuala între doua semne verbale relativ scurte [a se vedea în acest sens Hotarârea Tribunalului din 22 iunie 2004, Ruiz-Picasso si altii/OAPI - DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Rec,

În concluzie, este evident ca marca DentalMed M 2007 03241 a carei înregistrare a solicitat-o, este o marca cu puternic caracter distinctiv, pentru care nu exista risc de asociere si confuzie cu marca DENTALMEDCOM NM039262, in speta nefiind întrunite cerintele prevazute de art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

În drept: art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

Analizând actele si lucrarile dosarului prin raportare la motivele de recurs, Curtea a constatat nefondat recursul pentru considerentele expuse mai jos.

În ceea ce priveste motivul de recurs prin care se sustine ca marca anterioara si marca depusa la înregistrare de catre recurenta nu privesc aceeasi clasa, Curtea l-a constatat nefondat având în vedere ca marca DENTALMEDCOM a fost înregistrata pentru servicii si asistenta medicala si stomatologica; laborator tehnica dentara, ceea ce corespunde clasei 44 din Clasificarea de la Nisa, iar nu clasei 42, numarul 42 al clasei fiind în mod evident  mentionat din eroare în evidenta OSIM.

Relevante pentru stabilirea clasei de produse si servicii pentru care s-a înregistrat marca sunt mentiunile prin care se enumera serviciile solicitate. Or, din clasa 42  fac parte: servicii stiintifice si tehnologice, precum si servicii de cercetare si de creatie, referitoare la acestea; servicii de analiza si cercetare industriala, crearea si dezvoltarea calculatoarelor si a programelor de calculator, printre acestea neregasindu-se niciunul dintre serviciile pentru care s-a înregistrat marca anterioara.

Ca atare serviciile pentru care se solicita înregistrarea marcii de fata sunt identice cu serviciile pentru care a fost înregistrata marca anterioara care se opune la înregistrare.

Problema în cauza nu este daca marca solicitata la înregistrare de catre recurenta are caracter distinctiv sau nu, cererea fiind respinsa nu în temeiul art.5 lit.b, ci art.6 alin.4 lit.c din Legea nr.84/1998, în forma în vigoare la data examinarii cererii de înregistrare a marcii în cauza. Gradul mai mare de distinctivitate al marcii anterioare, în schimb, ar fi putut mari probabilitatea de confuzie, dar în speta nu acesta a fost motivul pentru care a fost respinsa la înregistrare marca în cauza.

Într-adevar, în cazul marcilor obisnuite cum este si cea în cauza, simpla similaritate cu o marca anterioara nu este suficienta pentru refuzul marcii ulterioare, ci este necesar ca si produsele sau serviciile protejate de cele doua marci sa fie identice ori similare si în plus sa existe un risc de confuzie pentru public.

Nu exista risc de confuzie decât daca publicul poate fi indus în eroare în ceea ce priveste originea produselor si serviciilor în cauza.

Pentru a stabili gradul de similaritate dintre marcile vizate trebuie determinate similitudinile de ordin vizual, auditiv sau conceptual, si dupa caz evaluata importanta care i se acorda fiecaruia dintre aceste elemente, luând în considerare categoria de bunuri si de servicii în discutie si circumstantele concrete în care acestea se comercializeaza.

În speta marcile în litigiu sunt similare, asa cum de altfel rezulta si din descrierea retinuta în cadrul hotarârii comisiei de reexaminare marci.

Astfel, din punct de vedere vizual marca depusa DentalMed este o marca combinata alcatuita din elementul verbal Dental Med. Deasupra cuvântului Denta, de culoare neagra, este un element grafic ce reprezinta o pana (fulg, conform descrierii recurentei) de aceeasi culoare ca si cuvântul denta. Particula Med este de culoare rosie. Culorile revendicate ale marcii sunt negru si rosu.

Marca opusa DENTALMEDCOM este o marca combinata, alcatuita din elementul verbal DENTALMEDCOM si un element grafic de forma unui triunghi întrerupt.

Din punct de vedere fonetic marcile opuse sunt cvasiidentice: DentalMed/ DENTALMEDCOM.

Din punct de vedere conceptual marcile în litigiu sunt cvasiidentice, ambele marci sugerând natura serviciilor, servicii medicale dentare.

Recurenta a sustinut ca prima instanta a facut o analiza gresita a riscului de confuzie.

Astfel, recurenta sustine ca prima instanta nu ar fi facut o analiza în ansamblu si în concret a celor doua marci, s-a limitat la asemanarea din punct de vedere auditiv a celor doua marci, la denumirile asemanatoare, înlaturând elementele figurative ale marcilor, nu a tinut cont ca aprecierea globala trebuie, în ceea ce priveste similitudinea vizuala, fonetica sau conceptuala dintre marcile în conflict, sa se întemeieze pe impresia de ansamblu produsa de acestea, tinând seama în special de elementele lor distinctive si dominante si ca în mod normal, consumatorul mediu percepe o marca ca pe un tot si nu face o examinare a diferitelor detalii ale acesteia.

În ceea ce priveste deosebirile, acestea au fost relevate de catre recurenta în modul urmator.

În ceea ce priveste marca depusa, DentalMed aceasta ar fi o marca având drept culori revendicate rosu si negru, în timp ce marca opusa nu ar avea culoare revendicata; marca depusa ar fi compusa din  doua cuvinte, fata de trei, cat are in componenta marca anterioara, cuvântul "Dental" este scris cu culoare neagra, iar cuvântul "Med" este scris cu culoare rosie, în timp ce marca opusa este scrisa cu negru, dar fara a avea culoarea neagra, drept culoare revendicata; deasupra cuvântului "Dental", în marca a carei înregistrare a solicitat-o apelanta, apare un fulg de pasare, în timp ce marca opusa are o jumatate de triunghi la începutul cuvântului înregistrat ca marca; marca depusa de recurenta la înregistrare are majuscule doar ca prima litera a celor doua cuvinte ce o contin, respectiv "Dental" si "Med", scrise cu culori diferite, pe când marca anterioara are în componenta sa doar majuscule.

Recurenta nu a aratat concret de ce ar fi esentiale aceste deosebiri aratând doar ca ar fi evident ca "între un fulg si un triunghi pe jumatate, orice consumator avizat ar putea face fara probleme diferenta" sau ca "grafica celor doua marci ar fi foarte diferita".

Curtea a constatat si aceste motive de recurs nefondate, având în vedere ca, în ceea ce priveste riscul de confuzie, asa cum se retine în doctrina si jurisprudenta, acesta exista în cazul în care cumparatorul, desi distinge perfect produsele, crede, datorita caracteristicilor comune ale semnelor cu care sunt protejate ca aceste produse provin de la una si aceeasi întreprindere.

Acesta este si cazul în speta, având în vedere ca marca depusa spre înregistrare are ca element verbal cuvântul DentalMed care se confunda cu elementul dominant al marcii înregistrate DENTALMEDCOM.

Pe lânga faptul ca acest cuvânt se situeaza la începutul marcii anterior înregistrate, particula "com" creeaza în mintea consumatorului ideea ca aceasta este prescurtarea cuvântului comercial, societate comerciala, astfel ca nu are nicio relevanta în sustinerea faptului ca nu dentalmed ar fi element dominant.

Ca atare din punct de vedere auditiv si conceptual cele doua marci sunt similare pâna la identitate.

Or, este posibil chiar ca simpla similaritate auditiva dintre marci sa creeze o probabilitate de confuzie, întrucât chiar daca grafic doua marci sunt foarte diferite una de alta, ceea ce nu este cazul în speta, aceste diferen?e sunt fara importan?a în cazul comunicarii orale.

La analiza riscului de confuzie se porneste de la determinarea asemanarilor, si daca acestea sunt esentiale, iar nu a deosebirilor, asa cum procedeaza recurenta în motivele de recurs.

În ceea ce priveste deosebirile, este relevant în ceea ce priveste riscul de confuzie daca acestea sunt neesentiale.

Pentru a nu exista risc de confuzie, cu cât sunt mai asemanatoare semnele cu atât deosebirile trebuie sa fie mai puternice.

În speta, elementul dominant al marcii anterioare este identic din punct de vedere auditiv si conceptual, cu marca depusa spre înregistrare, asa cum s-a mentionat anterior.

În ceea ce priveste deosebirile relevate de catre recurenta, Curtea constata ca acestea sunt neesentiale nefiind de natura sa înlature riscul de confuzie, având în vedere ca la compararea celor doua marci nu numarul de cuvinte al fiecareia este important, ci daca elementele dominante ale marcilor percepute în ansamblu sunt similare.

În ceea ce priveste culorile diferite, faptul ca doar doua litere ar fi scrise cu majuscule, ca deasupra componentei verbale a marcii depuse spre înregistrare ar fi desenat un fulg, în timp ce marca înregistrata ar avea la începutul ei desenat un triunghi, aceste deosebiri sunt extrem de reduse ca intensitate din punct de vedere vizual.

Chiar daca le-ar sesiza, consumatorul ar putea considera ca sunt produse apartinând aceleiasi game, ca marca pe care o prefera de obicei a fost modernizata sau ca are în fata una dintre variantele marcii. Astfel, exista posibilitatea de inducere în eroare a consumatorilor cu privire la provenienta bunurilor, rolul de diferentiere al marcii nemaifunctionând.

În ceea ce priveste aprecierea riscului de confuzie, decizia CJUE în cauza LLOYD/LOINS ofera câteva interpretari cu valoare de principiu, care au fost preluate si în jurisprudenta ICCJ, la care face referire si recurenta.

Astfel, se porneste de la ideea ca perceptia marcilor în mintea consumatorului obisnuit al categoriei de produse si de servicii în discutie joaca un rol decisiv în aprecierea riscului de confuzie si ca în mod normal acest consumator percepe marca în întregul ei si nu îi analizeaza diferitele detalii. Consumatorul obisnuit este considerat ca fiind în mod rezonabil informat si în mod rezonabil atent si circumspect.

Acest consumator obisnuit nu are sansa de a face o comparatie directa între diferitele marci si trebuie sa acorde încredere imaginii lor imperfecte, pe care o pastreaza în memorie. Nivelul de atentie al consumatorului mediu variaza în functie de categoria de produse si servicii în discutie.

În cazul bunurilor de larg consum, consumatorul mediu nu va fi foarte atent, prima impresie fiind cea decisiva.

Serviciile de stomatologie se afla într-o categorie mai degraba apropiata de cea produselor de larg consum, neputându-se considera ca sunt lucruri foarte scumpe, pentru a necesita o atentie mai mare la detalii din partea consumatorului.

În practica internationala aplicabila acestui domeniu s-au formulat câteva reguli. Astfel, marca si semnul trebuie comparate ca întreg, acordându-se o pondere mai mare elementelor comune care ar putea duce la confuzie; diferentele pe care un consumator obisnuit nu le-ar remarca nu trebuie accentuate; prefixele comune sunt mai importante decât sufixele comune. Daca doua semne sunt foarte asemanatoare sau identice la început, exista o mai mare posibilitate a unei confuzii decât daca ar fi asemanatoare la sfârsit. Cuvintele lungi cu începuturi asemanatoare sau comune sunt confundate mult mai usor decât cuvintele scurte, cu initiale distincte.

Toate aceste situatii, care ar mari probabilitatea de confuzie, se regasesc si în ceea ce priveste marcile în speta.

Sunt nefondate si motivele de recurs prin care se sustine ca instanta de apel nu ar fi identificat corect "consumatorul mediu avizat" la care s-a raportat în aprecierea riscului de confuzie având în vedere ca instanta de apel nu a retinut ca un pacient când ar cauta un cabinet medical s-ar interesa de numele societatii comerciale care îl detine ci ca pacientul s-ar interesa de denumirea cabinetului, adica elementul verbal al marcii, iar nu neaparat de grafia si culorile marcii, adica elementele figurative.

De altfel, chiar recurenta sustine ca "oamenii se intereseaza de anumite servicii întrebând de numele ce fac parte din marca sub care sunt promovate aceste servicii, iar nu de denumirea înregistrata la registrul comertului".

Faptul ca titularul marcii anterioare nu a formulat opozitie la înregistrarea marcii recurentei "Dental Med-Clinica Stomatologica" (NM 088672), nu are legatura cu determinarea riscului de confuzie raportat la marca depusa în speta, titularul marcii anterioare având posibilitatea în continuare sa formuleze cerere de constatare a nulitatii acestei înregistrari daca se considera vatamat, cerere care nu este conditionata de formularea opozitiei.

Obiectul prezentului dosar nu este determinarea daca aceasta marca a fost înregistrata cu încalcarea drepturilor anterioare dobândite prin înregistrarea marcii DENTALMEDCOM.

Motivele de recurs prin care se sustine ca marca anterioara DENTALMEDCOM ar fi lipsita de caracter distinctiv nu sunt relevante, atât timp cât obiectul actiunii nu îl constituie constatarea nulitatii înregistrarii marcii anterioare în temeiul art.48 alin.1 lit.a) raportat la art.5 alin.1 lit b). De asemenea în speta nu s-a facut dovada aplicarii prevederilor Regulii nr. 17 alin 4 din regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, în sensul solicitarii adresata de OSIM titularului marcii anterioare a declaratiei ca nu va invoca un drept exclusiv asupra acestui element.

Potrivit acestui act normativ, trebuie sa existe o solicitare a OSIM în acest sens, neputând fi astfel interpretata neinvocarea de catre titularul marcii anterioare a unui drept exclusiv asupra elementelor ce intra in componenta marcii sale drept o recunoastere implicita a lipsei de caracter distinctiv a acestora.

De altfel chiar daca am presupune prin reducere la absurd ca DENTALMED nu ar avea caracter distinctiv, asa cum sustine reclamanta, acesta ar fi un motiv de neînregistrare a marcii sale, conform art.5 alin.1 lit.b), atât timp cât scrierea cuvântului într-o grafie neesential diferita fata de cea anterioara, în doua culori (negru-rosu) si aplicarea unui fulg de pasare/pana deasupra primului cuvânt, de aceeasi culoare cu acesta, nu reprezinta suficiente elemente de natura sa îi confere eventuala distinctivitate pe care nu ar avea-o.

Asa cum s-a mentionat si anterior, motivul de refuz la înregistrare nu este dat de faptul ca semnul nu ar fi distinctiv (art.5 lit.b), ci pentru ca este similara cu o marca anterioara, este destinata a fi aplicata unor servicii identice si exista un risc de confuzie pentru public, cu marca anterioara (art.6 alin.4 lit.c din Legea nr.84/1998, în forma în vigoare la data examinarii cererii de înregistrare a marcii în cauza).

Sunt nefondate motivele de recurs prin care se sustine ca în aprecierea in concret a caracterului de asociere sau confuzie a marcii, trebuie avut in vedere si teritoriul unde sunt furnizate serviciile, având în vedere ca potrivit art.1 din Legea nr.84/1984 drepturile asupra marcilor si indicatiilor geografice sunt recunoscute si aparate pe teritoriul României, astfel, protectia acordata de înregistrarea marcii conform acestei legi cuprinde tot teritoriul României, fiind nerelevant, sub aspectul verificarii conditiilor de înregistrare a marcii ulterioare faptul ca marca anterioara este folosita în fapt într-o alta parte a tarii decât cea în care este sau va fi folosita marca ulterioara.

În speta nu se pune problema analizarii prevederilor Legii nr. 26/1990 si nici ale Conventiei de la Paris privind protectia proprietatii industriale, întrucât numele comercial al reclamantei este SC Dental Med - Clinica Stomatologica SRL, nume care i-a fost înregistrat la OSIM, asa cum sustine chiar recurenta, în timp ce obiectul înregistrarii de fata este reprezentat de marca DentalMed, conform descrierii mentionate anterior.

Nu se poate retine ca în ceea ce priveste aprecierea riscului de confuzie, Tribunalul ar fi ignorat jurisprudenta europeana in materia proprietatii intelectuale, fapt ce rezulta din analiza efectuata anterior.

Pe de alta parte, raportat la jurisprudenta invocata, în speta, nu similitudinea conceptuala a fost determinanta pentru stabilirea riscului de confuzie ci cea auditiva, iar semnele verbale în cauza nu pot fi caracterizate drept relativ scurte.

În consecinta, în temeiul art.312 alin.1 raportat la art.304 pct.9 C.proc.civ., Curtea a respins recursul ca nefondat.

Domenii speta

Spete similare