Suspendarea acțiunii în contrafacere până la soluționarea acțiunii în anularea mărcii comunitare, înregistrată de un terț la ohim.

Suspendarea judecăţii.

Suspendarea acțiunii în contrafacere până la soluționarea acțiunii în anularea mărcii comunitare, înregistrată de un terț la OHIM. Neîncălcarea prezumţiei de validitate consacrată de art. 99 alin. 1 din Regulamentul nr. 207/2009 prin soluționarea incidentului procedural. Aplicarea obligatorie și prioritară față de art. 413 alin.1 pct.1 C.pr.civ. a dispozițiilor art. 104 din Regulamentul nr. 207/2009.

Recurentele-reclamante susţin faptul că măsura dispusă de instanţa de fond a condus la încălcarea prezumţiei de validitate consacrată de art. 99 alin. 1 din Regulamentul nr. 207/2009, deoarece procedura având ca obiect anularea mărcii comunitare 11 293 362 nu a fost declanşată la cererea intimatei-pârâte TPci a unui terţ (SKC GmbH).

Critica nu poate fi acceptată, Curtea arătând faptul că, dispunând suspendarea cauzei până la soluţionarea definitivă a procedurii de anulare în care este angrenată marca comunitară, instanţa nu analizează şi nici nu se pronunţă asupra validităţii mărcii în discuţie, ci doar ia act că împotriva acesteia a fost demarată o procedură de revocare sau în nulitate.

Interpretarea recurentelor-reclamante, potrivit căreia din coroborarea dispoziţiilor art. 104 alin. 1 cu cele ale art. 96 din Regulament, reiese că o instanţă competentă în domeniul mărcilor comunitare poate suspenda judecata acţiunii în contrafacere a unei mărci comunitare doar în ipoteza în care partea adversă (respectiv pârâtul din acţiunea în contrafacere) este cel care a promovat cererea de revocare sau în anulare a mărcii comunitare, nu poate fi primită, deoarece ar conduce la o restrângere nejustificată a premiselor de aplicare a normei speciale de procedură instituită de art. 104 alin. 1 din Regulament. Prin folosirea conjuncţiei „sau” legiuitorul comunitar a reglementat două ipoteze, alternative, în prezenţa cărora o instanţă investită cu soluţionarea unei acţiuni în contrafacerea unei mărci comunitare este obligată (exprimarea textului fiind imperativă, iar nu facultativă) să suspenda judecarea cauzei, respectiv: (1) atunci când validitatea mărcii comunitare este deja contestată printr-o cerere reconvenţională în faţa unei alte instanţe competente în domeniul mărcilor comunitare – în această ipoteză (care nu se regăseşte în speţa de faţă), cererea reconvenţională privind anularea mărcii comunitare este formulată chiar de pârâtul chemat în judecată pentru pretinsa contrafacere, ipoteză care se coroborează cu dispoziţiile art. 96 alin. 1 lit. d) şi art. 100 din Regulament; sau (2) atunci când s-a depus deja la Oficiu o cerere de revocare sau în nulitate – această ipoteză fiind aplicabilă în speţa de faţă, în care cererea de anulare a mărcii comunitare 11 293 362 a fost depusă la OHIM de un terţ (cauza nr. 8047C).

Regulamentul nr. 207/2009 conţine, la art. 104, norme speciale în materie de conexitate, pe care instanţa naţională este obligată să le aplice cu prioritate, motiv pentru care Curtea nu va mai analiza critica subsecventă (prin care recurenta susţine faptul că nu erau îndeplinite condiţiile de fond ale art. 413 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ.), normă a cărei aplicare este înlăturată de Regulamentul menționat.

( Decizia civila nr. 534R/ 1.06.2016 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IV-a civila)

Materie juridică: Proprietate intelectuală; mărci; Regulamentul nr. 207/2009; suspendarea judecății.

Prin încheierea din data de 26.03.2015, Tribunalul Bucureşti Secţia a V-a Civilă, în temeiul dispoziţiilor art. 104 alin. 1 din Reg. CE nr. 207/2009, a suspendat judecarea cauzei până la soluţionarea definitivă de către OHIM a cererii în anulare privind marca comunitară figurativă nr. 11293362/25.10.2012, cauza având ca obiect cererea prin care reclamantele NAşi NPSAG au solicitat în contradictoru cu pârâta Tevapharmaceuticals SRL, să i se interzică acesteia, printre altele, orice activitate comercială implicând produsul farmaceutic prezentat sub formă de plasturi transdermici "RIVASTIGMINĂ TEVA 4,6 mg/24 ore" şi "RIVASTIGMINĂ TEVA 9,5 mg/24 ore", produse care încalcă drepturile exclusive asupra mărcilor comunitare ale nr. 11293362 şi 11293404, mărci figurative.

Intimata-pârâtă a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională. Prin întâmpinare, intimata-pârâtă a solicitat "suspendarea judecăţii până la soluţionarea de către OHIM a cererilor de invalidare a mărcilor [] nr. 11293362 şi 11293404". Cererile de invalidare pendinte la OHIM invocate de intimata-pârâtă la acea dată aveau cu totul alţi reclamanţi decât TPSRL.

Această cerere de suspendare a fost întemeiată pe prevederile art. 104 alin.

1 din CTMR.

Prin cererea reconvenţională formulată în cadrul aceluiaşi dosar, intimata-pârâtă a învestit Tribunalul Bucureşti cu anularea celor două mărci comunitare ce le aparţin recurentelor, cu numerele menţionate mai sus, motivându-şi-o în drept pe prevederile art. 51 din CTMR, coroborat cu art. 4, 5 şi 7 din acelaşi Regulament.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a avut în vedere că marca comunitară nr. 11293362/25.10.2012 invocată în cauză de către reclamante face obiectul procedurilor de anulare în faţa Oficiului de Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OHIM).

Curtea constată că recursul declarat de reclamantele NAşi NPSAG, prin care au fost invocate motivele prevăzute de art. 488 alin.1 pct. 6 și 8 NCPC, este nefondat, pentru următoarele considerente:

I. Invocând cazul de recurs prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.pr.civ. recurentele-reclamante susţin că încheierea recurată a fost dată cu încălcarea normelor de drept material, respectiv a prevederilor art. 99 alin. 1 din CTMR referitoare la prezumţia de validitate a mărcilor.

Potrivit dispoziţiilor art. 99 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2015/2424: „instanţele competente în domeniul mărcilor comunitare consideră marca comunitară valabilă, în afară de cazul în care pârâtul îi contestă validitatea printr-o cerere reconvenţională de decădere sau în nulitate”.

Recurentele-reclamante susţin faptul că măsura dispusă de instanţa de fond a condus la încălcarea prezumţiei de validitate consacrată de art. 99 alin. 1 din Regulamentul nr. 207/2009, deoarece procedura având ca obiect anularea mărcii comunitare 11 293 362 nu a fost declanşată la cererea intimatei-pârâte TPci a unui terţ (SK Chemicals GmbH).

Critica nu poate fi acceptată, Curtea arătând faptul că, dispunând suspendarea cauzei până la soluţionarea definitivă a procedurii de anulare în care este angrenată marca comunitară 11 293 362, instanţa nu analizează şi nici nu se pronunţă asupra validităţii mărcii în discuţie, ci doar ia act că împotriva acesteia a fost demarată o procedură de revocare sau în nulitate.

Analizând întrunirea, la speţă, a condiţiilor prevăzute de art. 104 din Regulamentul nr. 207/2009, instanţa nu face altceva decât să se pronunţe asupra unui incident procedural, iar nu asupra fondului cauzei, or prezumţia de validitate a mărcii comunitare este o apărare de fond, aşa cum de altfel o califică însuşi textul art. 99 alin. 1 din Regulament.

Împrejurarea că Divizia de anulare din cadrul OHIM a respins în întregime cererea de declarare a nulităţii mărcii comunitare 11 293 404, depusă de SK Cs GmbH, nu era de natură să conducă la respingerea cererii de suspendare, atât timp cât dispoziţiile speciale prevăzute la art. 104 din Regulament erau întrunite în privinţa primei mărci comunitare. Este adevărat că recurentele-reclamante şi-au întemeiat acţiunea în contrafacere pe protecţia oferită de ambele mărci comunitare, însă suspendarea dispusă în considerarea procedurii în anulare pendinte cu privire la marca 11 293 362 nu echivalează cu o denegare de dreptate, astfel cum susţin recurentele, atât timp cât acestea aveau posibilitatea să susţină, în faţa primei instanţe de fond, faptul că înţeleg să continue acţiunea în contrafacere numai în privinţa mărcii comunitare 11 293 404.

Nu poate fi acceptat nici argumentul potrivit căruia măsura dispusă prin încheierea recurată este de natură să producă recurentelor-reclamante N prejudicii decurgând din încălcarea drepturilor exclusive de proprietate intelectuală reprezentate de cele două mărci comunitare, deoarece Curtea reţine că acţiunea promovată pe calea ordonanţei preşedinţiale de recurentele-reclamante N împotriva intimatei TPSRL a fost admisă, prin decizia civilă nr. 301A/2014 pronunţată de Curtea de apel Bucureşti Secţia a IV-a civilă, astfel cum a fost îndreptată prin încheierea din data de 28.01.2015, în sensul că intimata-pârâtă TPa fost obligată să înceteze temporar, până la soluţionarea definitivă a dosarului de faţă, orice activitate cum ar fi, cu titlu exemplificativ, însă nu limitativ: importul, comercializarea, oferirea spre vânzare, depozitarea, exportul, promovarea, distribuirea produsului farmaceutic prezentat sub formă de plasturi transdermici pentru tratamentul demenţei de tip Alzheimer sub formă pătrată, din material transparent, având în mijloc un cerc opac înconjurat de puncte aşezate circular.

Prin urmare, motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.pr.civ., privind încălcarea dispoziţiilor art. 99 alin. 1 din Regulamentul nr. 207/2009, este nefondat.

II. În al doilea rând, recurentele susţin că nu erau incidente în cauză prevederile art. 104 alin. 1 CTMR, deoarece nu este întrunită condiţia, statuată la art. 96 din Regulamentul nr. 207/2009, ca respectiva cerere în anulare să fie formulată de către pârâtă, recurentele-reclamante considerând că norma de procedură aplicabilă în cauză este cea a art. 413 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ., ale cărei prescripţii, în schimb, nu erau întrunite pe fond întrucât OHIM şi Comisiile din cadrul OHIM nu sunt instanţe judecătoreşti, ci organisme administrative.

Instanţa de fond a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 104 alin. 1 din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2015/2424, potrivit cărora „cu excepţia cazului în care există motive temeinice pentru a continua procedura, o instanţă competentă în domeniul mărcilor comunitare sesizată printr-o acţiune menţionată la articolul 96 (subl.inst.), cu excepţia unei acţiuni în constatarea inexistenţei contrafacerii, suspendă pronunţarea din proprie iniţiativă după audierea părţilor sau la cererea uneia din părţi şi după audierea celorlalte părţi, atunci când validitatea mărcii comunitare este deja contestată printr-o cerere reconvenţională în faţa unei alte instanţe competente în domeniul mărcilor comunitare sau atunci când s-a depus deja la Oficiu o cerere de revocare sau în nulitate”.

În interpretarea recurentelor-reclamante, din coroborarea dispoziţiilor art. 104 alin. 1 cu cele ale art. 96 din Regulament, reiese că o instanţă competentă în domeniul mărcilor comunitare poate suspenda judecata acţiunii în contrafacere a unei mărci comunitare doar în ipoteza în care partea adversă (respectiv pârâtul din acţiunea în contrafacere) este cel care a promovat cererea de revocare sau în anulare a mărcii comunitare.

În opinia Curţii, asemenea interpretare nu poate fi primită, deoarece ar conduce la o restrângere nejustificată a premiselor de aplicare a normei speciale de procedură instituită de art. 104 alin. 1 din Regulament. Prin folosirea conjuncţiei „sau” legiuitorul comunitar a reglementat două ipoteze, alternative, în prezenţa cărora o instanţă investită cu soluţionarea unei acţiuni în contrafacerea unei mărci comunitare este obligată (exprimarea textului fiind imperativă, iar nu facultativă) să suspenda judecarea cauzei, respectiv: (1) atunci când validitatea mărcii comunitare este deja contestată printr-o cerere reconvenţională în faţa unei alte instanţe competente în domeniul mărcilor comunitare – în această ipoteză (care nu se regăseşte în speţa de faţă), cererea reconvenţională privind anularea mărcii comunitare este formulată chiar de pârâtul chemat în judecată pentru pretinsa contrafacere, ipoteză care se coroborează cu dispoziţiile art. 96 alin. 1 lit. d) şi art. 100 din Regulament; sau (2) atunci când s-a depus deja la Oficiu o cerere de revocare sau în nulitate – această ipoteză fiind aplicabilă în speţa de faţă, în care cererea de anulare a mărcii comunitare 11 293 362 a fost depusă la OHIM de un terţ (cauza nr. 8047C).

Trimiterea la art. 96, pe care o realizează prima parte a textului art. 104 alin. 1, era necesară pentru a stabili căreia dintre instanţe îi revine obligaţia de suspendare – respectiv acelei instanţe sesizate cu soluţionarea uneia din acţiunile menţionate la art. 96 lit. a), c) şi d) din Regulament.

În ceea ce priveşte critica referitoare la interesul în formularea cererii de suspendare, instanţa ia act de faptul că susţinerea intimatei - conform căreia titularul cererii de anulare a mărcii în faţa OHIM, SKCG, este producătorul plasturilor transdermici comercializaţi de intimata-pârâtă TP- nu a fost contestată de către recurentă.

În al doilea rând, recurentele-reclamante N solicită instanţei de recurs să constate că, în realitate, erau incidente dispoziţiile de procedură prevăzute la art. 413 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ., ale căror condiţii nu erau îndeplinite pe fond, pentru argumentele arătate în motivarea recursului.

 Având în vedere dispoziţiile art. 101 alin. 3 din Regulamentul nr. 207/2009 – potrivit cărora „cu excepţia cazurilor în care prezentul regulament prevede altfel (subl.inst.), instanţa competentă în domeniul mărcilor comunitare aplică normele de procedură aplicabile aceluiaşi tip de acţiuni privind o marcă naţională în statul membru pe teritoriul căruia este situată instanţa respectivă”. Cu alte cuvinte, în situaţia în care regulamentul mărcii comunitare tace, instanţa va aplica aceleaşi norme de procedură referitoare la cazurile de suspendare pe care le aplică în cazul mărcilor naţionale. Or, Regulamentul nr. 207/2009 conţine, la art. 104, norme speciale în materie de conexitate, pe care instanţa naţională este obligată să le aplice cu prioritate, motiv pentru care Curtea nu va mai analiza critica subsecventă (prin care recurenta susţine faptul că nu erau îndeplinite condiţiile de fond ale art. 413 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ.).

În ceea ce priveşte critica prin care se aduce la cunoştinţa instanţei măsura dispusă de Tribunalul Bucureşti într-o cerere identică, în dosarul 7653/3/2014 având ca obiect acţiunea în contrafacere promovată împotriva altei companii farmaceutice, TPSRL, Curtea arată, în primul rând, că în sistemul nostru de drept precedentul judiciar nu constituie izvor de drept, iar în al doilea rând, din examinarea încheierii din 23.12.2014 depuse în copie la dosarul de recurs (filele 40-42) constată că cererea de suspendare a fost întemeiată de pârâta Tpe dispoziţiile art. 413 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ, iar nu pe dispoziţiile art. 104 din regulamentul mărcii comunitare.

III. Dispoziţiile art. 101 din Regulamentul nr. 207/2009 nu impun, cum greşit susţin recurentele, ca cererea de suspendare să fi fost întemeiată pe o normă de procedură internă. Dimpotrivă, instanţa competentă în domeniul mărcilor comunitare aplică dispoziţiile de drept material ale regulamentului mărcii comunitare (art. 101 alin. 1) şi de drept procedural prevăzute în mod expres în Regulamentul nr. 207/2009 (art. 101 alin. 3).

Împrejurarea că intimata-pârâtă TPa renunţat în mod expres la prima cerere de suspendare pe care o formulase în cadrul dosarului de fond nu constituie un impediment pentru a se dispune suspendarea în temeiul art. 104 alin. 1 din regulament, având în vedere că această măsură poate fi dispusă şi din oficiu.

IV. Critica referitoare la nemotivarea încheierii recurate este nefondată.

Curtea reţine că orice hotărâre judecătorească trebuie să menţioneze în mod clar şi neechivoc raţionamentul ce a stat la baza formării convingerii instanţei şi pentru care a admis sau înlăturat cererile părţilor. Raţionamentul obligaţiei de motivare constă, pe de o parte, în a da posibilitatea persoanelor interesate de a lua cunoştinţă de temeiurile măsurilor dispuse de instanţă şi de a-şi putea apăra drepturile şi, pe de altă parte, de a permite instanţei superioare să exercite controlul judiciar.

Or, motivarea încheierii recurate întruneşte ambele obiective, Curtea constatând că aceasta cuprinde argumentele de fapt care au determinat convingerea instanţei de fond în sensul că se impune suspendarea judecării cauzei şi temeiul de drept al măsurii dispuse de instanţă, astfel încât reţine că nu este întrunit nici cazul de recurs prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 C.pr.civ.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 414 alin. 1 rap. la art. 496 C.pr.civ., Curtea va respinge recursul declarat de recurenţii-reclamanţi NAşi NPSAG, ca nefondat.

Domenii speta

Spete similare